El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal

AutorMontiano Monteagudo
Cargo del AutorProf. Titular Interino de Der. Mercantil Univ. Pompeu Fabra
  1. INTRODUCCIÓN

    La noción de riesgo de confusión está presente tanto en la vigente Ley de marcas -principalmente en sus arts. 12 y 31- como en la Ley de competencia desleal -en especial en su art. 6-, El legislador ha optado en ambos cuerpos legales por prescindir de una definición. Por ello, el riesgo de confusión es un concepto jurídico indeterminado cuya concreción requiere precisiones terminológicas y la elaboración de criterios de enjuiciamiento (1). La presencia en ambos cuerpos normativos de la noción «riesgo de confusión» se justifica indudablemente por la necesidad de conferir protección a todos los instrumentos de identificación de la actividad, prestaciones y establecimientos: Si bien los signos recogidos en la LM pueden beneficiarse de la concesión de derechos de exclusión, existen otros instrumentos aptos para la identificación cuya protección exige la norma contenida en la LCD (2).

    La coexistencia de dos regulaciones requiere, por lo demás, dilucidar si a cada una de ellas corresponde un ámbito de aplicación radicalmente diferenciado; o si, por el contrario, ambas pueden confluir en determinados supuestos. La cuestión del carácter excluyente o coincidente se proyecta obviamente tan sólo respecto a los signos inscritos. Su protección mediante derechos de exclusión parece excluir la necesidad de una ulterior regulación. A ello se añadiría el menoscabo del sistema registral -que el legislador ha querido fortalecer- de ser factible el recurso a una vía alternativa. Por último, la aplicabilidad de la LCD a estos supuestos perturbaría gravemente la delimitación de la legitimación activa prevista para el ejercicio de las acciones por violación del derecho de marca, y las facultades dispositivas del titular del signo inscrito se verían seriamente afectadas por la intromisión de terceros y, en particular, de los consumidores.

    Estas objeciones presuponen la equiparación de la noción «riesgo de confusión» en la LM y en la LCD. Desde esta perspectiva, la concurrencia de regulaciones está desposeída de ventajas y plagada de dificultades. A nuestro juicio, sin embargo, el riesgo de confusión posee un diferente alcance y contenido en cada cuerpo legal que, si bien no posibilita una aplicación generalizada de las normas contra la competencia desleal a toda violación de un signo inscrito, sí permite en supuestos concretos una protección complementaria.

    La aprehensión del alcance del riesgo de confusión requiere indagar las funciones que aquél está llamado a cumplir en cada cuerpo normativo. Funciones que no pueden determinarse in abstracto sino partiendo de su ubicación en conjuntos normativos distintos con propósitos e intereses subyacentes también diferenciados. Una vez delimitado el concreto alcance de ambas figuras podrá concretarse el margen de aplicabilidad de la LCD a signos inscritos. En algún caso, el recurso a la confusión desleal se proyecta sobre un ámbito no cubierto por el Derecho de marcas -confusión más allá de la regla de la especialidad-; mientras que en otros, el solapamiento entre ambos conjuntos normativos exigirá la resolución de impedimentos sistemáticos para dar una respuesta unívoca al concreto problema planteado. Antes de abordar estas concretas cuestiones conviene adentrarse en la polémica cuestión del modelo de relación entre el derecho de marcas y las normas contra la competencia desleal.

  2. EL MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS NORMAS CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

    1. La concepción dogmática clásica

      Entre el Derecho contra la competencia desleal y el Derecho de marcas existen importantes puntos de conexión. No puede desconocerse, en cambio, que entre ambas disciplinas existe una tensión intrínseca, motivada por la atracción que cada conjunto normativo proyecta sobre el empleo de signos distintivos en el mercado. Por un lado, el Derecho de marcas es parte esencial del Derecho sobre bienes inmateriales; por otro, es indiscutible que cada utilización de un signo distintivo constituye una actuación competitiva, sujeta a las normas reguladoras de la competencia.

      En una primera época -finales del siglo XIX- imperó la calificación del derecho de marcas como especie del género «competencia desleal». Esta aproximación acertaba a describir la existencia de conexiones entre ambas disciplinas; pero, desde una perspectiva técnica, agotaba los fenómenos en que se veían involucrados signos distintivos en las leyes de marcas e impedía recurrir a los preceptos reguladores de la competencia desleal (3). Esta postura restrictiva desató numerosas críticas (4) que, pese a carecer en sus primeras formulaciones de una fundamentación dogmática completa, atisbaban la inadecuación de la protección fragmentaria conferida por el derecho de marcas a todos los supuestos en que pudieran verse afectados signos distintivos.

      Ulteriormente, merced a la repercusión del Convenio de la Unión de París (5) sobre los ordenamientos nacionales y a la introducción de las cláusulas generales en las incipientes leyes contra la competencia desleal comenzó a modificarse la perspectiva de relación entre ambas disciplinas (6). Las nuevas premisas apuntadas comportaron, en cambio, un nuevo desequilibrio: El Derecho de la competencia pasó a constituir un conjunto normativo de rango superior (7), al que el Derecho de marcas debía subordinarse (8).

      En esta coyuntura Ulmer fijó los parámetros dogmáticos que habían de permitir la armonización y síntesis entre ambas disciplinas en su obra Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung. Este autor rechazó tanto la tesis que catalogaba al Derecho de marcas como regulación excluyente, como la que establecía la superioridad del Derecho de la competencia. Por el contrario, sostuvo la igualdad de rango y el carácter complementario de ambas disciplinas (9). Dicha construcción se cimenta en los intereses que, en materia de signos distintivos, pretende proteger el ordenamiento. A juicio de Ulmer, éstos no pueden ser sino los «bienes intangibles de la empresa» (10). En cuanto que los signos distintivos constituyen el medio de presentación más importante de la empresa en el tráfico, habrá que concluir que su protección comporta la de la Werbekraft de la empresa (11). Advierte este autor además que los signos distintivos disfrutan de una protección jurídica emanada de dos regulaciones diferenciadas: la legislación de marcas y la legislación contra la competencia desleal. En las Leyes de marcas, la posición jurídica excluyente, se confiere no por la cristalización de los valores empresariales en el signo concreto, sino por razón del depósito y ulterior registro del signo en las Oficinas de Patentes y Marcas (12). El sistema configurado pretende esencialmente posibilitar y favorecer la introducción e implantación de signos distintivos en el mercado, confiriendo protección desde el mismo instante del ingreso en el Registro. Para tal propósito, el legislador ha configurado un sistema registral en el que, ordenadamente, puedan conferirse derechos de exclusión sobre signos distintivos y resolver los conflictos entre los titulares de los mismos. Este sistema pretende ser autosuficiente; para ello, se ha establecido un conjunto de reglas técnico-jurídicas que permiten obviar el enjuiciamiento particularizado de compotamientos anticompetitivos (13). Constituye un ejemplo paradigmático de lo que se acaba de apuntar la resolución del conflicto entre dos signos distintivos confundibles mediante la regla de prioridad [cfr. art. 12.1.a) y b) LM]. A tal efecto, es irrelevante la actitud usurpadora del competidor, e incluso un enjuiciamiento sobre la implantación en el mercado de los signos confrontados: el único criterio decisivo es la fecha del registro.

      Por su parte, las normas reguladoras de la competencia desleal también confieren protección a los signos distintivos frente a conductas que pretendan parasitar la reputación asociada a otros productos, o simplemente generen confusión en el mercado (14). La concreción de dicha protección puede sintetizarse en el siguiente principio: Ningún competidor puede ofrecer productos o servicios en condiciones que puedan inducir al mercado a creer que se trata de productos o servicios provenientes de otro empresario. Constituye un reflejo de este principio la imposibilidad de utilizar los signos distintivos de otro empresario, en cuanto que éstos, en función de su implantación en el tráfico, se asocien por los consumidores a un concreto origen empresarial.

      La concurrencia entre estos dos cuerpos normativos no puede resolverse acudiendo a la regla lex specialis en beneficio de la Ley de marcas, sino reconociendo la complementariedad recíproca de ambas normativas. Esta premisa permite solventar dos series de problemas: de un lado, el referido al surgimiento de derechos sobre signos distintivos, y, de otro, aunque claramente relacionado con lo anterior, la confrontación entre signos inscritos carentes de notoriedad en el tráfico y signos no inscritos con una implantación destacada en el mercado. Frente a la tendencia radicada en el sistema registral, en el sentido de monopolizar el surgimiento de derechos sobre signos distintivos, no cabe desconocer que, como corolario del reconocimiento del principio de represión de la competencia desleal confusoria, no puede denegarse la protección jurídica a una marca que revele efectivamente en el tráfico económico un concreto origen empresarial. El reconocimiento de esta premisa no resulta unicamente relevante en aquellos supuestos en que el signo notorio carezca de respaldo registral, sino que también proyectará sus efectos sobre el ámbito de protección de signos notorios registrados. Esta expansión del ámbito puede tener su base, bien en la ampliación de la zona de confusión, bien en la ampliación del concepto de similitud de productos o servicios (15).

      Sin embargo, estos principios deben complementarse con los intereses protegidos en el sistema registral: la seguridad...

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