El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de patentes

AutorSergio Miralles - Elena Molina
Páginas135-160

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I Consideraciones preliminares
1. Fundamento y propósitos

La exigencia de que la invención se encuentre suficientemente descrita es la contrapartida que justifica la concesión de la patente, entendida como un acuerdo de voluntades entre el solicitante y la oficina de patentes, o si se quiere, la sociedad en general. Es lo que la doctrina ha denominado el patent bargain o quid pro quo 1. A cambio de la divulgación de los detalles de la invención, el titular de la patente dispone de un monopolio temporal sobre la misma que le confiere un sólido ius prohibendi frente a terceros. En este contexto, el requisito de la suficiencia de la descripción tiene como propósito mantener un equilibrio

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adecuado entre el ámbito reivindicado y la descripción de la invención (disclosure, written description o specifi cation en terminología anglosajona) 2, es decir, entre el derecho de exclusiva concedido al titular de la patente y la información técnica divulgada.

Podría decirse que el requisito de la sufi ciencia de la descripción cumple tres funciones: informadora de la invención reivindicada, delimitadora del alcance de protección 3 y limitadora del ámbito de las reivindicaciones. Esta última está relacionada con el efecto que los tribunales norteamericanos han denominado «constraining claim scope» y el principio de commensurability, que en español podría traducirse como principio de proporcionalidad 4. En este sentido, se ha dicho que «el titular de la patente no puede reivindicar más de lo que divulga» 5.

La relación entre divulgación y ámbito reivindicado se podría representar gráfi camente de la siguiente manera 6:

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Por tanto, en principio, cuanto mayor sea el alcance de protección mayor será la exigencia de suficiencia de la descripción. Es lo que algún autor ha denominado «scope of protection-insufficiency squeeze» 7.

La suficiencia de la descripción es uno de los llamados requisitos intrínsecos de la patente, junto con la aplicación industrial y la claridad, por contraposición a los requisitos extrínsecos, entre los que figuran la novedad y la actividad inventiva. El análisis del cumplimiento de los requisitos intrínsecos debería preceder al de los requisitos extrínsecos, aunque en la práctica no suele suceder así.

2. Marco legal y orígenes

La suficiencia de la descripción se analiza en fase de examen 8. Por su parte, la insuficiencia descriptiva es causa de oposición y nulidad de la patente. En el ámbito del CPE, el marco legal viene determinado fundamentalmente por los artículos 83, 100 y 138. En España, lo conforman básicamente los artículos 25, 39.2 y 112.1.b) LP. La redacción del artículo 25 LP y la de los preceptos equivalentes en legislaciones nacionales de la mayor parte de los Estados parte del CPE es sustancialmente idéntica a la del artículo 83 CPE 9. En los EEUU este requisito recibe el nombre de enablement y está regulado en el artículo § 112 de la Ley de Patentes de los EEUU 10. En el ADPIC está previsto en el artículo 29.

Desde una perspectiva histórica, la incorporación del requisito de la suficiencia de la descripción en las diferentes leyes de patentes ha venido determinada por la exigencia de que la patente incluya la descripción de la invención, lo que en cada país se ha producido en un determinado momento histórico. Por ejemplo, mientras que en el Reino Unido 11, la aportación de la descripción de

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la invención por el titular de la patente no se generalizaría hasta mediados del siglo xviii, esto es, más de un siglo después de la aprobación de la primera Ley de Patentes en ese país en 1624, en España los privilegios de invención que se vinieron concediendo en el siglo xvi ya incorporaban la descripción de la invención y todas las normas en materia de patentes aprobadas en España, hasta nuestra actual LP, así lo han venido exigiendo 12.

II Rasgos generales del requisito de suficiencia de la descripción en el sistema del CPE
1. Análisis del artículo 83 CPE

El artículo 83 CPE establece: «La invención debe ser descrita en la solicitud de patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda aplicarla» 13. La aparente simplicidad de este precepto contrasta con la gran complejidad que puede suponer su aplicación práctica en algunos supuestos. Para intentar determinar el contenido y alcance de este precepto analizaremos a continuación cada uno de los elementos que lo componen.

  1. Descripción de la invención

    El artículo 83 CPE comienza diciendo: «La invención debe ser descrita...». Por tanto, el primer paso es determinar el objeto de la invención. La invención puede acotarse mediante reivindicaciones de producto o sustancia, de procedimiento, de uso, combinación o selección. Aunque la regulación del requisito de suficiencia de la descripción no establece distinción alguna en función de la clase de reivindicaciones, resulta fundamental determinar y definir de manera precisa la materia reivindicada para poder dar cumplimiento al mismo.

    Es la invención la que debe ser descrita. Por tanto, la obligación no alcanza a eventuales mejoras posteriores que no caigan dentro del alcance de protección de la patente porque presentan actividad inventiva 14. Con todo, se pueden presentar dudas cuando nos enfrentamos a patentes con reivindicaciones que incluyen definiciones generales o muy amplias. De la misma manera, tampoco es el problema técnico subyacente el que tiene que ser descrito. Ahora bien, para que la invención se considere suficientemente descrita será normalmente necesario que la patente exponga adecuadamente el problema técnico que viene a resolver. La regla 42 RCPE pone gran énfasis en ello como medio para una adecuada comprensión de la invención. Esta regla también establece la necesidad de des-

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    cribir al menos un modo 15 de realización o materialización (embodiment) de la invención, que debe presentar la(s) ventaja(s) técnica(s) reivindicada(s).

    En atención a ciertas circunstancias o características de la invención, la definición de la invención puede ser estructural o funcional, en el sentido de que sus diferentes partes o elementos se describan en términos de su estructura o por su función 16. Para verificar el cumplimiento del requisito de suficiencia de la invención se aplican los mismos criterios, con independencia de cómo se defina la invención (T435/91). Ahora bien, en la práctica, la aplicación de estos criterios conducirá a que la exigencia descriptiva sea más elevada en el caso de patentes con reivindicaciones funcionales 17. El nivel de exigencia de «altura descriptiva» normalmente también variará en función del sector de la técnica en que se sitúe la patente, siendo más exigente en sectores novedosos con escasa literatura científica.

    Finalmente, la insuficiencia de la descripción puede afectar a cualquier reivindicación, ya sea independiente o dependiente (T1011/01), y por supuesto puede afectar a algunas reivindicaciones y no a todas. Cuando la insuficiencia descriptiva no afecte a todas las reivindicaciones la patente incurrirá en una causa de nulidad parcial.

  2. Descripción en la solicitud de patente

    El artículo 83 CPE establece, de forma general, que la invención debe ser descrita en la solicitud de la patente. Por tanto, desde la óptica de una inter-pretación literal, podría decirse que se refiere a la solicitud en su conjunto -con exclusión del resumen- 18 y no únicamente a la parte de la descripción 19. Esta interpretación viene confirmada, desde una perspectiva histórica, por la modificación de la versión inicial del artículo 83 CPE durante el proceso de tramitación 20.

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    De lo anterior se deduce la existencia de una clara interrelación entre las reivindicaciones, la descripción y, en su caso, los dibujos para poder efectuar una delimitación precisa de la invención a los efectos del cumplimiento del requisito de suficiencia de la descripción 21. Por ello, los tribunales norteamericanos han entendido que el proceso intelectual para verificar el cumplimiento de la suficiencia debe empezar por las reivindicaciones y proseguir por la descripción, con el fin de verificar si ésta respalda adecuadamente el ámbito reivindicado 22.

  3. Descripción suficientemente clara y completa

    Desde un punto gramatical, el adverbio «suficientemente» se refiere a los adjetivos «clara» y «completa», que a su vez aluden a la descripción de la invención. El término «suficientemente» no equivale a «absolutamente», y ello porque, como analizaremos en el siguiente epígrafe, el experto en la materia puede complementar la información (explícita y, en su caso, implícita) contenida en la patente con el «conocimiento general común», lo que en inglés se conoce como «Common General Knowledge» (CGK) 23. Algún autor ha defendido que el requisito de la suficiencia de la descripción se caracteriza por la razonabilidad 24, teniendo en cuenta que el destinatario de la información que proporciona la solicitud de patente es el experto en la materia.

    La claridad de la descripción implica una cierta obligación de resultado en el sentido de facultar efectivamente la comprensión de la invención, incluyendo el problema técnico. Desde este punto de vista, la claridad está reñida con la ambigüedad en los aspectos esenciales de la descripción. No es necesario, a efectos de la suficiencia de la descripción, que la información esencial se identifique como tal en...

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