Régimen jurídico del contrato de licencia en la lm 2001: cambios más significativos
| Autor | M.ª Teresa Ortuño Baeza |
| Páginas | 123-183 |
III
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
DE LICENCIA EN LA LM 2001:
CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS
1. NOVEDADES EN MATERIA DE CAPACIDAD
En el contrato de licencia interviene, de una parte, quien otorga la li-
cencia, o licenciante, y, de otra parte, la persona a favor de la cual se
otorga, o licenciatario. El licenciante será el titular de la marca inscrita o
el solicitante del registro en su caso, o bien una persona que ostentando un
derecho sobre la marca esté facultada para conceder licencias. El titular del
signo podrá conceder licencias sobre el mismo dentro de los límites de su
propio derecho y, en cualquier caso, respetando las limitaciones derivadas
de la concesión de otros derechos o licencias sobre el mismo signo.
A ambas partes les serán de aplicación las normas generales en materia
de capacidad establecidas para las personas físicas o jurídicas. Al licencia-
tario le bastará con tener la capacidad general para contratar y obligarse.
No obstante, es en la figura del licenciante donde pueden plantearse ma-
yores interrogantes. Estamos ante un contrato que podemos considerar, por
regla general, como de administración, dado que constituye un modo nor-
mal de explotar el signo y obtener un rendimiento del mismo, siendo de
aplicación, por tanto, las normas reguladoras de la capacidad para este tipo
de contratos. No obstante, en ocasiones, la celebración de estos contratos
podría dar lugar a situaciones que traspasaran los límites de los actos de
administración. Tal sería el caso de los contratos de licencia que generen
obligaciones que, por su trascendencia o duración, puedan afectar al valor
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del bien o a la iniciativa del titular del bien excediendo lo que podría con-
siderarse indispensable para obtener un rendimiento adecuado del mismo 1.
En este sentido, se habrá de atender a la concurrencia de determinadas
circunstancias tales como su carácter exclusivo, la duración o la contra-
prestación pactada que pueden llevar a exigir la capacidad necesaria para
los actos de disposición 2. Algunos de los interrogantes que la concesión
de licencias plantea desde el punto de vista de la capacidad del otorgante
se han visto resueltos con la LM 2001. En concreto se ocupa, de un lado,
de la concesión de licencias sobre marcas en régimen de cotitularidad, para
la que resultaba especialmente relevante la determinación del carácter dis-
positivo del contrato, y, de otro lado, de la posibilidad de conceder subli-
cencias. Se trata, por tanto, aquí de analizar el alcance de las modificacio-
nes introducidas, así como los posibles problemas interpretativos que las
mismas plantean.
1.1. Concesión de licencias sobre marcas en régimen
de cotitularidad
La existencia de varios titulares sobre un único signo ha sido una si-
tuación admitida tradicionalmente en nuestro ordenamiento. Durante la
vigencia del EPI, si bien se establecía la indivisibilidad de los derechos de
propiedad industrial, se contemplaba la posibilidad de que fueran varios
sus poseedores 3. El art. 41.1 LM 1988, al establecer el principio de indi-
visibilidad de la marca aclaraba, sin embargo, que la misma podía perte-
necer en común a varias personas.
Actualmente es el art. 46.1 LM 2001 el que reconoce la posibilidad de
la existencia de varios titulares de un mismo signo. Entre los principios
generales establecidos en el art. 46.1 LM 2001 se prevé que la marca o su
solicitud podrán pertenecer «pro indiviso» a varias personas. El art. 46.1
LM establece, además, el régimen jurídico por el que habrá de regirse esta
primer lugar a lo acordado entre las partes, en su defecto a lo dispuesto en
el apartado primero del art. 46 LM, y en último término a las normas del
Derecho común sobre la comunidad de bienes, remisión esta última que la
1 Respecto del arrendamiento, vid., por todos F. lucas fernández, «Artículo 1.548», Co-
2 En este sentido, respecto del arrendamiento, atendiendo a criterios económicos (duración
y renta), más que al dato de su inscripción, se ha llegado a considerar al arrendamiento como
un gravamen [I. sabater bayle, «Arrendamientos y finca hipotecada», Revista Crítica de De-
recho Inmobiliario, núm. 614, 1993, pp. 551-617 (575 y ss.)].
3 Art. 11 EPI: «Toda concesión de patentes, marcas, modelos, dibujos, nombres comerciales,
rótulos de establecimiento y películas cinematográficas, será indivisible en cuanto al objeto,
procedimiento, producto o resultado que hubiese servido para su otorgamiento… ».
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA EN LA LM 2001... 125
generalidad de la doctrina ha entendido realizada al Código Civil (arts. 392
a 406 CC). Así, en defecto de pacto entre las partes se aplicarán las normas
previstas en el art. 46 LM, en el que se establecen reglas relativas al uso
de la marca por cada comunero, a la cesión de la marca o de una partici-
pación, a la concesión de licencias, así como a determinadas facultades
relativas al ejercicio de acciones.
La inclusión de esta norma, si bien no despeja todas las cuestiones que
la cotitularidad de la marca suscita 4, viene a paliar la incertidumbre crea-
da por la Ley anterior, en la que, a diferencia de lo que sucedía con la Ley
específicas al respecto 6, limitándose, como se ha dicho, a reconocer su
posible existencia. Ante esta situación, durante la vigencia de la ley anterior
eran varias las alternativas sugeridas por la doctrina. Así, se planteaba la
posibilidad, bien de acudir a la aplicación analógica de lo dispuesto en la
Ley de Patentes o en la Ley de Propiedad Intelectual, siempre que hubiera
identidad de razón, bien de aplicar las normas contenidas en el Código
Civil respecto de la comunidad de bienes 7.
Varias circunstancias conducían a desechar la primera de las opciones.
En consecuencia, parecía razonable optar por la segunda alternativa pro-
puesta, de tal modo que la cotitularidad de marcas se regiría, durante la
vigencia de la LM 1988 y ante la ausencia de una disposición legal al
efecto, por los pactos celebrados entre los copartícipes y, en su defecto, por
las normas del Código Civil relativas a la comunidad de bienes 8. No obs-
4 Vid. M. T. ortuño baeza, «La cotitularidad de las marcas», Práctica de Tribunales. Re-
vista de Derecho Procesal Civil y Mercantil, núm. 32, 2006, pp. 5-16.
tableciéndose como cláusula de cierre en el apartado cuarto una remisión, en todo lo no previs-
to en esa Ley, a la aplicación de las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad
de bienes.
6 Durante la vigencia del EPI su art. 11 establecía lo siguiente: «Toda concesión de patentes,
marcas, modelos, dibujos, nombres comerciales, rótulos de establecimiento y películas cinema-
tográficas será indivisible…
Cuando sean varios sus poseedores, la indivisibilidad se regirá por las disposiciones del
Código Civil sobre la comunidad de bienes…».
No obstante, en este caso se trataba de una remisión al Código Civil limitada expresamente
a la indivisibilidad de estos bienes, cuestión ésta que fue criticada por nuestra doctrina ya no
tanto por lo innecesario de la remisión al Derecho común, sino por ser precisamente la indivi-
sibilidad un punto en el que el tratamiento del Código Civil resulta más insuficiente [M. dÍaz
velasco, «Régimen y disolución de la copropiedad de marcas», en Estudios sobre propiedad
industrial, 1987, pp. 595-622 (596)].
7 Sobre estas dos posibles opciones, vid. M. T. ortuño baeza, La licencia de marca, op.
cit., pp. 245 y ss.
8 En este sentido se manifestaron C. fernández-nóvoa, Derecho de marcas, op. cit., p.
viembre de 1988», Revista de Derecho Privado, sept. 1993, pp. 787-809 (792); T. vázQuez
lÉpinette, La cotitularidad de los bienes inmateriales, Valencia, 1996, pp. 205-206 y 296, quien
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