Reflexiones sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Marcas de 2001
| Autor | Javier Framiñán Santas |
| Cargo del Autor | Dr. en Derecho Profesor de Derecho Mercantil. Instituto de Derecho Industrial, Facultad de Derecho. 15782 Santiago de Compostela (España) |
| Páginas | 209-232 |
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La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (LM 2001 en adelante) se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 8 de diciembre de 2001. Sin embargo, la LM 2001 no fue aplicable inmediatamente. Algunas de sus disposiciones —el Título V, el art. 85, las Disposiciones Adicionales Tercera, Cuarta, Octava, Décima y Undécima— entraron en vigor al día siguiente de su publicación. Para el resto de sus artículos se previo una vacatio de casi ocho meses. En efecto, la entrada en vigor de la mayor parte de la LM de 2001 se retrasó hasta el día 31 de julio de 2002 (Disposición Final Tercera: entrada en vigor).
Las marcas concedidas vigente la LM 2001 se regirán por esta norma1. En efecto, la Disposición Derogatoria Única de la LM 2001 revoca la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas (LM 1988). Las marcas otorgadas durante la vigencia de legislaciones anteriores a la LM 2001 se regirán también por ella, salvo por lo que respecta al pago de quinquenios de ciertas marcas (Disposición Transitoria Segunda de la LM 2001).
Estas normas, tan sencillas en apariencia, son difíciles de aplicar. Prueba de ello es que se han dictado sentencias relativas al alcance de la Disposición Transitoria Segunda de la LM 2001 contradictorias. La cuestión no es baladí. Debido a las diferencias en ciertos aspectos de la LM 2001 y la legislación anterior de marcas, la aplicación de una u otra normativa puede provocar que la correspondiente demanda sea estimada o desestimada.
La exposición de los fallos relativos a la Disposición Transitoria Segunda de la LM 2001 que sigue ha sido realizada atendiendo a la cuestión de fondo debatida.
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En la Sentencia de 22 de junio de 20052, la Audiencia Provincial de Barcelona concluye que no pueden aplicarse a las marcas registradas al amparo de la LM 1988 las causas de nulidad creadas por la LM 20013; esto es, causas de nulidad inexistentes en el momento del registro. La explicación es la siguiente. La LM 2001 debe aplicarse retroactivamente porque así lo impone su Disposición Transitoria Segunda. Sin embargo, la Audiencia entiende que esta disposición tan sólo prevé una retroactividad de grado mínimo. En este sentido la LM 2001 sólo puede aplicarse «a los efectos de la situación jurídica anterior nacidos después de su entrada en vigor»4. Para la Audiencia Provincial de Barcelona la retroactividad no puede ser de grado máximo «no ya por no venir establecida por la norma de manera expresa, sino por representar un eventual ataque a los derechos adquiridos por el titular marcario que, bien puede encontrarse, de prosperar una interpretación adversa a la que se sostiene, con que sus marcas concedidas al amparo de la legislación derogada sean declaradas nulas por virtud de causas de nulidad establecidas a posteriori y cuya existencia no era dable prever, siquiera a la luz de la legislación anterior»5.
Las afirmaciones que se acaban de reproducir constituyen un obiter dicta puesto que el significado de la Disposición Transitoria Segunda de la LM 2001 resultaba, en opinión de la Audiencia Provincial de Barcelona, irrelevante para la decisión del conflicto planteado6.
Pocos meses después, la Audiencia Provincial de Granada, invocando la LM 2001, confirma la anulación de dos marcas, la denominativa «Largons» y la mixta «Largons dry gin», que habían sido solicitadas y registradas al amparo de la legislación de marcas anterior7. La Audiencia funda-Page 212menta su decisión en el artículo 5Ll.fr) de la LM 2001, entre otras normas8. De acuerdo con este artículo las marcas solicitadas de mala fe son nulas. La causa de nulidad del artículo 51.1.b) de la LM 2001 constituye una novedad de la LM 2001: ni el EPI ni la LM 1988 preveían una causa de nulidad idéntica. De modo que la Audiencia Provincial de Granada anula dos marcas nacidas antes de la entrada en vigor de la LM 2001 en virtud de una causa de nulidad que no estaba regulada por la legislación de marcas en el momento en el que fueron solicitadas y registradas.
Al poco tiempo, la Audiencia Provincial de Barcelona tuvo que enfrentarse a otro caso en el que entraba en juego la Disposición Transitoria Segunda de la LM 20019. En este asunto se cuestionaba la validez de la marca «COBLA LA PRINCIPAL D'OLOT» registrada para grupos musicales (clase 41). La marca había sido concedida por la OEPM el 19 de julio de 1999, por tanto antes de la entrada en vigor de la LM 200110. El pleito resuelto por la Audiencia se suscitó, sin embargo, después de su entrada en vigor.
Los hechos son los siguientes. En Cataluña existe una cobla de nombre «La Principal D'Olot» «muy conocida y distinguida como institución centenaria en la defensa y promoción de la música y la cultura catalana [...] y especialmente ligada a la ciudad D'Olot»11. El demandado habría trabajado en esta cobla durante años. El 19 de julio de 1999, esta persona registró a su nombre la marca «Cobla la principal D'Olot» para grupos musicales. El Excelentísimo Ayuntamiento D'Olot solicitó, en primera instancia, la anulación de la citada marca invocando el artículo 3.2 de la LM 1981: registro de mala fe de una marca notoria12. De acuerdo con el fundamento de derecho segundo de la Sentencia de la Audiencia Provincial, el demandante también alegó la LM de 2001 al considerar «que existe una causa de nulidad absoluta pero también relativa», la primera sería el registro de mala fe de la marca; y la segunda, el registro con riesgo de confusión con una marca notoriamente conocida no registrada (fundamento de derecho segundo, párrafo primero). El Tribunal de Primera Instancia anuló la marca al entender que existía una causa de nulidad relativa —la infracción de la prohibición de registro de marcas notorias—. Rechazó, sin embargo, que el demandado hubiese actuado de mala fe13. En otras palabras, el Tribunal de Primera Instancia aplicó la LM 200114.
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La sentencia fue apelada por el demandado pero también por el demandante, el Ayuntamiento D'Olot, que deseaba que se declarase que aquel había actuado de mala fe. La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que la marca «COBLA LA PRINCIPAL D'OLOT» fue registrada de mala fe y, en consecuencia, la anuló en virtud del artículo 51.1.6) de la LM 200115. En este sentido la Audiencia Provincial afirmó que «la vigente Ley de Marcas (se refiere a la de 2001) [...] que es la que el actor acaba por emplear en sus argumentos técnicos y utiliza igualmente la contraparte y la sentencia, resultaba aplicable según su Disposición Transitoria Segunda»16. Finalmente, la Audiencia Provincial al estimar que la marca había sido solicitada de mala fe consideró «innecesario ahondar en la posible nulidad relativa»17.
En el artículo 3.2 de la LM 1988 se establecía que el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España podía reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca que pudiese crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercitase la acción antes de que transcurriesen cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada a no ser que esta hubiese sido solicitada de mala fe en cuyo caso la acción de anulación sería imprescriptible. Nótese que de acuerdo con el artículo 3.2 de la LM la causa de anulación era el riesgo de confusión con una marca anterior notoria. La mala fe no se concebía como una causa de nulidad; tan sólo era una circunstancia que impedía que la acción de anulación prescribiese. Pero, en todo caso, incluso aunque se considerase una causa de nulidad autónoma, lo cierto es que la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso que nos ocupa aplica el artículo 51.l.b) de la LM 2001. No intenta relacionar el artículo 51.1.6) LM 2001 con el artículo 3.2 de la LM 1988; es decir, no concibe el artículo 51.1.6) como una norma general en la que se pueden subsumir entre otros los supuestos de la LM 1988 de registros de mala fe de marcas que pueden confundirse con marcas notorias prioritarias. En este sentido, no se siente obligada a analizar si la marca «Cobla La Principal D'Olot» era una marca notoria.
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El artículo 37 de la LM 1988 establecía que el infractor de una marca registrada que hubiese actuado con dolo o culpa respondía de los daños ocasionados. Asimismo se preveía que, en cualquier caso, estaría obligado a indemnizar los daños y perjuicios si hubieran sido advertido fehacientemente por su titular acerca de la existencia de la marca registrada y de su violación con el requerimiento de que cesase en la misma.
La LM 2001 alteró el régimen de imputación de los daños...
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