Propiedad industrial. Competencia desleal. Derechos de imagen. Honor profesional

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PROPIEDAD INTELECTUAL
CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
1 · MARCAS
[Unión Europea]
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 29 de enero de 2020
(as. C-371/18)
Las cuestiones prejudiciales planteadas se enmarcan en un litigio de infracción de marcas comu-
nitarias y de una marca nacional iniciado en Reino Unido. Las sociedades demandadas solicita-
ron la declaración de nulidad de las marcas controvertidas por vía reconvencional, sobre la base
de que los titulares no habían explicado con suficiente claridad ni precisión para qué productos
habían sido registradas. Asimismo, sostuvieron que las marcas controvertidas fueron registradas
de mala fe, en la medida en que los demandantes no tuvieron en ningún momento intención
de utilizarlas en relación con todos los productos y servicios a los que se refería su registro.
Dado que las marcas controvertidas se solicitaron entre el 14 de abril de 2003 y el 20 de octubre
de 2008, les es de aplicación el Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la marca comunitaria y la
Directiva 89/104/ CEE de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas.
En primer lugar, el TJUE concluye que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca
comunitaria o de una marca nacional simplemente por aducirse la falta de claridad y precisión de
los términos empleados para designar los productos y servicios para los que se registró. Esto se
debe a que, aunque los Estados miembros puedan establecer las disposiciones de procedimiento
que consideren adecuadas en materia de registro de marcas, en ningún caso pueden introducir
causas de denegación de registro o de nulidad no previstas por la normativa europea.
Asimismo, del análisis de la referida normativa se deduce que el artículo 3 de la Directiva 89/104
y los artículos 7, apartado 1, y 51, apartado 1, del Reglamento 40/94 deben interpretarse como
una lista taxativa de causas de nulidad absoluta de una marca, la cual no contempla la obliga-
ción del solicitante de declarar que ésta se utiliza o que tiene la intención, de buena fe, de utili-
zarse para los productos y servicios a los que se refiere su solicitud. En cualquier caso, una
marca nacional o comunitaria registrada para un conjunto de productos o servicios cuya desig-
nación carece de claridad y precisión puede ser protegida respecto de los productos y servicios
para los que ha sido objeto de un uso efectivo.
En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, tampoco puede presumirse la mala fe del
solicitante de una marca por el mero hecho de que en el momento de la presentación de su
solicitud de registro no desarrollara una actividad económica que se correspondiera con los
productos y servicios a los que se refiere la solicitud. Es más, el solicitante de una marca no está
obligado a indicar, y ni siquiera a conocer con precisión, el uso que hará de la marca cuando
presenta —o es examinada— su solicitud de registro.
Por ello, la solicitud de registro de marca presentada sin intención de utilizarla para los produc-
tos y servicios a los que se refiere solo se considerará un acto de mala fe si existen indicios
El TJUE resuelve sobre
la posibilidad de que
una legislación
nacional obligue al
solicitante de una
marca a declarar que
ésta se utilizará para
los productos y
servicios a los que se
refiere su solicitud.
Asimismo, la
sentencia confirma
que los Estados
miembros no pueden
introducir causas de
denegación de
registro o de nulidad
no previstas por las
directivas europeas
PROPIEDAD INDUSTRIAL. COMPETENCIA DESLEAL.
DERECHOS DE IMAGEN. HONOR PROFESIONAL *
(*) Esta sección ha sido coordinada por Carles Vendrell y Fernando Azcona, y en su elaboración han
participado Lidia Vidal, Oriol Castells, Antonio Mas, Mercedes Ferrer, Marc Calvo, Almudena Ramos y
Carlos Rivera, del Grupo de Coordinación de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Área de Proce-
sal y Derecho Público de Uría Menéndez (Madrid y Barcelona).

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