La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres
| Autor | Carlos Fernández-Nóvoa |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Mercantil |
| Páginas | 39-122 |
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Al consolidarse en el siglo xix la concepción de la marca como objeto de un derecho subjetivo, la doctrina -primordialmente la doctrina industrialista alemana- se esforzó por asignar al derecho de marca una naturaleza jurídica determinada. Con este fin, la doctrina alemana elaboró dos nuevas categorías jurídicas; a saber: los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmate-riales1. Con respecto a la calificación del derecho de marca surgió un animado debate en el que se dibujaron dos tesis contrapuestas: una tesis que configuraba el derecho de marca como derecho de la personalidad (sub 1); y una segunda tesis que incluye el derecho de marca dentro de los bienes inmateriales (sub 2).
1) La construcción dogmática del derecho sobre la marca como un derecho de la personalidad fue formula por J. Kohler 2. Este autor afirmaba que la relación entre una persona y un producto visible a través de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal: es la manifestación de la actividad creadora del productor3. Esta concepción de la marca se refleja -según Kohler- en el Derecho internacional: por ser la marca objeto de un derecho de la personalidad es aplicable a la misma no el principio de la territorialidad, sino el principio de la universalidad4.
2) La concepción de la marca como un bien inmaterial tienen su origen en un trabajo publicado por el industrialista alemán Alexander-Katz 5. Este autor sostuvo que si bien es cierto que la marca no puede equipararse a las creaciones inmateriales (invenciones, modelos), esto no significaba que la marca no constituya un bien inmaterial. Porque -subrayaba Alexander-Katz- al igual que los restantes bienes inmateriales, la marca es el resultado de los esfuerzos y de la aptitud industrial del titular de la misma6.
En la década de 1920 la teoría que concibe la marca como un bien inmaterial alcanzó aceptación general entre los industrialistas alemanes7. También fue seguida por el Tribunal Supremo del Reich8.
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Los bienes inmateriales son los bienes que no son perceptibles directamente por los sentidos 9. A fin de ser percibidos por el ser humano, los bienes inmateriales tienen que plasmarse en objetos sensibles que exteriorizan y hacen visible el correspondiente bien inmaterial. Este objeto sensible que incorpora el bien inmaterial es el denominado corpus mechanicum 10. En el supuesto concreto de una marca, el corpus mechanicum consiste en la representación gráfica de un signo (denominativo, gráfico o tridimensional).
Los bienes inmateriales poseen dos rasgos básicos. El primero es que un bien inmaterial es repetible ilimitadamente, lo cual significa que muchas personas pueden utilizar y explotar simultáneamente un mismo bien inmaterial 11. El segundo es que un bien inmaterial puede ser repetido y explotado paralelamente en diversos países 12. La doctrina habla de la ubicuidad de un bien inmaterial para resaltar que no está vinculado al tiempo ni al espacio13.
La ubicuidad de los bienes inmateriales es justamente la causa desencadenante de su extrema vulnerabilidad. Para poner remedio a esta, el ordenamiento jurídico otorga al titular un derecho de exclusiva cuyo núcleo está constituido por el ius prohibendi: la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la utilización del bien inmaterial correspondiente. Así, el titular de un derecho de patente puede prohibir a los terceros no autorizados la fabricación y venta del objeto patentado.
El derecho sobre una patente, un diseño o una marca se rige conforme al principio de la territorialidad. En efecto, el derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial únicamente surte sus efectos en el Estado (o Comunidad de Estados) en que ha sido concedido. De donde se sigue que un derecho nacional de Propiedad Industrial no defiende al propietario de un bien inmaterial frente a las consecuencias de la ubicuidad del mismo.
Con el fin de mitigar los adversos efectos del principio de territorialidad, el moderno Derecho de la Propiedad Industrial ha instaurado -a partir del último tercio del siglo xix- organismos y normas supranacionales. El cuerpo normativo más importante a este respecto es el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 188314.
Por otro lado, debe subrayarse que el principio de territorialidad ha adquirido una nueva dimensión como consecuencia de la formación de la Unión Europea. Porque la territorialidad en el marco de la Unión Europea extiende sus
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efectos al territorio de los 28 Estados que actualmente componen la Unión. Ello es así en relación con los derechos sobre bienes inmateriales regulados por un Reglamento Comunitario. Así ocurre en el supuesto de la marca comunitaria que se rige por el Reglamento (CE) núm. 207/2009 15 cuyo artículo 1 dispone en su apartado segundo que:
"La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento".
Lo mismo sucede en el supuesto de los dibujos y modelos comunitarios que se rigen por el Reglamento (CE) núm. 6/2002 cuyo artículo 1 establece en su apartado tercero que:
"El modelo comunitario tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad. Solo podrá ser registrado, cedido, ser objeto de renuncia, de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio y sus consecuencias se aplicarán salvo disposición en contrario en el presente Reglamento".
Ahora bien, las marcas comunitarias y los dibujos y modelos comunitarios están llamados a coexistir con las marcas y los dibujos y modelos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Así se establecía en el Considerando 5 del Reglamento (CEE) núm. 40/94 sobre la marca comunitaria16. Y así se desprende igualmente del Considerando 31 del Reglamento (CE) núm. 6/200217.
Dentro de los bienes inmateriales deben distinguirse dos categorías: las creaciones (sub 1) y los signos distintivos (sub 2). Las diferencias entre estas dos categorías giran en torno al fundamento de su protección y a la duración de la misma.
1) La creación constitutiva de un bien inmaterial puede ser tecnológica o puede estribar en una creación perteneciente a la estética industrial 18. En ambos supuestos, la concesión de un derecho de exclusiva sobre la creación se fundamenta en que la misma enriquece el patrimonio tecnológico o bien el patrimonio de la estética aplicada a la industria. El prototipo de la creación tecnológica es
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la invención patentable sobre la que se concede un derecho de patente que tiene una vida legal de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 19. Una vez expirada la vida legal de la patente, las reglas técnicas en que estriba su objeto pasan a formar parte del patrimonio tecnológico común.
El prototipo de la creación perteneciente a la estética industrial es el diseño industrial (dibujos y modelos en la terminología comunitaria). El derecho sobre un diseño industrial (o bien un dibujo o modelo comunitario) tiene una duración máxima de 25 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud20. Una vez que haya expirado la vida legal del dibujo o modelo, la forma o formas en que consista su objeto ingresa en el patrimonio estético industrial común.
2) El arquetipo de los bienes inmateriales consistentes en un signo distintivo es, obviamente, la marca. Esto es, el signo que denota ante el público el origen empresarial de un producto o servicio 21. Aunque a veces el signo constitutivo de una marca es el fruto de una creación original, la ratio de la protección de una marca no radica en la eventual originalidad del signo. Antes al contrario, la ratio de la protección de la marca consiste en el carácter distintivo del signo que lo habilita para denotar ante el público el origen empresarial de los servicios o productos portadores de la marca. Al desempeñar la función básica de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, la marca contribuye a generar transparencia en el mercado; transparencia que es ingrediente esencial de un sistema competitivo asentado sobre los propios méritos.
La vida del derecho sobre el bien inmaterial consistente en...
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