STS, 1 de Febrero de 2006

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2006:198
Número de Recurso4136/2003
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 1 de Febrero de 2006
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a uno de Febrero de dos mil seis.

En el recurso de casación nº 4136/2003, interpuesto por la Entidad SANTANDER DE FACTORING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, representada por el Procurador Don José María Ruíz Gutiérrez, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 338/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 22 de marzo de 2003, recaída en el recurso nº 710/2000 , sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.178.252 "BH. BANCO HERRERO CONFIRMING"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad BANCO DE SABADELL, S.A., representada por la Procuradora Doña Isabel Julia Corujo, y asistida de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad SANTANDER DE FACTORING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 31 de julio de 2000, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 7 de junio de 1999, que concedió la inscripción de la marca nacional y gráfica nº 2.178.252 "BH. BANCO HERRERO CONFIRMING", para designar productos de la clase 36ª del Nomenclátor internacional.

Razona el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:

[...] "El artículo 12.1 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre (Marcas ) prohibe el registro como marcas de los signos distintivos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otros anteriormente solicitados o registrados para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares, pueden inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación la marca anterior.

La solución a la cuestión planteada en el presente litigio debe partir, así, de la consideración de un principio reiteradamente sentado por la jurisprudencia en punto a la interpretación de la prohibición contenida en el precepto transcrito, según el cual la semejanza fonética o gráfica ha de manifestarse por la simple prosodia o imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, para cuya determinación ha de seguirse el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas en pugna, de suerte que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1995 ó 25 de julio de 1996 ). Lo fundamental, así, no es tanto descender a disquisiciones léxico-gramaticales, sino determinar si los signos con que se presentan en el mercado inducen o no a error, en algún aspecto, al consumidor.

A ello debe añadirse, como elemento sustancial y de idéntica significación al de la semejanza o identidad fonética o gráfica tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas, el de la naturaleza de los objetos o productos reivindicados, que servirá, junto al relativo a la comparación fonética, gráfica o conceptual, para determinar con exactitud el riesgo de confusión en el mercado.

[...] Presupuesto lo anterior, la Sala entiende que a pesar de la coincidencia en las denominaciones de ambas marcas enfrentadas, en las que coincide el término "confirming", el conjunto denominativo formado por las denominaciones en pugna "BH. BANCO HERRERO CONFIRMING", con un logos propio del nombre social, solicitada; y "CONFIRMING", en la oponente, hay otros datos que permite diferenciarlas claramente, tanto desde el punto de vista visual como auditivo. En efecto:

  1. Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de que la mera coincidencia parcial de una misma palabra, sílaba, raíz o desinencia entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que induce a error en el consumidor medio ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1988, 3 de abril y 8 de julio de 1996 ), sobre todo cuando el elemento coincidente es de carácter genérico y es utilizado comúnmente por el público en general, como ocurre con el término en inglés CONFIRMING, comúnmente utilizado en los medios bancarios y de seguros, y que viene a designar un sistema de gestión de pago a proveedores en exportación a crédito.

  2. La presencia en la marca solicitada del término "CONFIRMING" así como en la opuesta, no impide que al tener la solicitada la expresión "B.H.Banco Herrero", que constituye el nombre social de la titular, indicador de su origen, y además una cápsula con tres puntos arriba, otorga a los conjuntos resultantes una significación fonética, visual y auditiva que los distingue claramente y que es, a juicio de la Sala, plenamente apreciable por el consumidor medio tanto visual como auditivamente;

  3. Los servicios que protege la marca solicitada no son del todo iguales con los de la oponente, pues los de la primera se refieren a seguros y negocios financieros monetarios e inmobiliarios, entidades financieras y fondos de inversión; mientras que los de la oponente se refieren a servicios administrativos-financieros prestados a empresas en la gestión de pagos a sus proveedores, servicios de factoring, y otros servicios para cobro de deudas y de seguros;

  4. Así pues la confrontación de las marcas en conflicto lleva a la Sala a concluir que son diferenciables, como ya se hizo en sentencia de la Sección 7ª de 1 de mayo de 2001 para un caso parecido de la marca CAIXA CONFIRMING, pues existen suficientes disparidades de conjunto para garantizar sus diferencias. Y tampoco se desprende que se pretenda un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca CONFIRMING de la oponente, por lo que no se infringe el artículo 13 c) de la Ley de Marcas .

  5. No se puede olvidar que hay otras marcas concedidas por la Oficina con el termino confirming para productos de la clase 36ª, como son CAIXA CONFIRMING nº 2.043.320, y CONFIRMING BBV, nº 2.077.390 y 2.077.394, aunque estas últimas hayan sido recurridas y revocadas. Y tampoco infringe los principios de coherencia y seguridad jurídica el que por la Oficina se rechazara anteriormente la marca nº 2.036.331 "Herrero Confirming", también para la clase 36ª, pues al no llevar el gráfico o logos tradicional era más fácilmente confundible.

Estos extremos impiden la aplicación al caso concreto de prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas , ya que entre ambas denominaciones existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyen el riesgo de error o confusión en el mercado. Procede, por ello, desestimar el recurso interpuesto correlativamente, declarar la conformidad a derecho de las Resoluciones que autorizaron la inscripción de la marca solicitada para los productos reivindicados".

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad SANTANDER DE FACTORING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de mayo de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (SANTANDER DE FACTORING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 23 de junio de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, infracción del art. 218.1 y 2 de la Lec ., así como de los arts. 33.1 y 67.1 de la LJCA ., por incongruencia.

2) Al amparo de lo proceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, incongruencia omisiva, infracción del art. 33.1 y 67.1 de la LJCA ., en relación con el art. 12.1 de la Ley de Marcas .

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción, por interpretación errónea, del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas , por semejanza de marcas y riesgo de asociación, así como de la jurisprudencia, en consonancia con lo dispuesto en el art. 1, los preceptos del título IV y en el art. 53.b) de la Ley de Marcas .

Terminando por suplicar sentencia en la que se declare que ha lugar al recurso y que se estiman los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del art. 95.2 de la LJCA ., es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que la recurrente realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca nº 2.178.252 y que debe ser denegada esta marca por incompatibilidad con la nº 1.749.430.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 25 de enero de 2005, se acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 2 de marzo de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (BANCO DE SABADELL, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 25 de abril de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando íntegramente el mismo, confirmando la sentencia objeto de recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 11 de octubre de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 25 de enero de 2006, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La entidad BANCO HERRERO S.A. solicitó la inscripción de la marca nº 2.178.252 BH BANCO HERRERO CONFIRMING, con logotipo, de la clase 36 para "servicios de seguros; negocios financieros; entidades financieras; fondos de inversión, negocios monetarios; negocios inmobiliarios". A ello se opuso la entidad SANTANDER DE FACTORING S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO con la marca nº 1.749.430 CONFIRMING de la clase 36 para "servicios de negocios financieros y monetarios. Servicios administrativo-financieros prestados a empresas en la gestión de pagos a sus proveedores. Servicio de factoring (operaciones de gestión de cobro de créditos y de anticipo de fondos sobre los mismos). Servicios de agencias para el cobro de deudas. Servicios de seguros".

La Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución otorgando la inscripción y denegando la oposición formulada por entender que había suficientes disparidades de conjunto entre las marcas enfrentadas que garantizaban su recíproca diferenciación, y que el vocablo CONFIRMING se ha convertido en un término generalizado en el ámbito bancario para hacer referencia a un servicio administrativo-financiero que asume, mediante la intermediación, la gestión de pago a los proveedores de una empresa.

Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó sentencia desestimatoria con fundamento en que, a pesar de la coincidencia en el término "confirming", hay otros datos que permiten la diferenciación, enumerando los siguientes: a) que la mera coincidencia parcial no basta para la prohibición, sobre todo cuando esta coincidencia es en un término genérico, comúnmente utilizado en los medios bancarios y de seguros para designar un sistema de gestión de pago a proveedores en exportación al crédito; b) al tener la marca solicitada junto al término "confirming la expresión "BH Banco Herrero", que constituye el nombre social de la titular, indicador de su origen, y además una cápsula con tres puntos arriba, otorga a los conjuntos resultantes una significación fonética, visual y auditiva que los distingue claramente, y es apreciable por el consumidor medio; c) los servicios no son del todo idénticos, pues la marca solicitada se refiere a seguros y negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, entidades financieras y fondos de inversión, mientras que los de la oponente se refieren a servicios administrativos-financieros prestados a empresas en la gestión de pagos a sus proveedores, servicios de factoring, y otros servicios para cobro de deudas y de seguros; d) no hay aprovechamiento indebido de la reputación de la marca "confirming", por lo que no se infringe el artículo 13 c de la Ley de Marcas ; y e) la existencia de otras marcas concedidas con el término "confirming".

SEGUNDO

En su primer motivo de casación la recurrente aduce quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, a la que atribuye falta de claridad precisión y congruencia, en lo tocante a la utilización y genericidad que el juzgador "a quo" achaca al término "confirming", en relación con los documentos aportados, lo que no se corresponde con el alcance conceptual que este término tiene en el mercado, pues no se trata del viejo producto consistente en un sistema de gestión de pago a proveedores en exportación a crédito, ajeno a la Banca y que pertenece al ámbito de las "Confirming Houses", sino a los servicios de "factoring" consistente en operaciones de gestión de cobro de créditos y de anticipo de fondos sobre los mismos, lo que lleva a la sentencia a dar un carácter de genericidad a un término que no lo tiene, en relación con un servicio que ha sido introducido por el Grupo Santander con el término "confirming".

El motivo debe desestimarse, pues aparte de que tal como se formula lo que propiamente se está achacando a la sentencia, no es incongruencia, sino un error en la apreciación de la prueba, y una extralimitación en la interpretación de lo que debe entenderse por genericidad cuestiones que tendrían que haber sido formuladas con base en otros motivos y preceptos legales, lo cierto es que la defectuosa apreciación que se atribuye a la sentencia recurrida del indicado término, no pasa de ser una mera agregación a una serie de elementos que llevan al juzgador a rechazar la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley 32/88 de 10 de noviembre, de Marcas , por lo que su eliminación no hubiera supuesto una diferente conclusión. En efecto, señala en cinco apartados los datos diferenciales entre ambas marcas, y en el a), que es donde se recoge lo que es objeto de crítica, se señala... "Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de que la mera coincidencia parcial de una misma palabra, sílaba, raíz o desinencia entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que induce a error en el consumidor medio (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1988, 3 de abril y 8 de julio de 1996 ), sobre todo cuando el elemento coincidente es de carácter genérico y es utilizado comúnmente por el público en general, como ocurre con el término en ingles CONFIRMING, comúnmente utilizado en los medios bancarios y de seguros, y que viene a designar un sistema de gestión de pago a proveedores en exportación a crédito". Es decir, aunque se hubiese eliminado esa apreciación de genericidad, el argumento hubiese seguido en pie.

TERCERO

En su motivo segundo se aduce también incongruencia, al no resolverse por la Sala de instancia la cuestión relativa al riesgo de asociación que la utilización del término "confirming" por la marca solicitada, producirá en los consumidores, riesgo que se puso de manifiesto en la demanda.

El motivo debe igualmente rechazarse, pues con arreglo a reiterada jurisprudencia de esta Sala dicho quebrantamiento no se produce al encontrarse implícitamente resuelto, cuando se desecha la confusión entre marcas. Así, por ejemplo, la sentencia de 24 de mayo de 2004 señala que "no puede fundarse esa supuesta incongruencia omisiva porque entienda que la Sala de instancia ha entrado solo a considerar el riesgo de confusión en el mercado y no en valorar el riesgo de asociación contemplado también en el propio precepto, porque conforme a nuestra jurisprudencia en cuanto se excluye aquél, también resulta excluido éste".

Es claro, que la sentencia recurrida ha excluido en varias ocasiones el riesgo de confusión, como se observa de su transcripción en los antecedentes, por lo que no puede apreciarse el vicio de incongruencia, al excluirse la asociación entre las marcas por el hecho de no ser confundibles.

CUARTO

El tercer motivo de casación debe rechazarse con la reproducción de los razonamientos recogidos en las sentencias de esta Sala de 17 de noviembre de 2004 y 25 de octubre del mismo año . En ellas se dijo:

"No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o error manifiesto. En efecto, el examen de conjunto de ambas marcas permite encontrar suficientes elementos que permiten distinguirla evitando el riesgo de confusión entre ellas, pues aunque el término "confirming" es común en ambas, sin embargo la marca solicitada le incorpora otros elementos denominativos y un gráfico que les diferencia ante el usuario de los servicios. Antes tales particularidades ya no se puede hablar ni de riesgo de asociación, ni de notoriedad de la marca oponente, pues estos conceptos siempre hay que conjugarlos con la posibilidad de confusión, como se infiere del artículo 12 de la Ley de Marcas , y así lo ha expresado esta Sala en reiteradas sentencias de 3 de julio de 2002, 3 de octubre de 2003 y 6 de octubre de 2004 , entre otras.

En cuanto a la identidad conceptual que se aduce en el único motivo de casación, debe indicarse que si bien el término "confirming" tiene un significado preciso en el mundo financiero como representativo de cobro a proveedores, es un servicio que se presta por muchas entidades insertas en este sector del mercado. Por otra parte, la sentencia de la misma Sala de instancia que se invoca como contradictoria a la que es objeto de este recurso de casación ha sido revocada por la dictada el 25 de octubre de 2004, cuyos fundamentos en los aspectos que aquí interesan se reproducen a continuación:

"Aún cuando ninguno de los criterios que ha ido estableciendo la jurisprudencia para determinar la comparación entre marcas enfrentadas tiene un carácter absoluto, por la propia casuística que impera en la materia, sí puede afirmarse que el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Sin perjuicio, conforme a lo que hemos dejado dicho acerca de la concurrencia cumulativa de los requisitos exigidos en la Ley, que se exigen ahora para que pueda apreciarse la prohibición.

Pues bien, desde esa primera visión de las marcas enfrentadas ya resulta inequívocamente que existe una diferencia fonética, y podríamos afirmar que incluso gráfica, entre ellas, pues al término CONFIRMING se añade el grupo BBV, indicativo, como es notorio, de Banco Bilbao Vizcaya, notoriamente - valga la redundancia - conocido en el sector financiero.

Y parece evidente desde esta perspectiva, que pese a la coincidencia del primer término, la incorporación de este segundo, le presta suficiente e indudable fuerza diferenciadora. El paso siguiente consiste en determinar si, la existencia de esa diferencia, que es obvia, es suficiente para que la utilización de los dos términos evite la confusión entre los consumidores a quienes también se dirige la protección de la Ley de Marcas.

[...] Ello nos ha de llevar de inmediato a determinar si ese término común en ambas marcas, ha adquirido ya el suficiente grado de generalización en el mercado bancario como para que pueda ser considerado como un término usual, utilizado en términos tales que haya ya perdido fuerza identificativa por sí sólo. No se trata ahora, debe quedar bien claro, de que las marcas oponentes hubiesen incurrido, en su momento, en la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1. a), b) y c), de la vigente Ley de Marcas como término genérico, usual o descriptivo, que es a lo que parece responder la idea desarrollada como último argumento de la demanda, para sostener la perfecta aptitud marcaria de la denominación en su momento solicitada, sino en si se ha generalizado de tal modo su uso en el mercado bancario, como indicativo de una forma concreta de prestación de servicios, como gestión de pago a proveedores, que pueda afirmarse que haya perdido su fuerza identificadora.

Pues bien, de la abundante prueba documental practicada en autos, puede llegarse a la conclusión de que eso es lo exactamente ocurrido. Lo que en un principio pudo resultar un término para describir un servicio financiero concreto, que si bien puede afirmarse que comenzó a ser utilizado en España por la mercantil recurrente, sin embargo su utilización era ya conocida en otros países, ha devenido por la propia fuerza de los hechos en una utilización que ha adquirido una gran difusión en el mercado bancario, referida a la prestación de unos servicios determinados por las entidades bancarias, como lo demuestran las propias marcas concedidas aludidas en autos, sin perjuicio de que en algunos casos concretos hayan sido denegadas algunas por la propia Oficina, pero sabido es que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, siendo así que la propia solicitante, aunque sea para otra Clase del Nomenclátor sí tiene concedido el mismo signo marcario denominativo, aunque pueda estar impugnado ante la Jurisdicción Civil.

De ahí, la consecuencia inmediata no ha de ser otra que la de que, ante la presencia de una marca denominativa compleja -compuesta de más de un elemento fonético-, la simple coincidencia parcial en un término, cuando se le añade otro que denota un determinado origen empresarial, no puede inducir a error o confusión en el mercado, ya que la utilización del término CONFIRMING, idéntico en el conjunto denominativo CONFIRMING BBV, tiene menos fuerza y eficacia identificadora que el grupo BBV, que como indicador de la procedencia de un servicio, es el que en definitiva, viene a asumir el protagonismo y ha de ser considerado como elemento dominante, prevalente o preponderante.

Y aunque se trate de los mismos servicios, comprendidos en la misma Clase del Nomenclátor internacional, al no concurrir el de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, como requisito cumulativo con el anterior, no puede entrar en juego la prohibición relativa del artículo 12.1.a ), en cuanto se excluye el riesgo de error o confusión.

[...] A partir de ahí, esto es, establecida esa diferenciación decaen los demás motivos en que se fundamentó la demanda. Pues si existe la diferencia de signos, no puede afirmarse que se vulneren los derechos prioritarios de quien registró aquella marca compuesta de un solo signo, generalizado en el uso bancario. Y si se afirma que el conjunto denominativo ofrece la suficiente diferenciación entre las marcas enfrentadas, obviamente ha de decaer la impugnación fundada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas (No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados) pues como hemos dicho de forma reiterada -sentencias, entre otras de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004 -, si hay suficientes elementos de distinción entre los signos, se está excluyendo no ya sólo el error o confusión en los consumidores, sino que estos asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo, con lo que no existe el aprovechamiento de la reputación ajena, sin que quepa confundir lo que es la notoriedad con el renombre, que éste sí que opera más allá del principio de especialidad, como indicábamos anteriormente. En cambio la notoriedad no resulta dañada, si existe suficiente diferenciación entre los signos, tal como decíamos en las sentencias acabadas de referir.

Por último ha de señalarse que con la concesión del registro de la marca que hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, en las Resoluciones administrativas ahora impugnadas, no se infringe en modo alguno el artículo 56 de la Ley de Marcas (La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente interés legítimo), en cuanto que con aquella concesión, una vez apreciada la existencia de elementos diferenciadores que excluyen el error o la confusión, aunque se trate de los mismos productos, no está anulando ni dejando sin efecto una marca ya concedida, a modo de ejercicio de la acción de nulidad"

.

Debe en consecuencia desestimarse el presente recurso, sin que pueda prosperar el argumento de que el artículo 53 c) de la Ley de Marcas impide este pronunciamiento, porque dicho precepto está referido a la declaración de caducidad, y no impide que en el examen de las prohibiciones de la Ley de Marcas, se determine si un determinado término debe o no conceptuarse como genérico a los efectos de su acceso al registro.

QUINTO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4136/2003, interpuesto por la Entidad SANTANDER DE FACTORING, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, contra la sentencia nº 338/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 22 de marzo de 2003, recaída en el recurso nº 710/200 ; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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