STS, 11 de Noviembre de 2005

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2005:7203
Número de Recurso372/2003
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución11 de Noviembre de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Noviembre de dos mil cinco.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 372/2003, interpuesto por "MIGUEL TORRES, S.A.", representada por el Procurador D. Antonio Mª Álvarez-Buylla Ballesteros, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 16 de octubre de 2002 en el recurso contencioso-administrativo número 854/1998, sobre denegación de marca número 2.023.437 "Santiago Torres Curulla"; es parte recurrida D. Carlos José, representado por la Procuradora Dª Rosa Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

D. Carlos José interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 854/1998 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de diciembre de 1997 que, al estimar el recurso ordinario deducido contra la anterior de 20 de mayo de 1997, denegó la concesión de la marca número 2.023.437, "Carlos José".

Segundo

En su escrito de demanda, de 3 de abril de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que se declare: 1.- Revocar la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de diciembre de 1997, y se declare el derecho a inscribir la marca Carlos José núm. 2.023.437." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 21 de julio de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime la demanda".

Cuarto

"Miguel Torres, S.A." contestó a la demanda con fecha 6 de noviembre de 2000 y suplicó sentencia "por la que se declare ajustada a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que se deniega el registro de la marca nº 2.023.437 'Carlos José', en la clase 33 del Nomenclátor Internacional".

Quinto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 16 de octubre de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimar la demanda interpuesta por D. Carlos José y anular por no ser conforme a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de diciembre de 1997. En su lugar se concede al actor el registro de la marca nº 2.023.437 'Carlos José', tal como se otorgó en la resolución de 20 de mayo de 1997 del mismo expediente. Sin pronunciamiento en costas".

Quinto

Con fecha 5 de febrero de 2.003 "Miguel Torres, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 372/2003 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Sexto

D. Carlos José se opuso al recurso y suplicó su desestimación y que se impongan las costas por su evidente temeridad.

Séptimo

Por providencia de 28 de junio de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Espín Templado, que formula voto particular, por lo que pasa a serlo D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 16 de octubre de 2002, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Carlos José, anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada y concedió la marca número 2.023.437, "Carlos José", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vinos espumosos; cava".

A la inscripción de la marca número 2.023.437, "Carlos José", solicitada por D. Carlos José, se había opuesto, entre otros, "Miguel Torres, S.A." en cuanto titular de la marca número 240.955 (2), "Torres", que ampara productos de la misma clase, "vinos y vermouths de todas clases".

Segundo

La Sala de instancia anuló, según hemos dicho, la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados 'Carlos José' y 'Torres, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, toda vez que junto con la identidad aplicativa la marca denominativa oponente 'Torres' es no sólo notoria, en la medida que el público consumidor la asocia claramente a los vinos y licores amparados con dicho nombre, sino también renombrada, en cuanto goza de un prestigio nacional e internacional, no pudiendo alegarse que la marca controvertida coincide con el nombre del solicitante, puesto que de conformidad con el artículo 13.a) de la Ley de Marcas, no podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca siempre que incurran en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12, como ocurre en este caso".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"La marca pretendida coincide totalmente con el nombre y apellidos del solicitante; en estos casos, el art. 13.a de la Ley de Marcas 32/88 aplicable al presente caso, prohíbe la inscripción cuando estos signos estén incursos en alguna de las prohibiciones del art. 12 del mismo texto. Este precepto, como es sabido, frente a los antiguos arts. 124 y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial que centraban la prohibición de un registro nuevo en la identidad total fonética o gráfica con una marca anterior y hacían servir la identidad de campo aplicativo sólo de elemento matizador en los casos de semejanza de los aspectos acústico o visual, basa la interdicción de un nuevo signo no sólo en que sea idéntico o semejante fonética o gráfica o conceptualmente con otro precedente, sino también en que los productos o servicios a los que designen sean idénticos o similares; en consecuencia, para rechazar un signo como nueva marca deben concurrir las dos semejanzas o identidades: la gráfica, fonética o conceptual, que podríamos llamar denominativa, y la aplicativa; sólo con que una de ellas no se aprecie, el nuevo signo deberá admitirse, se observa así que la Ley señalada recoge un criterio más amplio y abierto que la anterior, facilitando la accesibilidad registral en consonancia con el principio constitucional de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.

En definitiva, se trata, en última instancia, de evitar la coexistencia de signos que induzcan a confusión al consumidor medio por el riesgo de asociación que conlleven, al poder creer que los productos que amparan provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas.

Por otro lado, y por lo que se refiere a la utilización de nombres y apellidos como marcas, debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo (por todas, sentencias de 21 de junio de 2000 y 28 de marzo de 2001), de que salvo en los casos de identidad absoluta, en todos los demás supuestos en que se produzca un conflicto de marcas que respondan, ambas, a los apellidos de sus titulares, es admisible su convivencia siempre que la homonimia parcial se presente en un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización; en el caso que nos ocupa, el apellido Torres, precedido del nombre Santiago y seguido de otro apellido menos común, Curulla, adquiere una especificidad propia que esta Sala considera suficiente a los efectos de conseguir la suficiente fuerza individualizadora y distintiva frente a 'Torres', y, aún con mayor motivo, frente a 'Miguel Torres', pro más notoriedad que la primera de ellas haya alcanzado en el mercado.

Esta Sala no desconoce que en sentencias anteriores ha rechazado la inscripción de los signos 'Torres Valls' y 'Torres Pares', pero estimamos que el valor o fuerza diferenciadora de la marca 'Carlos José' resulta tan apreciable como insuficiente se constató en su día la de aquéllas".

Tercero

El recurso de casación consta de un motivo dividido en dos epígrafes a lo largo de los cuales se censura que la sentencia no haya tenido suficientemente en cuenta la notoriedad y el prestigio o renombre de la marca prioritaria ("Torres") al compararla con la aspirante ("Carlos José") para los mismos productos, razón por la cual no ha apreciado de modo correcto el presupuesto de aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, esto es, la presencia de un riesgo de confusión o de asociación entre uno y otro distintivo.

Que la marca prioritaria gozaba de renombre general y notoriedad en el sector de los vinos es algo que nadie ha discutido y que la Oficina Española de Patentes y Marcas admitió, viniendo la Sala de instancia a reconocerlo (cierto que de manera indirecta) al final del fundamento jurídico segundo de su sentencia. En él, por lo demás, el Tribunal se refiere expresamente a dos precedentes respecto de los cuales la misma Sala territorial había apreciado la incompatibilidad entre la marca "Torres", como prioritaria, y las aspirantes "Torres Valls" y "Torres Parés", ambas para vinos, afirmando el renombre y notoriedad de la primera.

La mejor comprensión de los dos precedentes citados en la sentencia impugnada -y de las consecuencias que pudieran tener en este litigio- hace conveniente recordar que esta Sala del Tribunal Supremo desestimó en su día sendos recursos de casación interpuestos por los titulares de las marcas rechazadas contra las sentencias que habían confirmado la procedencia de otorgar a la marca "Torres", para vinos, la protección registral a la que tiene derecho.

Cuarto

En lo que se refiere al primero de ellos, mediante nuestra sentencia de 21 de junio de 2002 desestimamos el recurso de casación número 2992/1996 interpuesto por Doña Francisca contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 17 de febrero de 1996 que, a su vez, había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha señora contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatorias de la inscripción de la marca "Torres Parés" número 1593407/1 de la clase 33, para vinos, espirituosos y licores, por su incompatibilidad con las marcas oponentes números 321331 y otras «Torres» de la misma clase 33, notoriamente conocidas en el sector de los vinos.

En el segundo fundamento de derecho de nuestra sentencia de 21 de junio de 2002 transcribíamos el correlativo de la allí impugnada y en el sexto hacíamos las consideraciones que reproducimos junto con las del tribunal de instancia:

"Segundo.- La sentencia de instancia basó su fallo desestimatorio en los siguientes fundamentos jurídicos:

'[...] El campo en el que las marcas enfrentadas despliegan sus efectos distintivos es el mismo, es decir, el de las bebidas alcohólicas, que constituye un mercado muy concreto en lo que a productos se refiere, pero muy amplio si se tiene en cuenta el público al que se dirige, por lo que, para una adecuada protección de las marcas hay que evitar, de manera especial, todo riesgo de confusión sobre el origen de aquéllos. De lo contrario se frustraría la consecución de los fines últimos a los que sirve la legislación reguladora del derecho de marcas, recogidos en la Exposición de motivos de la precitada Ley, cuando considera a los signos distintivos como instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y un importante mecanismo para la protección de los consumidores.

[...] La parte demandante aboga por la compatibilidad registral de las marcas 'Torres Parés' y 'Torres' en razón a que la marca denegada posee, por la adición de un segundo vocablo, suficientes factores de individualización y, por tanto, de diferenciación con la previamente registrada.

Establece al respecto el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 la prohibición de registrarse como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta disposición no puede aplicarse al caso enjuiciado sin más, es decir, no cabe acudir a una mera comparación nominal, como se hace en otros casos, para deducir si el vocablo 'parés' aporta a la marca de la demandante la suficiente fuerza identificativa que excluya razonablemente los riesgos que el Derecho marcario trata de evitar.

[...] La dimensión en que hay que situar el análisis, sin perder de vista el precepto antes expuesto, es, en este caso, la que proporciona el artículo 13 a) de la Ley de Marcas, cuando prohíbe el registro de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

La marca denominativa 'Torres', registrada desde 1957 para productos de la clase 33, es no sólo notoria, en la medida en que el público consumidor la asocia claramente a los vinos y licores elaborados en la comarca del Penedés, sino renombrada en cuanto goza, desde hace mucho tiempo, de un prestigio, derivado de la calidad de los productos que ampara.

Aunque la Ley de Marcas no establece una específica protección, desde el punto de vista puramente registral, de lo que la doctrina ha venido llamando 'marca renombrada' (ya que sólo tiene en cuenta esa condición a los efectos de las indemnizaciones derivadas de la violación del derecho de marca, art. 38.3) no es posible olvidar ese carácter cuando como en el presente caso es claramente predicable de una marca y cuando, como ocurre en ciertos sectores de la producción, la marca se erige en uno de los principales activos de su titular.

Así las cosas, si se permitiese el registro de la marca 'Torres Parés' se produciría una clara dilución de la marca 'Torres', tanto si aquélla se apreciase por los consumidores como una derivada de ésta como si se contemplara como una marca distinta y se perdería, por tanto, el sentido y razón de ser de la marca, que es la identificación de un producto con un fabricante y, en definitiva, con un símbolo de calidad, que es acaso el aspecto más vulnerable de la marca de prestigio si es objeto de un indebido aprovechamiento por titulares de la misma marca que sitúen en el mercado productos que no gocen de las mismas propiedades.

[...] En concordancia con lo antes expuesto, esta misma Sección, en la sentencia número 769, de 4 de octubre de 1993 (autos 1096/90) se pronunció ya por la incompatibilidad de la marca 'Torres Valls' con las marcas 'Torres' de la codemandada, sobre la base del carácter renombrado de éstas que le confiere una especial protección, circunstancia que obliga a realizar el examen comparativo de los signos enfrentados con el máximo rigor, argumentos que se dan en esta sentencia por reproducidos, habida cuenta de la casi identidad de las cuestiones dilucidadas'."

"Sexto.- La segunda parte del motivo único se centra en la "jurisprudencia anterior" de esta Sala sobre las marcas notorias, doctrina jurisprudencial de la que subraya la parte recurrente distintos pasajes de diversas sentencias (especialmente, de las de 5 de julio de 1991 y 29 de septiembre de 1993) a tenor de los cuales la propia notoriedad de una marca precedente "puede contribuir a evitar la confusión" generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un "acusado elemento diferenciador" de ambas.

El análisis de esta parte del motivo debe hacerse a partir de dos premisas, una de hecho y otra de derecho. La primera es que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Sala de instancia, en la sentencia recurrida y en la precedente ya citada, como este mismo Tribunal Supremo (en la sentencia también citada) han afirmado que la marca denominativa "Torres" es notoriamente conocida en el sector de los vinos. La segunda es que el litigio ha de ser resuelto en virtud de la nueva Ley de Marcas, no del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de modo que habrá de estarse a lo que aquélla disponga en relación con este género de marcas, introduciendo las rectificaciones o modulaciones que sean precisas sobre la jurisprudencia precedente.

El artículo 3 de la nueva Ley dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extraregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extraregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

Incluso sin esta protección ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomado carta de naturaleza, esto es, colocándonos en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1988, los preceptos de ésta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal.

Tratándose, en efecto, de productos iguales o similares (vinos y otras bebidas alcohólicas), la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada ("Torres") por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra ("Torres Parés") en cuyo distintivo la Sala de instancia aprecia la ausencia de elementos diferenciadores suficientes.

Consideraciones todas estas que bastan para rechazar esta parte del motivo, sin necesidad de examinar el resto de la argumentación de la sentencia de instancia en torno a la caracterización de la marca Torres, además de notoria, como "renombrada"; caracterización que la Sala territorial lleva a cabo sobre la base del contenido del artículo 13.c) de la Ley 32/1988 para concluir que "Torres Parés" pretende aprovechar, de modo indebido, la reputación de que goza en el sector de los vinos el signo distintivo "Torres" ya registrado. En concreto, la parte recurrente no censura que para la apreciación del "renombre" baste que la marca, según literalmente expresa la Sala de instancia, tenga "[...] desde hace mucho tiempo, un prestigio, derivado de la calidad de los productos que ampara", lo que nos impide hacer más precisiones al respecto."

Quinto

Al segundo de los precedentes citados en la sentencia de instancia se refiere la nuestra de 19 de diciembre de 2003. Mediante ella desestimamos el recurso de casación número 7859/1999 interpuesto por Don Jose Francisco contra la sentencia dictada el 25 de febrero de 1999 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Entidad "Miguel Torres, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorables al registro del nombre comercial 175.007 "Jose Francisco" para un negocio de vinos y de elaboración de vinos espumosos, resoluciones que el tribunal territorial anuló por ser disconformes a Derecho.

Asimismo mediante nuestra sentencia de 2 de junio de 2004 desestimamos el recurso de casación número 7649/2000 interpuesto contra la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2000 por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, había rechazado el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Dª. Magdalena y D. Jose Francisco, Dª. Marí Luz y D. Carlos Alberto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de abril de 1997 denegatoria del registro de la marca mixta número 1.792.997 "Torres Valls", para productos de la clase 33.

Aun podríamos añadir que mediante nuestra sentencia de 19 de febrero de 2003 estimamos el recurso de casación número 4391/1997, análogo al presente, interpuesto entonces por la empresa "Miguel Torres, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1996 que había confirmado las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorables a la inscripción registral de la marca nº 1.500.858 "Torres de Gazate" para productos de la clase 33. En los fundamentos jurídicos de dicha sentencia se reiteran los expuestos en las precedentes para concluir que dicha nueva marca no debió tener acceso al registro, por su incompatibilidad con la marca "Torres" para vinos.

Sexto

Partiendo de estos presupuestos, el recurso de casación debe ser estimado. La Sala de instancia no valora de modo jurídicamente apropiado el renombre de la marca prioritaria ("Torres") y su prestigio general, así como su notoriedad en el sector de los vinos, al contrastar con ella la nueva denominación ("Carlos José") con la que se pretende distinguir vinos espumosos.

En efecto, la Sala territorial se centra especialmente en el análisis de la prohibición inserta en la letra a) del artículo 13.1 de la Ley de Marcas, relativa al registro de nombres, apellidos, seudónimos y similares, cuando lo cierto es que el precepto relevante es el que prohibe el aprovechamiento indebido de la reputación otros de signos ya registrados que, en virtud de sus propios méritos, gocen ya de prestigio o reconocimiento generalizado (artículo 13.1 letra c). Cualquiera que sea la extensión que se pretenda dar al uso del nombre y apellidos propios, no cabe a través de ellos burlar la prohibición inserta en este último precepto.

Al igual que dijimos en la sentencia citada de 19 de diciembre de 2003 al referirnos al nombre comercial "Jose Francisco", es posible que con la utilización del nombre y apellidos propios se pretenda "el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales vinculados a la protección registral de la marca notoria, provocando error en los consumidores por riesgo de asociación", lo que en aquel caso determinó la "declaración de incompatibilidad del nombre comercial 'Jose Francisco' con las marcas 'Miguel Torres' y 'Torres'." Esas mismas consideraciones son trasladables al caso de autos, sin más que sustituir la modalidad del signo distintivo aspirante (entonces nombre comercial, ahora marca) y los concretos términos de la denominación utilizada (entonces "Jose Francisco" y ahora "Carlos José").

La Sala de instancia trata de subrayar la fuerza diferenciadora de la marca "Carlos José" en relación con la prioritaria "Torres". No habría inconveniente en aceptar tal planteamiento en el marco del conocimiento limitado que tiene lugar en los recursos de casación (en los que reiteradamente hemos dicho que procede respetar las apreciaciones de hecho formuladas por los tribunales territoriales) si no fuera porque, en realidad, el contraste así efectuado se realiza desde una perspectiva ajena a la protección registral de las marcas notorias y de las renombradas. La prohibición de que el prestigio de estas últimas sea indebidamente aprovechado por nuevos signos distintivos ha de ser interpretada reforzando su protección registral de modo que el contraste entre las marcas no deje de tener en cuenta la mayor o menor facilidad para su aprovechamiento indebido.

En otro caso, si la comparación de las marcas notorias y renombradas se hiciera sin los matices derivados de la aplicación del artículo 13.1.c) de la Ley de Marcas el resultado final abocaría no sólo a la multiplicidad de marcas fácilmente asociables a aquéllas (para lo que bastaría con destacar alguno de los elementos clave de los nuevos signos) y a la pérdida del prestigio propio conseguido por las marcas prioritarias, con las consecuencias económicas derivadas, sino también a la menor protección de los consumidores que no podrían tener la debida seguridad sobre el origen empresarial de los productos que pretenden adquirir.

Son, pues, plenamente aplicables al presente caso las mismas consideraciones que en los precedentes ya reseñados hemos expuesto sobre la marca "Torres" para vinos y las que pretenden aprovecharse de su renombre y notoriedad para denominar productos vinícolas, consideraciones que debemos reiterar también por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de las mismas normas a situaciones análogas.

Todo ello determina, pues, tanto la estimación del motivo de casación como, una vez casada la sentencia, la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de diciembre de 1997 que finalmente denegó el registro de la marca número 2.023.437, "Carlos José".

Séptimo

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Estimar el recurso de casación número 372/2003 interpuesto por "Miguel Torres, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 16 de octubre de 2002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 854/1998, que casamos.

Segundo

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 854 de 1998 interpuesto por D. Carlos José contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de diciembre de 1997 que, al estimar el recurso ordinario deducido contra la anterior de 20 de mayo de 1997, denegó la concesión de la marca número 2.023.437, "Carlos José" en la clase 33 del Nomenclátor.

Tercero

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados.

VOTO PARTICULAR que formula el Excmo. Sr. Magistrado de esta Sala D. Eduardo Espín Templado a la Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2.005, recaída en el recurso de casación número 372/2.003.

Lamento discrepar de la decisión de la Sala en el presente recurso por las razones que paso a exponer. Debo señalar, antes que nada, que mi discrepancia no es con la doctrina que se aplica en la Sentencia en relación con las marcas notorias y la protección reforzada que la Ley les otorga y que nuestra jurisprudencia, en consonancia con el derecho comunitario, ha reiterado con frecuencia ni, en términos generales, con la interpretación del derecho de marcas que se realiza en ella.

Mi única divergencia se produce con la aplicación de la doctrina al caso concreto en relación con los límites del recurso de casación. Hemos reiterado con suma frecuencia que, de acuerdo con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exclusivamente destinado a verificar la correcta interpretación y aplicación del derecho, no podemos revisar en esta sede casacional los hechos probados ni, en general, las apreciaciones y valoraciones de naturaleza fáctica. Tales apreciaciones corresponden a las Salas de instancia y resultan intangibles en casación cuando vienen expresadas en resoluciones motivadas, razonables y no arbitrarias, y sin incurrir en manifiesto error de hecho.

En el ámbito del derecho de marcas pertenecen a esa categoría de apreciaciones de hechos las decisiones sobre parecido entre marcas, riesgo de confusión y asociación y notoriedad o renombre de la mismas. En efecto, dichas decisiones responden a la valoración de material probatorio o de hecho que corresponde al juicio de instancia, y en las que sólo entramos en un recurso de casación cuando, estimando el mismo, debemos dar respuesta con plenitud de jurisdicción a las cuestiones planteadas en el proceso, según dispone el artículo 95.2.d) de nuestra Ley Jurisdiccional.

Pues bien, en el presente asunto entiendo que la decisión de casar la Sentencia impugnada no se ajusta a dicho criterio, ya que no comparto la afimación que se hace en el fundamento de derecho sexto, según el cual la Sentencia de instancia "no valora de modo jurídicamente apropiado el renombre de la marca prioritaria ("Torres") y su prestigio general, así como su notoriedad en el sector de los vinos, al contrastar con ella la nueva denominación ("Carlos José") con la que se pretende distinguir vinos espumosos".

Por el contrario, entiendo que la Sala de instancia ha valorado el parecido entre las marcas que pudiera conducir a confusión o asociación, ha tenido en cuenta la notoriedad de la marca prioritaria y, pese a esta circunstancia, ha apreciado en resolución razonable, no arbitraria y respecto a la que no se le puede achacar incurrir en error notorio, que no existe posibilidad de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas. A este respecto y si bien la Sentencia de instancia se refiere con más detenimiento a la interpretación del artículo 13.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), la referencia expresa a la notoriedad de la marca oponente en el fundamento de derecho segundo evidencia con toda claridad que la Sala de instancia ha tenido presente asimismo el mandato del artículo 13.c) del citado cuerpo legal.

No puede dejar de advertirse en relación con las numerosas sentencias que esta Sala ha dictado en relación con el denominativo "Torres", que en la inmensa mayoría de los casos el recurso de casación ha sido desestimado por no haber incurrido la Sentencia de instancia en errores de derecho, sin que entrase esta Sala, en consecuencia, en la apreciación del parecido entre marcas o en la eficacia obstativa de la marca prioritaria. Pese a la relatividad de los precedentes en este ámbito, a la que nos hemos referido con frecuencia, no deja de ser ilustrativo un rápido examen de los supuestos que han versado sobre el denominativo "Torres" en vinos. Así, todos los recursos interpuestos por diversos solicitantes de marcas contra la denegación de las mismas por haberse opuesto la misma marca prioritaria que se ha aducido en el caso de autos (nº 130.955 "Torres" y, en ocasiones, otras marcas propiedad de Miguel Torres, S.A., como "La Torre" o "Miguel Torres") han sido desestimados (Sentencias de 6 de junio de 2.001, de 19 de diciembre de 2.003, y de 2 y 6 de junio de 2.004 respecto a la solicitud de "Torres Valls"; de 13 y 21 de junio de 2.002 sobre la de "Torres Parés", y la de 3 de febrero de 2.004 sobre la de "Torres Vellisca"). En sentido contrario, los tres casos de recursos interpuestos por Miguel Torres, S.A., contra la concesión de otras marcas que incluían el término "Torres", han sufrido un destino dispar. Así, en dos supuestos han sido igualmente desestimados, quedando respetadas las correspondientes valoraciones de instancia que entendieron que las denominaciones "Torres Prunera" y "Vins Torras" no causaban riesgo de confusión o asociación con las marcas prioritarias opuestas, pese a su notoriedad (Sentencias de 20 de diciembre de 2.001 -RC 5.958/1.994- y de 3 de octubre de 2.003 -RC 1.313/1.998-, respectivamente). De éstas es de especial interés por su analogía con el supuesto presente la Sentencia sobre la marca "Torres Prunera".

Tan sólo en un caso esta Sala estimó el recurso de casación interpuesto por Miguel Torres, S.A., en el que, al resolver el pleito de instancia se declaró que la marca "Torres de Gazate" causaba riesgo de confusión con la marca "Torres" (Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391/1.997-). Sin embargo, no puede dejar de indicarse que en este supuesto había una poderosa razón para casar la Sentencia de instancia, puesto que aplicaba de forma manifiestamente errónea el artículo 13.c) de la Ley de Marcas en relación con la debida protección de las marcas notorias, ya que se argumentaba en ella que la propia notoriedad de la marca prioritaria le protegía del riesgo de asociación. Esto supondría -como hemos tenido ocasión de advertir con frecuencia- un efecto perverso de la notoriedad de una marca, notoriedad tomada en consideración no para reforzar su protección sino para atenuarla. Pues bien, frente a lo que sucede en este único precedente, en el caso de autos no puede advertirse a juicio de quien subscribe ninguna razón jurídica que permita la casación de la Sentencia recurrida, puesto que, como ya se ha indicado, la Sala de instancia valora en sentido adecuado la notoriedad de la marca prioritaria, pero entiende que la marca solicitada ("Carlos José") goza de suficiente distintividad como para impedir su asociación con aquélla ("Torres") y el indebido aprovechamiento de su prestigio.

La estimación del recurso en este supuesto implica el riesgo, en la práctica, de que sea cual sea el efecto distintivo global de cualquier marca que incorpore el término Torres en el sector de las bebidas alcoholicas o de los vinos, la presencia de dicho término suponga el rechazo de la marca, término que quedaría así en el futuro prácticamente reservado a las marcas de Miguel Torres, S.A. Y esta circunstancia parece excesiva para la protección de la marca notoria opuesta ("Torres") y contradictoria con la realidad del mercado del sector en el que conviven vinos que utilizan dicho término sin causar confusión al consumidor respecto a la referida marca notoria.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, con su Voto Particular, por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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