STS 692/2008, 17 de Julio de 2008

1.- El Procurador D. Alfonso Bartau Rojas, en nombre y representación de la entidad "Ariete, S.p.A.", interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Bilbao, siendo parte demandada la entidad Electrodomésticos Solac, S.A., alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "formulando las declaraciones y condenas que se concretan a continuación: 1.- La declaración de que el aparato electrodomésticos pasapurés como el que se ha acompañado a la presente demanda, procedente de la entidad demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A., viene comprendido en el objeto de la Patente europea nº 0 721 757, de la que es titular la actora ARIETE, S.p.A. 2.- La declaración de que la fabricación y comercialización por la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A. de los aparatos electrodomésticos a que se refiere el anterior pedimento 1, supone lesión e infracción de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora ARIETE S.p.A. de la inscripción de la Patente europea nº 0 721 757. 3.- La condena a la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A. a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar y vender los aparatos electrodomésticos objeto de la presente demanda a que se refieren los anteriores pedimentos y, en general, cualesquiera otros que vengan comprendidos dentro del objeto de la Patente europea nº 0 721 757. 4.- La condena a la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC S.A. a abonar a la actora ARIETE S.p.A. en concepto de reparación por los perjuicios irrogados a esta última, hasta que gane firmeza la sentencia que se dicte en el pleito, por la infracción a que se refiere el anterior pedimento 2, la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios, en los periodos de prueba y de ejecución de sentencia, sobre las bases que se han consignado en la presente demanda. 5.- La atribución en propiedad a la actora ARIETE, S.p.A. previo su embargo, de los aparatos electrodomésticos y elementos componentes de los mismos producidos por la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A. con violación del derecho de aquélla, que se hallen en poder de dicha demandada, así como de los moldes, matrices y demás material que sólo sirvan para la fabricación de tales aparatos y elementos componentes de los mismos. 6.- La condena a la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A. al pago de las costas del presente juicio.".

2. - El Procurador D. Rafael Eguidazu Buerba, en nombre y representación de la entidad "Electrodomésticos Solac, S.A.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimatoria de la demanda y absuelva a esta parte de los pedimentos que la misma articula, con expresa imposición en costas a la actora.

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Uno de Bilbao, se dictó Sentencia con fecha 21 de diciembre de 1.999, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Bartau Rojas en nombre y representación de ARIETE S.P.A. contra ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A. debo declarar y declaro: 1.- Que el aparato electrodoméstico pasapurés de la entidad demandada y que se ha acompañado a la demanda viene comprendido en el objeto de la Patente europea nº 0 721 757 de la que es titular la actora. 2.- Que la fabricación y comercialización por la demandada de los aparatos electrodomésticos a que se refiere el anterior punto supone lesión e infracción de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora de la inscripción de la Patente europea nº 0 721 757. Asimismo debo condenar y condeno a la citada demandada: 1.- A abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar y vender los aparatos electrodomésticos objeto de la presente demanda a que se refieren los anteriores puntos y, en general, cualesquiera otros que vengan comprendidos dentro del objeto de la Patente europea nº 0 721 757. 2.- A abonar a la actora los daños y perjuicios irrogados a ésta, hasta la firmeza de esta sentencia, que se determinaran en ejecución de sentencia. Por último, establezco la atribución en propiedad a la actora ARIETE S.P.A., previo su embargo, de los electrodomésticos y elementos componentes de los mismos producidos por la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A. con violación del derecho de aquélla, que se hallen en poder de dicha demandada, así como de los moldes, matrices y demás material que sólo sirvan para la fabricación de tales aparatos y elementos componentes de los mismos. Todo ello, con expresa imposición a la demandada de las costas causadas en esta instancia.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Electrodomésticos Solac, S.A., la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, dictó Sentencia con fecha 21 de marzo de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Ariete, S.p.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de los de Bilbao, con fecha de 21 de diciembre de 1.999, en los autos de juicio de menor cuantía 687/98, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia apelada en el único sentido: 1º) de absolver a la parte demandada de la pretensión contenida en el punto 4 del suplico de la demanda interpuesto y 2º) de no verificar expresa condena en costas, confirmándola en lo demás, y todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en las costas de esta alzada.".

La anterior Sentencia fue aclarada por Auto de fecha 10 de abril de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "Declaramos haber lugar a aclarar la sentencia dictada en el sentido de que la mención hecha en el fallo por error a Ariete S.p.A. se debe entender referida a Electrodomésticos Solac, S.A.".

El Procurador D. Alfonso José Bartau Rojas, en nombre y representación de la entidad Ariete, S.p.A., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, de fecha 21 de marzo de 2.001, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: UNICO.- Se alega infracción de los arts. 63. b), 64.1, 66.1 y 2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo sobre Patentes y art. 24 de la Constitución.

Por Providencia de fecha 31 de mayo de 2.001, se tuvo por interpuesto recurso de casación por la representación de la entidad "Ariete, S.p.A.", en el plazo señalado, acordándose remitir las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, se personaron el Procurador D. Felipe Juanas Blanco, en representación de la entidad ARIETE, S.p.A. y la Procurador Dª. Mª. del Carmen Ortíz Cornago, en nombre de la entidad Electrodomésticos Solac, S.A.

Con fecha 28 de diciembre de 2.004, se dictó Auto por esta Sala Primera del Tribunal Supremo, admitiendo el recurso de casación interpuesto por la entidad ARIETE, S.p.A., respecto la Sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 2.001, por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta.

Por la Procuradora Dª. María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre de la entidad Electrodomésticos Solac, S.A., presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 26 de junio de 2.008, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del recurso de casación, al que ha quedado reducido el debate de la litis sobre propiedad industrial y concretamente sobre violación del derecho de patente, versa únicamente sobre la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios y, en particular, acerca de si la normativa legal en la materia establece, y la doctrina jurisprudencial reconoce, una presunción legal de existencia del daño por el hecho de la mera violación del derecho de patente ajeno, de modo que no es necesaria la prueba sobre la realidad de los daños y perjuicios.

Por la entidad mercantil ARIETE S.P.A. se dedujo demanda contra ELECTRODOMESTICOS SOLAC S.A. en la que formula diversas pretensiones, con fundamento fáctico en que la actora es titular de patente europea núm. 0721757 cuyo objeto es una "trituradora para vegetales motorizada" (solicitada el 3 de enero de 1.996, concedida el 3 de diciembre de 1.997, debidamente validada en España, habiéndose publicado su concesión en el BO de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 1.998), y que la demandada ha infringido los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora de la inscripción de dicha patente mediante el lanzamiento al mercado de un aparato electrodoméstico denominado "batidora + pasapuré" modelo 435, comprendido dentro de la esencialidad de la patente de la actora, y con fundamento jurídico en la normativa de los arts. 2, 58, 63, 64, 66, 67 y 87 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1.973 y ratificado por España (BOE 30 de septiembre de 1.986), art. 4 del RD 2424/1.986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación de dicho Convenio, y arts. 50, 55, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley 11/1.986, de 20 de mayo, sobre Patentes y Modelos de Utilidad.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Bilbao el 21 de diciembre de 1.999, en los autos de juicio de menor cuantía número 687 de 1.998, estima la demanda de ARIETE S.P.A., y declara: 1.- Que el aparato electrodoméstico pasapurés de la entidad demandada y que se ha acompañado a la demanda viene comprendido en el objeto de la Patente europea nº 0721757 de la que es titular la actora. 2.- Que la fabricación y comercialización por la demandada de los aparatos electrodomésticos a que se refiere el anterior punto supone lesión e infracción de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora de la inscripción de la Patente europea nº 0721757. Condena a la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A.: 1.- A abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar y vender los aparatos electrodomésticos objeto de la presente demanda a que se refieren los anteriores puntos y, en general, cualesquiera otros que vengan comprendidos dentro del objeto de la Patente europea nº 0721757. 2.- A abonar a la actora los daños y perjuicios irrogados a ésta, hasta la firmeza de esta sentencia, que se determinaran en ejecución de sentencia. Finalmente establece la atribución en propiedad a la actora ARIETE S.P.A., previo su embargo, de los electrodomésticos y elementos componentes de los mismos producidos por la demandada ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A. con violación del derecho de aquélla, que se hallen en poder de dicha demandada, así como de los moldes, matrices y demás material que sólo sirvan para la fabricación de tales aparatos y elementos componentes de los mismos. La sentencia sienta que la patente de la actora representa una novedad con nivel inventivo y no resulta del estado de la técnica existente en el momento de su solicitud de una manera evidente para un experto en la materia, es decir cumple los requisitos establecido en los arts. 4.1, 6.1 y 2 y 8.1 de la LP, y aunque estima que existen algunas diferencias con el aparato de la demandada, las mismas no afectan a la reivindicación de la actora, es decir, a las características esenciales o de fundamento del objeto de la patente. Por todo lo que afirma la demandada ha infringido los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora de la inscripción de su patente.

La Sentencia dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bilbao el 21 de marzo de 2.001, en el Rollo número 117 de 2.000, estima parcialmente el recurso de apelación de Electrodomésticos Solac, S.A. (por Auto de aclaración de 10 de abril se subsana el "lapsus calami" de mencionar a Ariete S.P.A.) y se revoca la resolución recurrida en el único sentido: 1º) De absolver a la parte demandada de la pretensión contenida en el punto 4 del suplico de la demanda interpuesta -relativo a la reparación de perjuicios-; y 2º) De no verificar expresa condena en costas, confirmándola en lo demás.

Contra dicha resolución de la Audiencia se interpuso por la entidad mercantil ARIETE S.p.A. recurso de casación articulado en un único motivo en el que se denuncia la infracción de los arts. 63.b), 64.1 y 66.1 y 2 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, sobre Patentes y del art. 24 de la Constitución.

Con carácter previo debe examinarse la alegación de la parte recurrida relativa a que concurre la causa de inadmisión del recurso (no rechazada con anterioridad por el Tribunal) de no exceder la cuantía del proceso de la suma de veinticinco millones de pesetas como límite mínimo en el art. 477.2.2º LEC para acceder a la casación por haberse tramitado el asunto como de cuantía indeterminada. La petición de inadmisión se desestima porque, si bien no hay óbice a su análisis porque el tema no se debatió con anterioridad (art. 485, párrafo segundo, LEC ), sin embargo la solicitud carece de consistencia porque, a pesar de que el Auto de admisión de 28 de diciembre de 2.004 no lo diga expresamente, el presupuesto de recurribilidad no es el del art. 477.2,2º LEC, sino el del art. 477.2.3º (interés casacional) en relación con los arts. 477.3, por infracción de doctrina jurisprudencial, y 249.4º (propiedad industrial), todos ellos de la LEC, y el criterio interpretativo adoptado al respecto por esta Sala 1ª TS.

En el único motivo del recurso de casación se denuncia infracción de los arts. 63.b), 64.1, 66.1 y 2 de la Ley 11/1.986 de 20 de marzo sobre Patentes ; del art. 24 de la Constitución; y de la doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 15 de julio de 1.994, 2 de octubre de 1.997, 27 de julio de 1.998, 18 de febrero de 1.999 y 20 de julio de 1.999.

A través del recurso se pretende combatir la denegación por la Sentencia recurrida del resarcimiento de daños y perjuicios del punto 4 del suplico de la demanda. Se solicitaba en el mismo "la condena de la demandada Electrodomésticos Solac S.A. a abonar a la actora Ariete S.p.A., en concepto de reparación por los perjuicios irrogados a esta última, hasta que gane firmeza la sentencia que se dicte en el pleito, por la infracción a que se refiere el anterior pedimento 2, la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios, en los periodos de prueba y de ejecución de sentencia, sobre las bases que se han consignado en la presente demanda". La solicitud se estimó por la Sentencia del Juzgado razonando que "en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, siendo indiscutible su generación, pero no pudiéndose concretar en este momento por falta de elementos suficientes para determinación cuantitativa precisa, habrá de dejarse para ejecución de sentencia". La sentencia de la Audiencia revoca el pronunciamiento condenatorio con base fundamentalmente en que habiendo optado la actora por el criterio de valoración del lucro cesante de la letra a) del número segundo del art. 66 LP, y correspondiéndole la carga de la prueba del beneficio que previsiblemente habría obtenido de no haber existido la competencia de la demandada, nada ha acreditado, ni intentado acreditar; a lo que añade dos consideraciones relativas a la inaplicabilidad al caso de la doctrina "ex re ipsa" y a la inexistencia de fijación de bases en la demanda, por cuanto sólo se alude en el fundamento XI de ésta a que la "indemnización deberá fijarse, en cuanto al lucro cesante o ganancia dejada de percibir, en base a los beneficios que la actora habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada, si no hubiera existido la competencia de la demandada, ello de acuerdo con lo previsto en el art. 66.2,a) LP ".

La pluralidad de alegaciones efectuadas en el motivo, algunas de las cuales no pasan de ser consideraciones de "lege ferenda" u oportunidad legislativa, pero sin consistencia argumentativa en la perspectiva de la "lege data", no pueden ser estimadas por las razones siguientes:

1. La Sentencia recurrida no infringe el art. 63.b) de la Ley de Patentes, con arreglo al que "el titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar.... la indemnización de los daños y perjuicios sufridos", por la sencilla razón de que no deniega la posibilidad de tal derecho, sino que simplemente exige la prueba de su concurrencia.

2. La Sentencia recurrida no infringe el art. 64.1 LP, en el que se establece que "quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados", por la sencilla razón de que este precepto no establece una presunción legal de existencia del daño, ni "iuris et de iure", ni "iuris tantum", dado que la expresión "en todo caso" se refiere a la responsabilidad objetiva, es decir al criterio de imputación de la responsabilidad, que, a diferencia de los restantes supuestos de explotación, distintos de los mencionados (que son fabricación, importación de objetos o utilización del procedimiento), no es preciso, para que opere la responsabilidad, el requirimiento para que se cese en la violación, o culpa o negligencia, tal y como se deduce del texto del apartado 2, en relación con el 1, del propio artículo 64 LP.

3. La Sentencia recurrida tampoco infringe el art. 66.1 y 2 de la LP. El apartado 1 dispone que "la indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho". Obviamente, el precepto no ha sido desconocido por el juzgador "a quo" porque éste lo único que dice es que resulta preciso probar tanto el daño emergente como el lucro cesante, con independencia de si el concepto de "pérdida por disminución de las ventas" es incardinable en uno u otro supuesto (según se polemiza en la resolución impugnada), sin que del texto de la norma quepa deducir una presunción de existencia del daño en todo caso, sin necesidad de acreditamento. Por otro lado, el art. 66.2 LP establece que "la ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor; b)...".Pues bien, de dicho precepto, por cuyo sistema de indemnización optó la entidad demandante, no resulta la falta de necesidad de prueba de la existencia o producción del perjuicio, ni en absoluto conduce a tal conclusión la expresión "previsiblemente" recogida en la norma.

Por consiguiente, no existe conculcación de tales preceptos, ni aisladamente, ni en su conjunto, ni permiten una interpretación diferente las consideraciones que se hacen en el motivo respecto a los arts. 59.1 LP, sobre protección provisional de la patente, y 134 y 137 en materia de medidas cautelares; y sin que proceda entrar en el análisis de las cuestiones que suscitan los preceptos de las letras b) y c) del art. 66.2 porque, aunque pueden suscitar (concretamente el último) consideraciones diferentes a las del caso, no han sido aplicados, ni son aplicables.

Por lo que respecta a la doctrina jurisprudencial en la materia tampoco ha sido desconocida, porque, aunque existen algunas resoluciones de este Tribunal que pueden servir de apoyo a la postura que aduce el recurrente, no se corresponde, sin embargo, con el criterio general mayoritario mantenido por las Sentencias de esta Sala.

La doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ("an") como su importe ("quantum"), si bien, de conformidad con la previsión del art. 360 LEC 1881 [aplicable al caso], en tanto la realidad del daño habrá de probarse en todo caso en el juicio declarativo, en cambio, las bases de fijación y/o la cuantificación cabe diferirlas a ejecución de sentencia cuando la prueba no haya podido tener lugar en el proceso de declaración. Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de febrero y 19 de junio de 2.000, 29 de marzo de 2.001 y 23 de marzo de 2.007.

La doctrina expuesta es también aplicable [con ocasión del caso] en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2.000; 15 de octubre de 2.001; 3 de febrero, 23 y 29 de septiembre de 2.003), pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2.000 y 25 de octubre de 2.002. La aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones -SS., entre otras, 23 de febrero de 1.999, 21 de noviembre de 2.000, 10 de octubre de 2.001, 3 de febrero de 2.004 -, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005 ), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" (SS. 29 de septiembre de 2.003 y 3 de marzo de 2.004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.

En resumen, una cosa es que la situación del caso revela la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. La apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia.

Lo expuesto no se desvirtúa por las Sentencias alegadas en el recurso, porque, aparte de que de las mismas no cabe deducir un criterio unitario (unas se refieren a la determinación del "quantum", o a la valoración de bienes inmateriales, otras contienen soluciones para los casos que se enjuician), en cualquier caso, como ya se ha dicho, no hay una doctrina jurisprudencial que permita fundamentar una presunción legal de existencia del daño en todo caso de violación de una patente.

Por otra parte debe señalarse que tampoco, aún declarada la existencia del daño, cabe diferir para ejecución su cuantificación sin justificar que la misma no ha podido tener lugar en el proceso declarativo. No tiene sentido hablar de "probatio diabolica" cuando la situación en que se encontraría el juez de la ejecución es, cuando menos, la misma que la del tribunal que conoce del proceso de declaración, y asimismo carece de sentido hablar de situación de indefensión, con perspectiva de infracción del art. 24 CE, cuando la parte pudo proponer y practicar todas las pruebas precisas sobre los extremos que con minuciosidad se exponen en la sentencia recurrida, siendo por lo demás más conforme a la bilateralidad del derecho a la tutela judicial efectiva que la cuantificación se realice, cuando ello es posible, en el proceso de declaración, por razones de economía procesal y de facilitar al litigante condenado la posibilidad del cumplimiento voluntario, evitando la agravación económica que supone el proceso de ejecución.

La desestimación del único motivo del recurso, conlleva la de éste y la confirmación de la resolución recurrida, de acuerdo con lo establecido en el art. 487.3 "a contrario sensu" LEC. En cuanto a las costas del recurso no se hace especial imposición al ser razonable su planteamiento por existir algunas resoluciones de esta Sala, incluso recientes, que explican la interposición, lo que debe valorarse como "serias dudas de derecho", de conformidad con lo establecido en el art. 394.1 al que se remite el 398.1, ambos de la LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español