El origen común de los derechos de propiedad industrial

AutorJosé Massaguer
  1. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

    1. Cuestión previa

      En dos supuestos relativos al ejercicio de un derecho de propiedad industrial para impedir importaciones concurre la circunstancia de que el derecho nacional ejercitado posee el mismo origen que el derecho que protege al producto en cuestión en el Estado miembro del que procede. De un lado, cuando la prohibición es interpuesta por un causahabiente del titular originario frente a una importación de productos procedentes de otro país, donde el derecho ejercitado corresponde al propio titular originario o a otro causahabiente suyo. De otro, cuando la prohibición es interpuesta por un titular no originario, pero que tampoco trae causa del titular originario, contra importaciones procedentes de otro país, donde el derecho ejercitado corresponde al propio titular originario o a otro causahabiente suyo, dándose la circunstancia de que en algún momento la titularidad fue común.

      El primer supuesto fue sometido al Tribunal en los casos «Grundig / Consten», «Sirena», «Tepea»(197) y «Semillas de maíz»(198). En todos ellos, el origen común del derecho ejercitado y del derecho vigente en el Estado de procedencia no desempeñó papel alguno en la decisión del Tribunal. Esta se fundó en el examen de los resultados del contrato de adquisición del correspondiente derecho de propiedad industrial según las disposiciones del art. 85 TCEE. El fallo fue presidido, en unos casos, por el criterio de la diferenciación entre existencia y ejercicio (en «Grundig/Consten» -parcialmente- y en «Sirena»)(199) y, en otros, por el criterio de la protección territorial absoluta (en «Grundig/Consten» -parcialmente-, «Tepea» y «Semillas de maíz»)(200).

      El segundo supuesto sólo ha sido contemplado por el Tribunal con ocasión de la sentencia «Hag». En ésta, el criterio determinante es precisamente el origen común de los derechos, afirmándose -como veremos- que, concurriendo este hecho, la prohibición de importaciones es contraria a las normas sobre libre circulación de mercancías. Es, pues, un criterio que adquiere su sentido en el marco de los arts. 30 y ss. TCEE.

    2. La sentencia «Hag»(201)

      1. Los antecedentes

        La sentencia del Tribunal de 3 de julio de 1974, caso 192/73, también puso fin a un procedimiento según el art. 177 TCEE, sobre interpretación prejudicial del Tratado, esta vez iniciado a instancia del Tribunal d'Arrondissement de Luxemburgo mediante sentencia de 14 de noviembre de 1973, teniendo como supuesto de hecho el siguiente:

        1. La sociedad alemana Hag AG (en adelante, Hag) fue la primera titular de una patente sobre un procedimiento para la fabricación de café descafeinado. Para este café, Hag inscribió marcas en Alemania (1907), Bélgica y Luxemburgo (1908), cuya parte esencial se hallaba integrada por la expresión «Hag». Por medio de registro internacional, según las normas del acuerdo de Madrid, la marca «Hag» fue protegida en 1925 en todos los Estados firmantes de este acuerdo, entre ellos también en Bélgica y Luxemburgo.

        2. En 1927, Hag creó una sociedad filial en Bélgica, Café Hag SA (en adelante Hag Bélgica). En 1935, las marcas belgas y luxemburguesas de Hag fueron cedidas a la filial Hag Bélgica.

        3. En base a una disposición legal belga de 23 de agosto de 1944, la totalidad del capital social de Hag Bélgica fue confiscada como patrimonio enemigo y, posteriormente, en base al art. 6 del Acta final de la Conferencia de París, de 1946 sobre reparaciones de guerra y a la Ley belga de 30 de marzo de 1948, enajenada a la familia van Oevelen.

        4. En 1971, Hag Bélgica -sin transmitir su empresa- cedió las marcas Hag para Bélgica y Luxemburgo a la sociedad van Zuylen Freres. Esta no fabrica café descafeinado, sino que lo compra a Hag Bélgica y lo distribuye, no directamente a los consumidores, sino a través de los revendedores.

        5. En 1972, Hag, que vendía su café en Bélgica bajo la marca «Decofa», empezó a suministrar a los minoristas luxemburgueses utilizando su marca alemana «Hag». A ello respondió la sociedad van Zuylen Freres presentando una demanda por infracción de marca ante el Tribunal d'Arrondissement de Luxemburgo.

        También ante este Tribunal, un comerciante alemán solicitó autorización para intervenir en el procedimiento iniciado por van Zuylen Freres, con el objetivo de defender su derecho a exportar hacia Luxemburgo productos comprados en la RFA a Hag.

        El Tribunal no admitió esta intervención, pero mediante sentencia de 14 de noviembre de 1973 planteó las siguientes cuestiones al Tribunal: a) ¿actúan el art. 85 y/o las disposiciones sobre la libre circulación de mercancías dentro de la CEE, como los arts. 5, 30 y siguientes y especialmente el art. 36 TCEE de modo que permiten al titular de una marca derivada de un Estado A miembro de la Comunidad, en base a su derecho de marca, oponerse a la importación hacia el Estado A de mercancías realizadas por el primer titular de la misma marca en otro Estado miembro B, también cuando las mercancías importadas procedentes del Estado miembro B están distinguidas con la misma marca que las mercancías del Estado A y está probado que:

        - la marca en cuestión ha sido transmitida por el primer titular en el Estado B, en base a acuerdos anteriores a la entrada en vigor del Tratado, a una sociedad filial fundada por él en el Estado A;

        - esta sociedad filial fue confiscada por la administración pública del Estado A y, conjuntamente con las marcas, transferido a un tercero;

        - este tercero, por su parte, ha transmitido la marca posteriormente a su actual titular en el Estado A;

        - entre el titular de la marca derivada y el titular de la marca original en los Estados A y B no existe ningún tipo de vinculación jurídica, financiera, técnica o económica?;

      2. ¿puede responderse a la pregunta anterior del mismo modo cuando la venta de las mercancías en el Estado A sucede, no a través del titular de la marca originaria, sino a través de un tercero, como un importador, que ha adquirido las mercancías en el Estado B del titular originario de la marca, de una forma jurídicamente inobjetable?

        La característica esencial de este supuesto de hecho reside en que el titular originario de las marcas en cuestión fue uno solo (Hag); en que entre este titular y su primer sucesor en Bélgica y Luxemburgo existieron relaciones económicas y jurídicas; y en que el actual titular de la marca no trae causa ni guarda relación directa o indirecta con el titular originario o con el primer sucesor. En definitiva, ambas marcas (la del titular originario en la RFA y la del titular en Bélgica y Luxemburgo) pueden ser consideradas como independientes. Por ello, ejercitando las facultades conferidas por una de estas marcas, se pretende impedir la importación de mercancías lícitamente producidas y distinguidas con la misma marca en el territorio de otro Estado miembro. De ahí que en este caso no se trate de hacer valer la facultad de exclusión conferida por la marca nacional frente a una importación paralela o frente a una venta directa, ya que las mercancías no son anteriormente comercializadas en el Estado de exportación por el titular nacional o por tercero con su autorización, ni son fabricadas en él por quien se halla legitimado para ello mediante contrato de cesión o licencia otorgado por el titular nacional; se trata de una simple infracción del derecho nacional de marca(202), llevada a cabo por quien carece de relación tanto con el titular como con la marca nacional.

        La proximidad con el supuesto de hecho de la sentencia «Sirena» se reduce a la existencia de un contrato de cesión entre el titular original y su filial belga. La presencia de dicho contrato motivó que Hag fundara sus alegaciones en la doctrina sentada en este caso, solicitando que la cesión habida en 1935 entre Hag y Hag Bélgica fuere considerada contraria al art. 85,1 TCEE, en tanto en cuanto en ella se basaba la legitimación de van Zuylen Fréres para oponerse a la importación.

      3. La doctrina de la sentencia

        Una vez establecidos los términos de la cuestión planteada por el tribunal luxemburgués, resaltando el origen común de las marcas en cuestión, el Tribunal centra su atención en la cesión de marca efectuada en 1937 entre la sociedad matriz Hag y su filial belga Hag Bélgica; en el hecho de que Hag Bélgica resultó independiente como consecuencia de un acto de soberanía del Estado belga; y en la constatación, afirmada por el tribunal luxemburgués, de la inexistencia de relación jurídica, financiera o económica entre Hag y van Zuylen Fréres. En base a ello, el Tribunal considera que el art. 85 TCEE no resulta de aplicación al caso, por lo que la contestación a las cuestiones planteadas deberá realizarse sólo en atención a las disposiciones sobre libre circulación de mercancías (203).

        Ya en este contexto, el Tribunal pone en conexión los arts. 30 y 36 TCEE, el primero como portador de una prohibición y el segundo como portador de una excepción a dicha prohibición. Del tenor del art. 36 TCEE, en especial de su segunda frase, además, deriva que «en realidad, el Tratado no afecta a la existencia de los derechos de propiedad industrial otorgados por la legislación de un Estado miembro, pero el ejercicio de estos derechos, según las circunstancias, puede ser perfectamente afectado por las prohibiciones del Tratado»(204).

        En este caso, la diferencia entre existencia y ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial sirve al Tribunal para fundar el carácter relativo de la excepción contenida en el art. 36 TCEE, diciendo que «como excepción de uno de los principios básicos del Mercado Común, el art. 36 sólo permite restricciones de la libre circulación en cuanto están justificadas para la salvaguardia de los derechos que integran el objeto específico de esta propiedad»(205), lo cual referido al ejercicio del derecho de marca, se traduce en que el mismo resulta justificado «cuando ocurre para proteger al titular legítimo de una marca ante una usurpación por parte...

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