Resoluciones de la OAMI y sentencias del Tribunal de Primera Instancia en materia de marcas comunitarias

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Esta subsección ha sido elaborada en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (IDIUS) por los Profs. Drs. ÁNGEL GARCÍA VIDAL y MARÍA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, bajo la dirección del Prof. Dr. MANUEL BOTANA AGRÁ.

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A Resoluciones de la OAMI
I Relación cronológica y extracto
a) De la División de Oposición

RESOLUCIÓN NÚMERO 333/2002, DE 18 DE FEBRERO DE 2002

A tenor de lo previsto en los artículos 42 y 8.2 del RMC, la exigencia y vigencia de una marca anterior en cualquier Estado miembro es suficiente para oponerse al registro de una solicitud comunitaria. En consecuencia, la prueba de la existencia y vigencia de las marcas anteriores que se identifican como base de la oposición es esencial. La prueba ha de ser Hable y actualizada, requiriéndose una certificación de la administración nacional competente.

Vid. infra por extenso.

b) De las Salas de Recurso

RESOLUCIÓN DE LA TERCERA SALA DE RECURSO DE 23 DE ENERO DE 2002

La existencia de un riesgo de confusión en la mente del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión, debiéndose entender por consumidor medio el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perpicaz.

En el sector vinícola es frecuente usar nombres patronímicos como marcas, y el consumidor, al encontrarse con una marca en una botella, tenderá a considerarla como un apellido, sin atribuirle necesariamente un significado semántico particular. Por ello la diferencia conceptual entre los signos no puede influir en la apreciación de la similitud global de los signos.

Vid. infra por extenso.

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RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE RECURSO DE 4 DE FEBRERO DE 2002

Aunque el artículo 74.1 del RMC limite el examen por parte de la Sala a los

hechos, pruebas y alegaciones

presentados por las partes, ello no implica que la Sala deba cerrar los ojos ante lo evidente. No es preciso aportar muchas pruebas para acreditar aseveraciones cuya veracidad es aceptada universalmente. La Sala opina que las pruebas presentadas junto con el escrito de oposición son más que sufícientes para probar el hecho de que Aspirin es una marca sumamente notoria. Por consiguiente, la resolución impugnada adolece del error de no haber tenido en cuenta la reputación de la marca anterior a la hora de comparar los dos signos en litigio y debe, por lo tanto, anularse.

Vid. infra por extenso.

RESOLUCIÓN DE LA CUARTA SALA DE RECURSO DE 21 DE FEBRERO DE 2002

Artículo 7.1./) RMC: Prohibición de registrar marcas comunitarias contrarias al orden público o las buenas costumbres. A la hora de aplicar esta prohibición hay que atenerse al signo en sí. Es irrelevante, por tanto, que el solicitante no pueda usar la marca en un país miembro por no contar con licencia para prestar los correspondientes servicios distinguidos con la marca.

Vid. infra por extenso.

RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE RECURSO DE 6 DE MARZO DE 2002

Restitutio in integrum: Para invocar el artículo 78 RMC el representante ha de demostrar que cuenta con un sistema de trabajo que excluye en general la pérdida de derechos como consecuencia del incumplimiento de un plazo.

Vid. infra por extenso.

c) De la División de Anulación

RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002

El término «manzanilla» es una denominación de origen reconocida para vinos, de conformidad con la legislación europea y española. No sólo no cabe usar la denominación de origen para vinos que no procedan del origen protegido por la denominación, sino que no puede incluirse como parte integrantePage 855 de una marca una denominación de origen para vinos de distinto origen, como establece el artículo 7.1/) del RMC.

Vid. infra por extenso.

II Resoluciones reproducidas por extenso
a) De la División de Oposición

RESOLUCIÓN NÚMERO 333/2002, DE 18 DE FEBRERO DE 2002

Sobre el fondo

Decisión número EX-96-3 del Presidente de la Oficina

El oponente acompañó a su formulario de oposición una fotocopia del título renovación de la marca española número 824.197 que fue expedido por la fitina Española de Patentes y Marcas el 14 de abril de 1998. En su contestación, el solicitante rechaza la validez formal de esta fotocopia. | El solicitante hace referencia a la Decisión número EX-96-3 del Presidente de i Oficina, según la cual: «Cuando se presente una fotocopia de un documento iriginal... Deberá ir acompañada por una declaración del solicitane o de su repreentante en la que se especifique que la información contenida en la fotocopia eneja la realidad del registro vigente en el momento de presentarse la fotocopia, excepto cuando el documento original haya sido expedido dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se presentó la fotocopia». Habiéndose aportado únicamente por el oponente una simple fotocopia de un documento pretendidamente oficial, expedido mucho antes de los seis meses anteriores a la esentación de la oposición y no yendo acompañada de declaración alguna que ¡tifique, no ya ser una copia fiel al original, sino que los datos contenidos : ella seguían siendo plenamente vigentes en aquel momento, el solicitante chaza reiteradamente la validez formal de la reiteradamente fotocopia, como emento suficientemente probatorio de los pretendidos derechos del oponente. En su contestación, el oponente considera que dicho documento es perfec-nente válido, dado que es una «copia» del título de renovación de la marca añola número 824.197, el cual fue debidamente emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y firmado por la autoridad competente, esto es, el Director del Departamento de signos distintivos de dicha Oficina, lo cual implica ue tiene una duración de diez años, estando actualmente en pleno vigor. (Énfasis añadido por el examinador).

Asimismo, el oponente discrepa sobre la aplicabilidad de la Decisión número £-96-3 del Presidente de la Oficina, alegada por el oponente, dado que la na es de aplicación a efectos del examen de las reivindicaciones de antigüedad/prioridad y no al procedimiento de oposición. En cualquier caso, dicha Decisión admite la presentación de copias de los documentos necesarios para i revindicación de prioridad o antigüedad.

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La Oficina desestima la alegación del oponente: la Decisión número EX-96-3 del Presidente de la Oficina es relativa a los elementos justificativos que se deben aportar al reivindicar prioridad o antigüedad y no es de aplicación al procedimiento de oposición.

2. Prueba de la existencia de la marca registrada

De acuerdo con la Regla 16 (1) Reglamento (CE) número 2868/1995 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) número 40/1994 del Consejo sobre la marca comunitaria («RE») (DOAMI, número 3/1995, pág. 258), el escrito de oposición podrá incluir pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición, acompañados de los documentos acreditativos pertinentes.

De acuerdo con la Regla 15 (2) (b) (vi) RE. el escrito de oposición deberá incluir, por lo que respecta a la marca anterior o al derecho anterior en los que se basa la oposición, en el caso de que la oposición se base en una marca anterior.

vi) una representación y, cuando proceda, una descripción de la marca anterior o del derecho anterior

.

De acuerdo con la Regla 16 (2) RE, en el caso de que la oposición se base en una marca anterior que no sea marca comunitaria, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o solicitud de dicha marca anterior, tales como un certificado de registro.

De acuerdo con la Regla 16 (3) RE, en el caso de que los pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones y los demás documentos acreditativos contemplados en el apartado 1 y la prueba mencionada en el apartado 2 no se remitan junto con el escrito de notificación o con posterioridad al mismo, podrán serlo en el plazo que la Oficina fije, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 20 (2) RE, después de que se hayan iniciado los procedimientos de oposición.

De acuerdo con la Regla 20 (2) RE, en el caso de que el escrito de oposión no incluya pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones contemplados en la Regla 16 (1) y (2) RE, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a que remita estos elementos dentro del plazo que establezca la propia Oficina.

El objetivo de la Regla 16 RE es permitir al solicitante y a la Oficina la posibilidad de verificar si los derechos anteriores invocados contra una solicitud de marca comunitaria son válidos y pueden ser legítimamente ejercitados por el oponente. En ausencia de los documentos antes citados, ni el solicitante ni la Oficina pueden verificar si el oponente posee en realidad un derecho anterior válido.

Debe señalarse que, a tenor de lo previsto en los artículos 42 y 8 (2) RMC, la existencia y vigencia de una marca anterior en cualquiera de los Estados miembros es suficiente para oponerse al registro de una solicitud comunitaria. En consecuencia, la prueba de la existencia y vigencia de las marcas anteriores que se identifican como base de la oposición es el elemento clave con base en el cual el oponente ejercita el ius prohibendi que le reconoce la legislación comunitaria...

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