Algunas novedades en relación con la materia patentable en los Estados Unidos de Ámerica

AutorMercedes Curto Polo
Cargo del AutorDoctora en Derecho. LL.M. en Colegio de Europa (Brujas, Bélgica). Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca
Páginas25-41

Ver nota 1

Page 26

I Introducción

En Estados Unidos, al igual que en Europa, el concepto de invención pa-tentable se viene entendiendo como un concepto flexible, que ha de recoger los distintos cambios que se van produciendo en el ámbito tecnológico, los cuales resultaban impensables en el momento en que se promulgaron las primeras leyes de patentes. Especialmente en los últimos tiempos en los que el conocimiento científico se va progresivamente ampliando gracias, en muchos casos, al empleo de una tecnología cada vez más sofisticada, es preciso hacer una reflexión profunda acerca de las creaciones intelectuales del hombre que pueden ser objeto de protección mediante patente. Y ello a fin de evitar que alguien llegue a apropiarse de un conocimiento fundamental que, por muy complicado que pueda haber sido llegar hasta él, pueda ser la base de ulteriores desarrollos tecnológicos y debe estar libremente disponible para todos.

Pese a la importancia de delimitar adecuadamente la materia patentable a fin de que el Derecho de patentes desarrolle su función2, no existe en el Derecho estadounidense, y tampoco en el Derecho europeo3, un concepto exhaustivo de invención patentable. En el ámbito europeo, aunque la invención no venga definida positivamente, se indica expresamente qué no constituye invención patentable, facilitando la labor del intérprete4. En algunos casos, incluso, algunas cuestiones discutidas en relación con la materia patentable han sido objeto de un desarrollo normativo ulterior en la Unión Europea para evitar interpretaciones discordantes entre los distintos Estados miembros5. En el caso estadounidense se sigue un pro-

Page 27

cedimiento contrario al europeo6. Se enumeran las invenciones susceptibles de ser protegidas mediante patente y ha sido la jurisprudencia la que ha venido estableciendo un conjunto de excepciones a la patentabilidad (judicially recognized ex-ceptions). Con todo, al igual que ocurre en el ámbito europeo, dichas excepciones están constituidas por conceptos tan abstractos que su aplicación concreta en la práctica plantea no pocos problemas. Por otro lado, no cabe olvidar que, de una u otra forma, las invenciones patentables están basadas en conocimientos teóricos que, per se no son patentables, pero que aplicados para resolver un problema concreto constituyen una invención susceptible de ser protegida mediante patente. Y trazar la línea entre ambos conceptos (conocimiento teórico-invención patentable) en ocasiones no es ni mucho menos sencillo7.

A la vista de distintas resoluciones jurisprudenciales que han causado un fuerte debate entre teóricos y prácticos del Derecho de patentes en Estados Unidos, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas promulgó el 16 de diciembre de 2014 unas directrices en las que pretende dar cuenta de cómo va a enfocar el análisis de la patentabilidad cuando, tras un primer examen, determine que la invención cuya protección se solicita está referida a una excepción a la patenta-bilidad judicialmente reconocida.

II La materia patentable conforme al § 101 DEL 35 USC

La primera Ley Federal de Patentes, de 10 de abril de 1790, siguiendo el ejemplo inglés, establecía la concesión de patentes para "any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before known or used" 8. De acuerdo con el § 101 del Título 35 USC, en su redacción vigente, una persona "who invents any new and useful process, machine, manufacture or any composition of matter, or any new and useful improvement the-reof", puede obtener una patente, sujeta al cumplimiento de las condiciones y requisitos que se expresan en el título9. A la hora de resolver la patentabilidad de una invención concreta, se parte de una interpretación amplia10 y adaptada a los

Page 28

tiempos 11 de la Patent Act. Por otro lado, en consonancia con el artículo 27 AD-PIC, las patentes pueden ser concedidas en cualquier ámbito de la tecnología12, sin discriminación alguna13, salvo con las excepciones expresamente establecidas.

Jurisprudencialmente se han ido definiendo las distintas categorías legales de invenciones patentables14. Así, se entiende jurisprudencialmente15 que un proceso representa un conjunto de pasos encaminados a alcanzar un resultado determinado 16. Frente a las patentes de procesos se encuentran las patentes de productos, que incluyen las patentes sobre máquinas, manufacturas y composición de materia. El término "machine" fue definido por el Tribunal Supremo como "todo instrumento mecánico o combinación de instrumentos operados por fuerzas mecánicas que desarrollen alguna función o produzcan cierto efecto o resultado"17.

Por su parte, el término "manufacture" ha sido definido como todo artículo creado por el hombre que no pueda calificarse como máquina o como compuesto de materia 18, y que sea tangible19.

Por último, de acuerdo con el Tribunal Supremo, el término "composition of matter" incluye "todas las composiciones de dos o más sustancias y... todos los artículos compuestos, tanto si son el resultado de una unión química, como de una mezcla mecánica, y con independencia de que sean gases, fluidos, polvos o sólidos" 20. Por ello, los compuestos químicos son considerados "composition of matter" en la medida en que son el resultado de la unión química de átomos21.

III Las excepciones a la patentabilidad reconocidas judicialmente

A pesar del silencio de la Patent Act, se ha establecido jurisprudencialmente, siguiendo los dictados constitucionales22, que las leyes de la naturaleza, los fe-

Page 29

nómenos físicos o las ideas abstractas no son patentables23. A estas excepciones reconocidas judicialmente, e íntimamente relacionadas con ellas, hay que añadir la excepción legalmente prevista en la Leahy-Smith America Invents Acts (AIA), 16 de septiembre de 2011 24, en su sec. 33 (a), conforme a la cual, "sin perjuicio de otras disposiciones, no se podrá conceder ninguna patente sobre una reivindicación referida directamente a, o que comprenda, un organismo humano"25.

Estas excepciones a la materia patentable reconocidas judicialmente (ju-dicially recognized exceptions) no tienen unos contornos claros. Tal como se indica en el Manual de Examen de Patentes publicado por la USPTO26, además de los términos leyes de la naturaleza, fenómenos físicos o ideas abstractas, estas excepciones judicialmente reconocidas han sido descritas usando otros términos como fenómenos naturales, principios científicos, sistemas que dependen solamente del intelecto humano, conceptos abstractos, procesos mentales y fórmulas y algoritmos matemáticos puros y abstractos27. En todo caso, queda claro que a través de estas excepciones se pretende evitar que alguien se apropie en exclusiva de las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico 28.

Con todo, la excepción a la patentabilidad recae únicamente en relación con las ideas abstractas, los fenómenos físicos y las leyes de la naturaleza en cuanto tales, puesto que los métodos, procedimientos o productos que empleen tal conocimiento abstracto para conseguir una función concreta sí pueden ser objeto de protección mediante patente29. En este sentido, tal como viene afirmando el Tribunal Supremo, las reivindicaciones deben ser consideradas en conjunto a fin de determinar si la protección se solicita para una aplicación concreta de la idea abstracta, del fenómeno físico o de la ley de la naturaleza, o para estos conocimientos teóricos per se30.

Seguidamente, desarrollaremos estas excepciones a la patentabilidad judicialmente reconocidas teniendo en cuenta algunos de los casos más recientes

Page 30

del Tribunal Supremo que han incidido de una manera directa en la cuestión y que han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar las directrices provisionales sobre materia patentable de 16 de diciembre de 2014.

  1. La imposibilidad de patentar ideas abstractas

    Dentro del concepto de "ideas abstractas" la jurisprudencia ha venido incluyendo prácticas económicas fundamentales, ciertos métodos de organización de actividades humanas, una idea en sí misma o fórmulas o relaciones matemáticas. De ahí que el análisis del concepto se haya realizado fundamentalmente en relación con solicitudes de patentes que tenían por objeto procedimientos, muchos de los cuales podían calificarse como métodos comerciales. Igualmente, el análisis de esta cuestión está íntimamente relacionado con el problema de la patentabilidad de los programas de ordenador, por cuanto estos se reivindican como métodos o procesos que han de ser desarrollados en el ordenador para conseguir un resultado determinado31.

    Especialmente relevante en este ámbito fue el caso Bilski v. Kappos de 28 de junio de 201032. En este supuesto se reivindicaba la protección mediante patente para una invención que explicaba cómo los compradores y vendedores de bienes relacionados con el mercado de la energía podían protegerse frente al riesgo de alteraciones de precios33. La Oficina de Patentes y la Cámara de Recursos denegaron la patente por entender que se reivindicaba una idea abstracta y se resolvía un puro problema matemático. La Corte Federal de Apelaciones (Court of Appeals for the Federal Circuit) 34 mantuvo la resolución de la Oficina, y del juez de distrito, argumentando su decisión en el llamado "machine-or-transformation test" (M o T test)35. Argumentando su resolución de esta forma, dejaba de lado el criterio que había seguido con anterioridad en relación con la patentabilidad de los procedimientos, expresamente establecido en State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc.36, conforme al cual un procedimiento es patentable si produce un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR