Las novedades fundamentales de la Ley 24/2015

AutorEnrique Barrero Rodríguez
Páginas47-156
CAPÍTULO II
LAS NOVEDADES FUNDAMENTALES
I. UNIDAD DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN
DE LAS PATENTES: PROCEDIMIENTO CON EXAMEN
PREVIO
Una de las novedades más destacadas del régimen jurídico esta-
blecido por la Ley 24/2015 es la consistente en la modif‌icación del
sistema de concesión de las patentes 1. Tal y como hemos adelantado
en el Capítulo anterior la cuestión crucial que plantea el procedimien-
to de concesión de las patentes es la de determinar los términos de la
acreditación y verif‌icación del cumplimiento o no de los requisitos
positivos de patentabilidad establecidos por la Ley; es decir, el control
1 Como señala J. LÓPEZ-BRAVO, «La nueva Ley de Patentes», en Economist&Jurist,
núm. 194, 2015, pp. 14-20, entre las modif‌icaciones introducidas por la nueva Ley, es
sin duda la más importante la desaparición del procedimiento de concesión sin examen
previo, procedimiento muy discutido por la doctrina y la industria para obtener títulos
que muchas veces no resistían el examen a que eran sometidos en los litigios relativos
a patentes. La nueva Ley impone, en su art. 39, el examen previo de novedad y activi-
dad inventiva para todas las patentes, lo que dará como resultado títulos de concesión
mucho más robustos. En concreto, el art. 39 de la Ley 24/2015, bajo la rúbrica Examen
sustantivo, establece que «la Of‌icina Española de Patentes y Marcas examinará previa
petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud
de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales,
técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley».
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de si la invención para la que se solicita la patente cumple o no con los
requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En
un plano teórico cabe imaginar en este sentido dos posibles modalida-
des o sistemas de control 2: bien que el Organismo competente y en-
cargado de la tramitación de la solicitud realice la labor de verif‌icar la
concurrencia de dichos requisitos de una manera sustancial o sustan-
tiva (opción que naturalmente implicaría una mayor complejidad en
términos de coste económico y dedicación), o bien, alternativamente,
prescindir de dicho control sustantivo y limitarse estrictamente a una
verif‌icación circunscrita a los aspectos meramente formales def‌irien-
do a un posible e hipotético proceso judicial la decisión f‌inal acerca
del cumplimiento o no por la patente de los requisitos esenciales 3.
2 Af‌irma A. PÉREZ DE LA CRUZ, «La propiedad industrial e intelectual...», op. cit.,
p. 398, que «la evolución histórica y el Derecho comparado ofrecen dos soluciones
posibles: el examen previo de novedad que comporta el montaje de la organización
citada (no siempre infalible), por lo que la concesión de la patente representa un re-
conocimiento explícito de la innovación inherente a la creación industrial objeto de la
misma (patentes fuertes) o bien, limitar el control administrativo a la observancia de
las exigencias formales (patentes débiles)».
3 El preámbulo del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece
la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes
de patentes del sector de alimentación (BOE núm. 137, de 8 de junio de 2000), resulta
útil a la hora de resumir los diferentes sistemas que cabe concebir para la concesión
de la patente. Conforme a él «de los diferentes criterios utilizados para clasif‌icar los
procedimientos de concesión de patentes el más útil y extendido es el que atiende a la
intensidad con que en aquellos se analiza y pondera la novedad y actividad inventiva.
De este modo, puede distinguirse entre tres modelos fundamentales de concesión de
patentes, a saber, el de depósito, el de búsqueda sin examen y el de examen previo. En
el sistema de depósito, la actividad inventiva del solicitante de una patente era un dato
desprovisto de toda relevancia, al no ser examinada en modo alguno, ni ser sometida a
un procedimiento contradictorio en el que pudieran oponerse los terceros afectados. El
sistema de búsqueda supone un avance extraordinario en relación con el de depósito.
En él, las of‌icinas nacionales a las que se les encomienda la concesión de los títulos
de propiedad industrial no se limitan a recibir y custodiar la descripción detallada de
un supuesto invento sino que proceden a analizar cuál pueda ser su impacto sobre el
estado mundial de la técnica. En particular, se realiza una búsqueda cuyo objetivo es
detectar de entre todos los documentos que conf‌iguran la literatura relevante, cuáles
afectan a la patente. Finalmente, el sistema de examen previo es aquel en el cual,
después de efectuar una búsqueda de los documentos que puedan afectar a la novedad
y actividad inventiva de una patente, se realiza una serie de actos complementarios
tendentes a determinar el alcance de aquellos. Ya no se trata únicamente de detectar
unas posibles anterioridades sino de examinarlas y de resolver en qué medida afectan
a la validez de la patente y justif‌ican su concesión o denegación total o parcial». Sobre
la puesta en marcha de este procedimiento de examen previo en este sector concreto,
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La mayoría de los países de nuestro entorno han optado por el
primero de dichos sistemas, siendo el segundo claramente minori-
tario hoy en día. Esta opción no constituye una cuestión exclusiva-
mente teórica y con implicaciones meramente administrativas, sino
que, por el contrario, de la consagración y opción por una u otra
modalidad de control depende la instauración, como habitualmente
se af‌irma, de un sistema de patentes fuertes o débiles o, expresado en
otros términos, que la fortaleza o la debilidad del sistema dependen,
en último término, de la regulación del procedimiento de concesión
de la patente, que presenta, por consiguiente, una virtualidad táctica
o instrumental.
En nuestro Ordenamiento jurídico, y durante la vigencia del clásico
Estatuto sobre propiedad industrial, se optó por un sistema en el que
se realizaba una verif‌icación exclusivamente formal de las manifesta-
ciones del solicitante y en el que el control se extendía exclusivamente
al cumplimiento de los requisitos formales, excluyendo el análisis de
los de fondo. La Ley 11/1986, de 10 de marzo, vino a conf‌igurar la
articulación de un sistema relativamente complejo de implantación
cronológica gradual y sucesiva en cuanto a los procedimientos de
concesión, de manera que, en un primer momento, los procedimien-
tos de concesión previstos fueron tres, conforme a las disposiciones
transitorias y sustantivas de la Ley, respectivamente denominados de
simple registro, con informe sobre el estado de la técnica y con exa-
men previo 4. La aún vigente Ley de patentes respetó, en principio y
por consiguiente, el procedimiento de simple registro que resultaba
vid. M. BOTANA AGRA, «España. Puesta en marcha del procedimiento de concesión de
patentes con examen previo en el sector de alimentación (Noticia)», Actas de Derecho
Industrial, t. XX, 1999, p. 1607.
4 Sobre los procedimientos de concesión de la patente contemplados en la
Ley 11/1986, de Patentes, vid. M. L. LLOBREGAT HURTADO, Temas de propiedad in-
dustrial, 2.ª ed., Madrid, La Ley, 1997, pp. 357 y 358, y R. ILLESCAS ORTIZ, «La pa-
tente y el diseño industrial», op. cit., pp. 227-229. En puridad, y tal y como expone
C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «Procedimiento de concesión y efectos de la patente en la nue-
va Ley española de Patentes», Actas de Derecho Industrial, t. XI, 1985-1986, p. 87,
los procedimientos de concesión instaurados por la Ley 11/1986 fueron dos, el pro-
cedimiento con informe sobre el estado de la técnica y el procedimiento con examen
previo. Sucede, no obstante, que los trámites administrativos del procedimiento de
simple registro constituyen las primeras actuaciones del procedimiento con informe
sobre el estado de la técnica; es decir, que como af‌irma J. A. GÓMEZ SEGADE, La Ley
de Patentes..., op. cit., p. 90, «el procedimiento general de concesión se caracteriza por
continuar donde acabó el procedimiento anteriormente mencionado (simple registro)».

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