Los trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas

AutorÁngel García Vidal
Cargo del AutorÁrea de Derecho Mercantil Universidad de Santiago de Compostela
  1. INTRODUCCIÓN

    Entre los fines que el Convenio de 14 de julio de 1967, constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), le otorga a la misma, se encuentra el de fomentar la protección de este tipo de propiedad en todo el mundo [art. 3.i)], favoreciendo la adopción de medidas destinadas a mejorar su tutela y a armonizar las legislaciones nacionales sobre la materia [art. 4.i)]. De acuerdo con estas previsiones, durante la segunda mitad de la década de los ochenta la Organización Internacional comenzó a trabajar en la unificación de ciertos aspectos del Derecho de marcas [incluido en el concepto de propiedad intelectual según el art. 2.viii)], que condujeron a la elaboración del Tratado sobre el Derecho de marcas (TLT). En el proceso de discusión de este texto el punto de mayor controversia fue el de la conveniencia o no de proceder a una consideración global de este sector jurIdico, decantándose la solución final por una limitación a los aspectos meramente formales. Por ello no fueron aprobados preceptos como el artículo 103.2 del proyecto de 1990, en el que se atendía a las marcas notorias (well-known marks) y a las marcas excepcionalmente notorias (excepcionally well-known marks).

    Así las cosas, cuando ya era patente que el futuro Tratado no haría referencia a esta clase de cuestiones, el programa de la OMPI para el ejercicio 1994-1995 (Documento OMPI refer. AB/XXIV/2) estableció que la Oficina Internacional debería preparar y convocar reuniones de consultores con el fin de examinar los criterios que habrían de ser tenidos en cuenta a la hora de definir la noción de marca notoriamente conocida, protegida en virtud del artículo 6 bis del CUP. Además habrían de fijarse las medidas que podrían ser adoptadas para conseguir una mejor eficacia en la salvaguarda de estas marcas en el mundo.

    En similar sentido se expresa el programa para los años 1996-1997 (Documento OMPI, refer. AB/XXVI/2), aunque es más completo, pues añade que tendrán que estudiarse igualmente las condiciones y el alcance de la protección contra la dilución y la explotación indebida del activo adquirido por dichas marcas, en especial aquellas que han alcanzado gran renombre. Junto a ello, se recoge como tema de discusión la posibilidad de establecer un sistema internacional, siempre bajo la supervisión de la OMPI, destinado al intercambio de información referente a las marcas que cada país considere notoriamente conocidas o famosas. Para la realización de estas directrices la Oficina de la OMPI contará, según el programa últimamente aludido, con la colaboración de un Comité de expertos que habrá de reunirse una vez cada año.

    A la luz de esta planificación, el Comité de expertos -formado por representantes de varios países miembros de la OMPI, de la Unión de París y de las Comunidades Europeas, así como de organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales en calidad de observadores-, celebró su primera sesión en Ginebra entre los días 13 y 16 de noviembre de 1995 (Documento OMPI refer. WKM/CE/I/3), procediendo a examinar los resultados obtenidos por el estudio de la Oficina Internacional (Documento OMPI refer. WKM/CE/I/2). Las conclusiones de esta primera reunión determinaron la revisión y desarrollo del memorándum presentado por la Oficina de la OMPI, originándose así un proyecto de disposiciones (Documento OMPI, refer. WKM/II/2) que fue objeto de análisis durante la segunda sesión del Comité de expertos, llevada a cabo entre los días 28 y 31 de diciembre de 1996, también en Ginebra (Documento OMPI refer. WKM/II/3).

    Seguidamente expondremos los aspectos más destacados de este conjunto de actividades, comenzando por el documento inicial elaborado por la Oficina Internacional y las conclusiones de la primera sesión del Comité de expertos, lo cual nos permitirá conocer los principios que guían el texto articulado discutido en la segunda reunión, en cuyo estudio nos detendremos posteriormente.

  2. EL MEMORÁNDUM DE LA OFICINA INTERNACIONAL Y LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS

    1. Siguiendo las indicaciones del programa de la OMPI para el ejercicio bienal 1994-1995 la Oficina Internacional centró su atención en los rasgos determinantes de la calificación de una marca como notoriamente conocida y en las posibilidades de lograr una protección de las mismas más adecuada. Para ello parte de una referencia al ámbito y contenido del artículo 6 bis del CUP. En este sentido, se recuerda que esta norma se refiere únicamente a las marcas de productos (de fábrica o de comercio), las cuales han de ser notoriamente conocidas en el país en que se solicita la protección. Cuando ello sea así se procederá a denegar o invalidar el registro y a prohibir el uso de cualquier otra marca susceptible de crear confusión con la notoriamente conocida, siempre que esta última pertenezca a una persona que pueda beneficiarse del CUP y se trate de productos idénticos o similares.

      De esta forma, en el documento en estudio se insiste en que lo relevante es que la marca sea notoria, en cuyo caso se le concederá un amparo equiparable al que se le otorga a las registradas. No obstante, de acuerdo con la delimitación que se realiza de los supuestos en los que se aplica el artículo 6 bis del CUP, puede suceder que sea necesario acudir al mismo aun habiendo accedido la marca al registro del país en el que se solicita la defensa. Tal sería el caso en que una vez registrada, y sin que exista una justa causa para ello, la marca no se usa o se hace insuficientemente y sea necesario asegurar su tutela. Evidentemente, la Oficina Internacional de la OMPI parte ya aquí de que no es necesario que la marca notoriamente conocida sea usada en el país en que se protege, circunstancia ésta sobre la que incide posteriormente con más detenimiento.

      Además de a éstos, el memorándum alude a otros dos supuestos en los que cabe la aplicación del artículo 6 bis. En primer lugar en aquél, calificado de excepcional, en el que el titular de la marca notoriamente conocida solicita la protección registral con posterioridad al nacimiento del derecho para el «falsificador», como consecuencia del registro o, si la legislación del país de que se trate lo admite, el comienzo de su uso. En segundo término, el artículo analizado cubre igualmente los casos en los que habiéndose pedido la inscripción registral de la marca notoria no se concede por cualquier otra causa.

    2. Una vez destacados de forma general los rasgos caracterizadores de la protección de las marcas notoriamente conocidas en el CUP, el memorándum advierte que un elemento de suma relevancia es la ausencia en tal Convenio de una definición de este tipo de marcas o, al menos, de un conjunto de criterios orientativos que faciliten la aplicación de la norma internacional por parte de las autoridades nacionales y regionales. Además -se dice- ello provoca una gran inseguridad en los propietarios de las marcas de productos, por cuanto no conocen con precisión las circunstancias en las que pueden invocar el artículo 6 bis, sobre todo teniendo en cuenta que en ellos recae la carga de probar que la marca presenta los caracteres -no determinados- que hacen que sea notoriamente conocida.

      Por todo esto, los parágrafos 11 a 22 del memorándum se ocupan de este tema, destacando que la conveniencia de encontrar una solución es mayor a medida que aumenta el volumen del comercio internacional y la necesidad de mejorar la eficacia en la protección de las marcas. Al respecto, después de reconocer que por regla general el legislador no se preocupa de identificar los rasgos de la notoriedad -labor que deja a los órganos administrativos y judiciales- se distinguen dos métodos para definir el concepto de marca notoria: el cuantitativo y el cualitativo.

      De acuerdo con el primero de ellos sería notoria aquella marca que es conocida por una determinada parte del público del país en que se solicita la protección, siendo necesario, por tanto, delimitar adecuadamente, de un lado, el concreto sector que debe ser considerado, y de otro, y dentro de ese ámbito, la proporción de público que ha de conocerla. En este sentido es oportuno advertir aquí, dado que el documento de la OMPI no lo hace, que la doctrina más autorizada considera que es precisamente el criterio cuantitativo el que sigue el artículo 6 bis del CUP. Así, se ha destacado que la expresión que emplea el Convenio es muy significativa, de modo que será notoria aquella marca que es conocida entre los consumidores de la clase de productos a los que aquélla se aplica, siendo contemplada como signo indicador del origen empresarial (Fernández-Nóvoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pág. 32).

      En la misma dirección ha venido a pronunciarse el reciente Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en cuyo artículo 16.2, tras señalarse que el artículo 6 bis del CUP se aplicará mutatis mutandis a los servicios, se prescribe que la consideración de una marca como...

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