STS, 29 de Noviembre de 2004

PonenteFRANCISCO TRUJILLO MAMELY
ECLIES:TS:2004:7757
Número de Recurso7434/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución29 de Noviembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación 7434 de 2001 interpuesto por la entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., representada procesalmente por la Procuradora Doña ISABEL CAMPILLO GARCIA, contra la sentencia dictada el día 5 de noviembre de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1607/1999, que declaró ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictada el día 4 de junio de 1999, confirmatoria en reposición, de otra anterior de 20 de octubre de 1998 que concedió la inscripción de la marca mixta número 2.108.468, " GEIKEN ", con gráfico, para los productos de la clase 25ª del Nomenclátor internacional.-

En este recurso es parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 5 de noviembre de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Mª Isabel Campillo García, en nombre y representación de la compañía NIKE INTERNATIONAL LTD., contra la resolución de fecha 4 de Junio de 1.999, en cuanto confirmatoria en reposición de anterior resolución de 20 de Octubre de 1.998, en virtud de la cual se concedió la inscripción de la marca mixta núm. 2.108.468 " GEIKEN ", con cierto gráfico, a favor de D. Miguel Ángel, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor, por ser dichas resoluciones ajustadas a Derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas ".-

SEGUNDO

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía NIKE INTERNATIONAL, LTD., a través de su Procuradora Sra. CAMPILLO GARCIA, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, el primero, por infracción, por aplicación indebida, del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, así como por infracción de la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto, aplicable para la resolución de la controversia planteada; y el segundo, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación del artículo 13 c) de la citada Ley de Marcas y de la jurisprudencia interpretativa del mismo. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase denegar el registro de la marca impugnada.

TERCERO

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre, el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

CUARTO

Mediante providencia de fecha 7 de junio de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 16 de noviembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Solicitado en 18 de Julio de 1.997 el registro de la marca mixta, GEIKEN con gráfico (descrita la solicitud como GE, abreviación de genio y KEN en inglés quiere decir alcance de la vista o de comprensión. La figura representa el estado de una masa que es empujado, por una fuerza representada en forma ovalada a gran velocidad), para designar productos de la Clase 25 del Nomenclátor internacional, "calzados", se formuló oposición por NIKE INTERNATIONAL, LTD., como titular de la marca número 899.851/5, gráfica, para productos de la Clase 25. La Oficina Española de Patentes y Marcas por Resolución de fecha 20 de Octubre de 1.998, concedió el registro solicitado porque "en su conjunto denominativo-gráfico se estimaba diferenciada de la oponente, exclusivamente gráfica, siendo distintas la grafía que ofrece la marca solicitada y la disposición del distintivo". Interpuesto recurso administrativo por la oponente fue desestimado por la Resolución de fecha 4 de Junio de 1.999 por "no concurrir los presupuestos aplicativos de la prohibición registral prevista en el art. 12.1 L.M., por existir entre los signos enfrentados GEIKEN gráfica solicita y la marca gráfica oponente, disparidades denominativa y gráfica como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyendo todo riesgo de error o confusión en el mercado".

SEGUNDO

Interpuesto recurso contencioso administrativo contra estas Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 5 de Noviembre de 2.001 desestimándolo y confirmando aquellas Resoluciones, en la que tras exponer el planteamiento de la demanda, el contenido del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas y una síntesis, en general, de la doctrina jurisprudencial en orden a la aplicación de los criterios establecidos para ponderar la eventual semejanza entre marcas, razonó:

[...] " Además, como señala la Sentencia de la sala 3ª del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1997, en los casos en que las marcas cuestionadas, o alguna de ellas, consistan en una denominación mixta de gráfico y leyenda - como es el caso - de cuyo distintivo formen parte como complemento del vocablo la representación gráfica de un dibujo de animal, cosa, letras mayúsculas o números aislados, la Jurisprudencia viene señalando al respecto que : a) que debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones, dibujos o letras, b) que en todo caso lo que importa y decide y lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico, c) que no es posible invocar en el cotejo de las marcas elementos heterogéneos, como son un vocablo y un gráfico.

Pues bien, en recta aplicación de la citada norma y de la referida doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa la Oficina de Patentes concedió el registro de la marca que ahora se impugna, pudiendo ya anticiparse que dicha concesión debe ser aquí confirmada. Sucede que, por más que la recurrente sostenga lo contrario, los distintivos de las marcas enfrentadas son suficientemente dispares como para presumir una pacífica convivencia de los mismos en el mercado sin riesgo de confusión entre los potenciales consumidos, y ello pese a amparar productos coincidentes. A tal disimilitud gráfica deben además, añadirse el hecho, obviado por la recurrente, de que la marca impugnada es mixta y se acompaña indefectiblemente del término " Geiken ", por lo que el temido riesgo de asociación de los productos que esta distinga con los comercializados por la compañía actora, queda lógicamente excluido "

TERCERO

Disconforme con la referida sentencia la recurrente interpone este recurso de casación con fundamento en dos motivos, articulados ambos al amparo del artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional; en el primero denuncia la infracción por aplicación indebida del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia interpretativa del citado precepto y, en el segundo, denuncia la infracción del artículo 13 c) de la propia Ley de Marcas y la jurisprudencia interpretativa del mismo que resulta aplicable para la resolución de la controversia planteada.

La prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

La sentencia de instancia una vez hecha la comparación de conjunto ha afirmado - como hemos dejado transcrito - la posibilidad de convivencia entre ambas marcas, la aspirante y la oponente, resaltando que entre los signos distintivos existen importantes diferencias que los hacen completamente distintos, garantizando su recíproca diferenciación que excluye todo riesgo de confusión ante los potenciales consumidores, y ello pese a amparar productos coincidentes, a lo que añade que, además de la disimilitud gráfica, ha de tenerse en cuenta que la marca impugnada es mixta, por lo que el elemento denominativo también ha de ser tenido en cuenta, lo que le lleva a la exclusión del riesgo de asociación de los productos comercializados por la oponente.

CUARTO

A partir de ahí, como hemos repetido en sentencias anteriores, fundamentalmente desde la de 31 de Octubre de 2000, hasta la más reciente de 29 de Septiembre pasado, en sede de un recurso extraordinario como lo es este de casación no han de olvidarse algunas de las afirmaciones de este Tribunal que, por su reiteración, constituyen también jurisprudencia al respecto. Así: a), que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; ó, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el artículo 12.1º.a), de la Ley de Marcas, - como antes el artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial -, y, d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

QUINTO

Estas consideraciones, plenamente aplicables al caso de autos conducen derechamente a la desestimación del primero de los motivos articulados, pues al final y, en todo caso - pese a que la parte recurrente afirme en el desarrollo del mismo que no se ataca el juicio de confundibilidad hecho por la Sala, sino que lo que pone de manifiesto es el resultado de la errónea interpretación de la jurisprudencia nacida de supuestos que nada tienen que ver con el caso de autos - lo que aflora en ese motivo y en los distintos subapartados que lo componen, no es sino el intento de sustitución de los hechos establecidos en la sentencia de instancia, ofreciendo la parte diversas y variadas razones para sostener su lícita opinión de que no es posible la convivencia entre las marcas, lo que niega la sentencia de instancia, cuyas conclusiones no cabe reputar ilógicas, irrazonables o inmotivadas, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, entre ellos los ya citados de atención a las circunstancias singulares del caso concreto y al nivel cultural medio del público consumidor, al que también va dirigida la protección.

SEXTO

Por ello, llegando a la conclusión la sentencia de instancia de la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, no puede decirse que se haga una interpretación incorrecta del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ni de la jurisprudencia que la interpreta, ni que exista un aprovechamiento de otro signo registrado anteriormente, ex artículo 13.c) de la Ley de Marcas, (" No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados "), pues con ello se vuelve a la argumentación de partida. Si existen entre los distintivos importantes diferencias que los hacen simplemente distintos, garantizando su recíproca diferenciación, - uno de los dos presupuestos exigidos para la entrada en juego de la prohibición del artículo 12.1.a) - excluyéndose todo riesgo de error o confusión, es claro que no se dan los requisitos para ese aprovechamiento indebido, pues el riesgo de confusión es presupuesto inexcusable para la posibilidad de aprovechamiento de la reputación ajena que prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas.

Así hemos establecido de manera reiterada, por más recientes las sentencias de 7 de Octubre pasado y 2 del corriente mes y año, que el rechazo absoluto de la Sala de Instancia a la confundibilidad de los signos implica igualmente el rechazo del posible riesgo de asociación de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1.997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1.989, L 40, p.1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1.988 según su Exposición de Motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado.

En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico de riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de Septiembre de 1.998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29, y de 22 de Junio de 1.999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I-3819), apartado 17).

Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación de los preceptos que en este recurso se denuncian como infringidos, que " determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquel, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".

Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación. Mucho más cuando en éste caso la sentencia explícitamente lo excluye, sin que en esta exclusión exista infracción jurídica alguna.

Pues ni el riesgo de asociación ni la notoriedad del logotipo de la marca oponente - notoriedad que es lo único reconocido en la sentencia de instancia - quedan en entredicho, si hay suficientes elementos de distinción entre el conjunto de los signos. Si esta distinción está afirmada en la sentencia, con ello se está excluyendo que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo. Pues si bien es cierta la importancia de los aspectos gráficos o visuales, no deja de ser resaltable también que las marcas se piden por sus nombres; de ahí la razón de que ninguno de los criterios establecidos tenga un valor decisivo, sino que será la atención a las particularidades del caso concreto, las que permitirán la resolución adecuada. Por ello, en cuanto la sentencia de instancia hace una acertada valoración de todas las circunstancias del caso concreto y llega a unas conclusiones que no pueden tacharse de irrazonables o arbitrarias, los dos motivos de casación han de ser desestimados.

SÉPTIMO

Procede por todo ello la desestimación del recurso de casación interpuesto, lo que comporta la imposición de las costas del recurso al recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "NIKE INTERNATIONAL LTD ", contra la sentencia dictada con fecha 5 de Noviembre de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo número 1.607 de 1.999; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.

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