Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual

AutorXabier Basozabal
CargoUniversidad Carlos III
Páginas1263-1299

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Antes de la entrada en vigor del BGB, la jurisprudencia del Reichsgericht (Tribunal Supremo de la Alemania imperial) había elaborado una construcción teórica acerca de las posibles maneras de computar el daño en las acciones indemnizatorias concedidas por leyes particulares en el ámbito de protección de los derechos sobre bienes inmateriales. La propuesta, que tuvo un éxito rotundo e inmediato, fue asimilada sin fisuras por la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo federal), quien reconoció su valor jurídico consuetudinario. Finalmente, tampoco el legislador alemán pudo sustraerse a su influencia y acabó por incorporarlo, si bien parcialmente, en alguna de las leyes especiales sobre la materia.

El legislador español también ha acabado por realizar una particular adaptación de esta construcción jurisprudencial y la ha trasladado a nuestras leyes vigentes de protección industrial e intelectual. La acogida laudatoria con que ha sido recibido su contenido y la falta de interés por su origen, justificación y conveniencia por parte de nuestra doctrina cientí-Page 1264fica1 contrastan con la polémica abierta en Alemania sobre su naturaleza jurídica, incardinación dentro del Derecho privado, funciones y consecuencias jurídicas2. Alertados por esta circunstancia, consideramos que el estudio de la llamada dreifache Schadensberechnung o «método triple de cómputo del daño» resulta esencial para enjuiciar adecuadamente las normas del Derecho positivo español que de alguna forma la han recibido (arts. 66.2 LP, 38.2 LM y 135 LPI).

1. Las líneas maestras de la dreifache Schadensberechnung

La historia de esta construcción jurisprudencial comienza con la sentencia del Reichsgericht de 8 de agosto de 18953, también denominada sentencia «Ariston». Se trataba de un caso en el que el demandado había utilizado composiciones musicales del demandante sin su permiso para su reproducción y difusión a través de un aparato musical mecánico, éste sí, inventado y construido por el propio demandado 4. El problema para la concesión de la acción indemnizatoria radicaba en que no existía un daño en el sentido de la teoría de la diferencia5; por el contrario, elPage 1265 demandante y su obra habían ganado cierta popularidad gracias a la acción intromisiva. Éste fue precisamente el argumento que el tribunal de apelación utiliza para denegar la concesión de la acción de daños. Sin embargo, el Reichsgericht consigue dar la vuelta al razonamiento apoyándose para ello en el parágrafo 18.VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870 (entonces vigente), según la cual el responsable de la intromisión que hubiese actuado sin culpa responde por el daño causado con el límite del importe del enriquecimiento experimentado.

A partir de esta confusa idea de responsabilidad por daño sin culpa en la medida del enriquecimiento obtenido, el Reichsgericht estima que la determinación del daño en estos casos depende de qué entendamos como hecho causante del perjuicio 6: si se trata de la acción del demandado globalmente considerada, el daño corresponde a la diferencia experimentada por el patrimonio del demandante que tal acción haya podido causar; ahora bien, si vemos como determinante el que la intromisión se haya llevado a cabo sin el consentimiento del demandante, el daño viene representado por el importe de la regalía que éste hubiera podido exigir al demandado; por último, y en tercer lugar, si lo tácticamente relevante es que el demandado se haya atribuido y quedado con los frutos y provechos derivados del ejercicio del derecho del demandante, el daño estará constituido por la ganancia que aquél haya obtenido. De alguna forma, se permite al sujeto «lesionado» fraccionar el acontecimiento que provoca el daño en sus componentes y seleccionar de entre ellos el que mejor le convenga como fundamento para la pretensión indemnizatoria7.

Desde un punto de vista práctico, el demandante puede optar por computar el daño de alguna de estas tres formas: la tradicional para medir el lucro cesante o diferencia presunta entre el estado actual de su patrimonio y el que tendría de no haberse producido la acción dañosa, la cantidad que hubiera tenido que abonar el demandado como cesionario de la explotación del derecho usurpado (Lizenzgebühr) o la ganancia que el intromisor ha obtenido (Verletzervorteil)8.

En la versión consolidada de esta doctrina jurisprudencial, la facultad de opción entre estas tres posibilidades no se pierde hasta que se da la fijación definitiva del daño resarcible, momento hasta el cual cabe revocar la decisión anterior sin que ello constituya un cambio de demanda9.Page 1266

Según la opinión dominante sólo así se atienden suficientemente los intereses del demandante, el cual no puede conocer desde un primer momento (al presentar la demanda) cuál es el método que más le conviene. Con el fin de valorar esta conveniencia le son también concedidas al demandante acciones auxiliares de información y rendición de cuentas, esenciales para conocer los datos que faciliten una correcta elección10.

También hay que tener en cuenta que la primera opción de cómputo del daño (lucro cesante en el sentido tradicional) comporta la prueba de la razonable previsibilidad de la ganancia obtenible, así como de la relación causal entre la acción intromisiva y el hecho de que la ganancia no se haya obtenido, lo cual topa con numerosas dificultades prácticas 11. Algo similar ocurre si optamos por el método tercero (ganancia obtenida por el intromisor), el cual exige la prueba de la existencia de la ganancia, así como de la relación causal existente entre ésta y la acción intromisiva, labor especialmente difícil cuando el objeto de la usurpación se introduce en un proceso productivo o comercial en el que, además de él, intervienen otros muchos factores, entre los que probablemente se encuentren el capital, el trabajo y la propia iniciativa del intromisor12.

Por el contrario, para el cómputo del «daño-licencia» no se exige la razonable previsión de que el titular del derecho hubiese llevado a cabo una cesión onerosa de no ser por la intromisión. Basta la acción usurpatoria para que se conceda esta medida «indemnizatoria». La simplicidad en la concesión y la ausencia de requisitos probatorios constituyen las razones por las que este segundo método de cómputo del daño ha sido el más utilizado, aunque como contrapartida pueda agregarse que también ha sido el que menores cotas «indemnizatorias» ha otorgado, lo cual le ha hecho merecedor de numerosas críticas 13.Page 1267

Se trata, por lo tanto, de tres alternativas o tipos de cómputo del daño a liquidar en el ámbito de una acción de daños, y no de pretensiones independientes 14. Su aplicación no implica la exclusión del resarcimiento del daño emergente probado, o de los gastos necesarios para su eliminación (reales o ficticios)15, si bien la jurisprudencia no ha sido muy clara sobre este punto16. A modo de ejemplo se admiten como daños resarcibles, al margen de la triple opción, el provocado por la confusión creada en el mercado, o por el desprestigio que la acción intromisiva haya podido causar en la reputación comercial del demandante 17.

En cuanto a su ámbito de aplicación, la doctrina contenida en el caso Ariston para el derecho de autor fue pronto extendida al derecho de patentes 18 y al de modelos de utilidad industrial19, no así al de marcas20. El Bundesgerichtshof continuó esta línea expansiva y aplicó la dreifache Schadensberechnung a otros derechos sobre bienes inmateriales, como los modelos y dibujos industriales, los derechos de la personalidad (derecho al nombre y a la propia imagen) y, finalmente, también a las marcas21. El grado máximo de extensión lo ha reconocido el Tribunal Supremo Federal Alemán al romper la frontera tradicional de los derechos absolutos y otorgar la posibilidad de acogerse a la dreifache Schadensberechnung para todos aquellos titulares de derechos de exclusiva (derechos que otorgan un ámbito de explotación exclusiva a su titular y que habitualmente se comercializan a cambio de una licencia de explotación, Ausschliesslichkeitsrechte) como los secretos industriales22, o las posiciones de mercado violadas por prácticas de imitación servil23. Por último, la influencia de esta particularPage 1268 construcción ha llegado a provocar un reconocimiento legislativo parcial de la misma. El parágrafo 97.1 de la Ley de Derecho de Autor de 1965 determina que la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor puede ser exigida en lugar de la indemnización de daños y perjuicios24.

2. El fundamento dogmático

La coherencia dogmática de esta construcción jurisprudencial es, sin duda, su punto más oscuro y criticado. Al margen de la escasa consistencia con la que el Reichsgericht interpreta el parágrafo 18.VI de la mencionada Ley de Derecho de Autor de 1870, su principal y casi único argumento es la cita de su propio precedente 25; por lo demás, sus «explicaciones» son tan confusas y contradictorias que apenas arrojan luz alguna al respecto26. Hasta 1914 el Reichsgericht habla indistintamente tanto de formas de indemnización del daño como de verdaderas acciones de enriquecimiento que cumplen los requisitos legales de la acción indemnizatoria. Su jurisprudencia es...

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