STS, 15 de Octubre de 2004

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 30 de marzo de 2.001, estimatoria del recurso promovido por Carlton and United Breweries Limited contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1.996, confirmada por la del mismo organismo de 15 de julio de 1.997 al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la anterior, por la que se denegaba la inscripción de la marca nº 1.974.457 "SUB ZERO", de tipo denominativo, para productos de la clase 33 del Nomenclátor.

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada Miquel Alimentació Grup, S.A. presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de mayo de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Miquel Alimentació Grup, S.A. compareció en forma en fecha 28 de junio de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que formula al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 24.1 de la Constitución y de la Jurisprudencia que cita.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida, resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho, declarando que ha sido nula la resolución adoptada por el Tribunal de la instancia al conceder la marca, y que debió mantenerse la denegación de la misma que fue declarada en el expediente por la Oficina Española de Patentes y Marcas, procediendo que la denegación se deba ahora a la incompatibilidad de la marca con las oponentes 1.741.972, 838.610 y 1.741.968, propiedad de la aquí recurrente.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 10 de octubre de 2.002.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Por providencia de fecha 4 de junio de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de octubre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.

El recurso de casación se interpone frente a la Sentencia dictada el 30 de marzo de 2.001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso entablado por la sociedad australiana Carlton and United Breweries Limited contra la denegación administrativa de la inscripción registral de la marca nº 1.974.457 "Sub Zero", para productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas menos cervezas). La resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1.996 había rechazado la inscripción por la oposición de diversas marcas "Zero" de la entidad mercantil Castellblanch, sin considerar la oposición también ejercida por la sociedad ahora recurrente en casación debido a que la marca por ella opuesta había sido denegada por la propia Oficina, aunque se encontraba todavía pendiente el recurso judicial contra tal denegación.

La Sentencia impugnada en casación justificaba la estimación del recurso interpuesto por la mencionada sociedad Carlton and United Breweries Limited con los siguientes fundamentos:

"TERCERO: Con esa base normativa, la comparación de la denominación SUB ZERO con las de las marcas BRUT ZERO y BRUT ZERO CASTELLBLANCH nos lleva a apreciar una gran semejanza, que se extiende a los productos a que todas ellas se refieren, con lo que se da la doble condición obstativa del registro, tal como la Oficina registral ha apreciado en su resolución.

Sucede, sin embargo, que la solicitante de la marca SUB ZERO ha obtenido autorización de la titular de esas otras dos, con lo que ha desaparecido el impedimento registral, como resulta del artículo 12.2 de la citada Ley de Marcas, sin que la autorizante haya propuesto o condicionado ni parezca preciso adoptar medidas para evitar la confusión. Por lo demás, el Tribunal Supremo ha declarado que han de tenerse en cuenta circunstancias sobrevenidas como la autorización del primitivo concesionario aunque esta se haya producido en vía de recurso administrativo o en sede jurisdiccional (Sentencias de 22 de julio y 23 de noviembre de 1991 y 10 de diciembre de 1992).

Así pues, si el único óbice apreciado por la resolución recurrida ha desaparecido, la marca denegada puede ser registrada por lo que a tal óbice se refiere, si bien sólo para el producto para el que se ha concedido la autorización: soda alcohólica.

Pero ya hemos dicho que en el expediente administrativo la sociedad hoy coadyuvante se opuso al registro de la marca ZERO que dicha coadyuvante tenía solicitada; y que la Oficina Registral no tuvo en cuenta la alegada semejanza de esta última por haber sido denegada, aunque la resolución denegatoria estuviese, como lo sigue estando, impugnada en el recurso contencioso administrativo 608/97 de la Sección Segunda de esta Sala; y ahora en el que estamos resolviendo alega la coadyuvante dicho parecido y la eficacia obstativa de dicha marca ZERO que tiene solicitada aunque haya sido denegada, pues la resolución denegatoria puede ser anulada por la judicial.

El Tribunal advierte que el efecto obstativo que produce una marca semejante viene determinado por el hecho de que tal marca esté registrada "o solicitada", condición esta última que no desaparece por el hecho de que la Oficina registral la haya denegado si la resolución denegatoria no es firme al estar impugnada en vía contencioso administrativa, pues, incluso partiendo de la norma general de ejecutividad de los actos administrativos e interpretando la denegación (de la marca ZERO) como falta o desaparición del efecto de la solicitud, es posible que aquella denegación registral sea anulada y, en consecuencia, la solicitud (y el registro mismo ya acordado judicialmente) recobren su vigor obstativo de la marca SUB ZERO de que estamos tratando, por lo que cabe considerar la tesis de que, en tanto no sea confirmada judicialmente la denegación, la solicitud estaría subsistiendo y ejerciendo, en su caso, la eficacia obstativa que el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas le atribuye; eficacia obviamente transitoria y que puede transformarse en definitiva o, por el contrario, desaparecer, según que sea acordado o denegado judicialmente el registro.

Habíamos de considerar tal hipótesis, sin embargo, sólo en el caso de que perteneciese al objeto de este pleito, cosa que no sucede. En efecto, el objeto del recurso viene dado por la resolución que se impugna y la pretensión (siempre impugnatoria) que respecto de ella se ejercita; y en este caso la sociedad coadyuvante no ha recurrido contra la resolución objeto de este pleito ni ha ejercitado contra ella pretensión impugnatoria alguna; o lo que es lo mismo, ha consentido la resolución que excluyó la eficacia obstativa de la marca ZERO solicitada y denegada. Consiguientemente, en este pleito la coadyuvante sólo puede pretender el mantenimiento de aquella resolución en lo que la misma consiste, esto es, en tanto que fundada en el efecto obstativo que las marcas BRUT ZERO y BRUT ZERO CASTELLBLANCH ejercen sobre la SUB ZERO objeto del presente pleito. Abandonada, pues, la impugnación de la resolución recurrida, la coadyuvante sólo puede conseguir de su solicitud de la marca ZERO los efectos que resulten del mencionado recurso 608/97 de la Sección Segunda de esta Sala.

En este pleito la coadyuvante sólo puede pretender el mantenimiento de la resolución recurrida sólo en tanto que basada tal resolución denegatoria de la marca SUB ZERO en su incompatibilidad con BRUT ZERO y BRUT ZERO CASTELLBLANCH.

Las precedentes consideraciones nos llevan a una conclusión estimatoria del recurso en el sentido de que procede anular la resolución recurrida en cuanto denegó el registro de la marca SUB ZERO por parecido con BRUT ZERO y BRUT ZERO CASTELLBLANCH, al haber concedido su autorización el titular de estas, procediendo en consecuencia el registro de aquella por lo que a tal impedimento se refiere; todo ello sin que se aprecien razones para la imposición de las costas del proceso." (fundamentos de derecho tercero a quinto)

El recurso de casación de Miquel Alimentació Grup, S. A., se basa en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, en el que se aduce la infracción de la jurisprudencia que cita de esta Sala, según la cual resultaría contrario al artículo 24 de la Constitución privar al coadyuvante que apoya el mantenimiento de una resolución y que por ello no la impugnó en vía administrativa, de poder formular alegaciones en el recurso contencioso administrativo posterior contra la motivación, contraria a sus intereses, de tal resolución -pese a que el sentido denegatorio de ésta fuese favorable a tales intereses-.

Para poder valorar adecuadamente la anterior alegación, resulta pertinente hacer un breve repaso a la sucesión de hechos relevantes tanto en fase administrativa como judicial.

1. La solicitud de la marca nº 1.974.457 "Sub Zero", para productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas), efectuada el 30 de junio de 1.995, se enfrentó a la oposición de dos distintas sociedades, Castellblanch y Miquel Alimentació Grup, S.A., lo que determinó el suspenso declarado por la Oficina de Marcas. La oposición de Castellblanch con varias marcas "Brut Zero" para productos de la misma clase y la de la ahora recurrente, Miquel Alimentació Grup, S.A. con varias marcas "Zero" para diversas clases, entre las que se encontraba la nº 1.741.972 "Zero" para la citada clase 33, que se encontraba impugnada en vía administrativa y que fue finalmente denegada. La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución denegatoria de 5 de noviembre de 1.996, que se fundamenta en la prioridad de varias marcas "Brut Zero" y "Brut Zero Castellblanch", de la empresa Castellblanch, S.A., mientras que se descarta la de Miquel Alimentació Grup, S.A. por estar administrativamente denegada.

   Frente a dicha resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas formuló recurso ordinario la empresa solicitante, que aportó un acuerdo de coexistencia mundial con la oponente Castellblanch, a la vez que un acuerdo excluyendo de los productos protegidos por la marca los vinos y los vinos espumosos, y anunció un documento de consentimiento de la citada marca oponente. La otra entidad oponente, Miquel Alimentació Grup, S.A. presentó un escrito de oposición al mencionado recurso ordinario en el que mantenía la incompatibilidad de la marca solicitada con sus propias marcas y la vigencia obstativa de la marca nº 1.741.972 "Zero" pese a encontrarse denegada, por estar impugnada tal denegación en vía judicial. La vía administrativa culminó con la Resolución denegatoria de 15 de julio de 1.997, que se basaba exclusivamente en la oposición de Castellblanch y aplicaba el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, indicando además que no se había aportado la declaración de consentimiento que había sido anunciada.

2. La sociedad solicitante interpuso recurso contencioso administrativo, aportando la declaración de consentimiento de Castellblanch, junto con una limitación ulterior del alcance protector de la marca, que quedaba restringida en exclusiva a soda alcohólica. En el procedimiento comparece como codemandada la actual recurrente en casación, Miquel Alimentació Grup, S.A., y en sus alegaciones reitera su posición sobre la capacidad obstativa de su marca "Zero" de la clase 33 denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y mantiene la oposición de las restantes marcas "Zero" pertenecientes a las clases 29 y 30, por tratarse también de clases referidas a productos alimenticios.

3. La Sentencia impugnada, como puede comprobarse en los fundamentos que se han reproducido más arriba, estima el recurso frente a la denegación basada en la oposición de Castellblanch, como consecuencia de la aportación del consentimiento de ésta, y rechaza considerar la oposición de Miquel Alimentació Grup, S.A., por no haber formulado recurso administrativo ordinario frente a la Resolución inicial de 5 de noviembre de 1.996 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, razón por la cual según la Sala de instancia la coadyuvante en el recurso contencioso administrativo Miquel Alimentació Grup, S.A. sólo podía pretender el mantenimiento de la citada resolución "en tanto que basada tal resolución denegatoria de la marca Sub Zero en su incompatibilidad con Brut Zero y Brut Zero Castellblanch". Entiende la Sala de instancia, sin embargo, que de no existir tal impedimento originado por su aquietamiento ante la referida resolución administrativa, la marca "Zero" nº 1.741.972, cuyo registro se encontraba pendiente de resolución judicial, mantenía su capacidad obstativa de otras marcas en tanto no recayese resolución judicial firme que otorgase o denegase la misma, momento en el que dicha capacidad obstativa desaparecería o se transformaría en definitiva.

El recurso de casación ha de ser estimado. Tiene razón, en efecto, la parte actora en la alegación formulada en el motivo de casación en el sentido de que su posición como coadyuvante le legitimaba para pretender el mantenimiento de las Resoluciones administrativas denegatorias de 5 de noviembre de 1.996 y 15 de julio de 1.997 en defensa de la prioridad registral de sus propias marcas, y no sólamente de las de Castellblanch en las que se había basado la denegación de la marca "Sub Zero".

En efecto, la actuación procesal de la ahora recurrente ha sido en todo punto irreprochable. La denegación de la posibilidad de sostener en el recurso contencioso administrativo previo la defensa de la prioridad de sus marcas frente a la solicitud de "Sub Zero" es contraria a la jurisprudencia de este Tribunal y constituye una denegación de justicia vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución. Así, tal como efectivamente se recoge en la jurisprudencia alegada por la parte actora, referida específicamente al registro de marcas, es preciso afirmar la capacidad de sostener en vía judicial el mantenimiento de una resolución administrativa favorable a sus intereses pese a no haberla impugnado en vía administrativa (Sentencias de 12 de marzo de 1.987 y de 28 de octubre de 1.974). Dicha jurisprudencia viene a ser, en definitiva, una interpretación acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la legitimación regulada en el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción y que resulta imprescindible para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los sujetos enumerados en dicho precepto.

No se puede exigir a alguien que ha resultado favorecido por una resolución administrativa que la impugne por discrepar del fundamento de dicha resolución, puesto que lo que resulta susceptible de recurso ordinario, según los artículos 107.1 y 114.1 de la Ley 30/92 es la propia resolución administrativa, y por los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63, según prescribe el artículo 115, todos ellos de la propia Ley. De ninguno de dichos preceptos se deriva la previsión de impugnación de una resolución exclusivamente encaminada a la modificación de sus fundamentos. En particular en el derecho de marcas, lo que resulta susceptible de recurso ordinario es la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que admite o deniega el registro de una marca, no tanto los fundamentos en los que se ha basado el citado órgano administrativo.

En el caso de autos, además, la parte actora estuvo presente en todo el procedimiento administrativo en defensa de sus intereses. Se opuso con sus marcas prioritarias a la concesión de la marca "Sub Zero" y si bien no interpuso recurso ordinario contra la subsiguiente resolución administrativa de 5 de noviembre de 1.996, fue porque resultaba favorable a sus intereses, puesto que era denegatoria según había solicitado, aunque se fundase en razones distintas a las alegadas por ella. Pero es que además, se opuso mediante escrito al recurso ordinario formulado por la entidad solicitante, en defensa del mantenimiento de la denegación y con base en la prioridad de sus propias marcas. Ya en fase judicial, la actora también se personó en el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la titular de la marca aspirante, y volvió a argumentar en favor de la denegación del petitum de la demandante con iguales fundamentos que en vía administrativa. Negarle la capacidad para oponerse a la demanda en defensa de sus propios intereses, esto es, de la prioridad de sus propias marcas, no resulta compatible con un entendimiento del recurso contencioso administrativo conforme al derecho constitucional garantido por el artículo 24 de la Constitución, sino que supone una denegación de justicia. Por ejemplo, en el presente supuesto, habida cuenta que la oposición de la otra empresa inicialmente opuesta a la marca solicitada había desaparecido, denegarle la capacidad de oponerse con base en la prioridad de sus propias marcas suponía la imposibilidad de mantener su propia oposición a la concesión de la referida marca "Sub Zero".

Estimado el recurso y casada la Sentencia recurrida debemos resolver el litigio en los términos que aparecía planteado el debate, según dispone el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción. Pues bien, ello nos lleva a decidir si la marca "Sub Zero", denegada por la Resoluciones de 5 de noviembre de 1.996 y 15 de julio de 1.997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es compatible con las opuestas por las dos entidades que se opusieron en vía administrativa.

En cuanto a la oposición de Castellblanch y tal como apreciara la Sentencia de instancia, ha perdido su eficacia obstativa como consecuencia del acuerdo entre ambas sociedades, la solicitante y Castellblanch. En efecto, al haber aportado la titular de la marca "Sub Zero" (la sociedad Carlton and United Breweries Limited) el consentimiento de Castellblanch respecto a la inscripción de la marca citada, ya reducida sólo a la protección de soda alcohólica, las marcas "Brut Zero" y "Brut Zero Castellblanch" no suponen obstáculo a la inscripción de la misma.

Queda por ver la oposición de las marcas pertenecientes a la recurrente en casación. Miquel Alimentació Grup, S.A. oponía en su demanda jurisdiccional, de entre todas las mencionadas en su escrito de oposición a la inscripción de la marca Sub Zero, tres marcas. Por un lado, las marcas números 838.610 y 1.741.968, para productos de la clase 30 y 29 respectivamente y, por otro, la marca nº 1.741.972, para productos de la propia clase 33 de la marca solicitada. En lo que respecta a las dos primeras marcas, es preciso recordar que la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas requiere la doble coincidencia de la identidad o semejanza de los signos y la identidad o similitud de los productos. Por ello hay que descartar la eficacia obstativa de las dos marcas citadas de la parte actora pertenecientes a las clases 29 y 30, pues la parcial similitud de los signos no ofrece riesgo de confusión entre los productos de distintas clases a los que se refieren las marcas enfrentadas: una bebida específica comprendida en la clase 33, la soda alcohólica con denominación "Sub Zero" por un lado, y el conjunto de productos alimentarios con denominación "Zero", pertenecientes a las clases 29 y 30, por otro. El principio de especialidad debe prevalecer aquí pese a la coincidencia de los circuitos comerciales entre bebidas y alimentos.

La otra marca perteneciente a la parte recurrente, la número 1.741.972, para productos de la clase 33, presenta una problemática previa a la práctica de la comparación con la marca solicitada. Esta marca fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas -debido a la impugnación también de la mercantil Castellblanch- y tal denegación había sido impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa, encontrándose sub iudice durante toda la tramitación del contencioso previo a esta casación que finalizó con la Sentencia aquí recurrida, de 30 de marzo de 2.001. Sin embargo, en el momento presente dicho procedimiento judicial ya finalizó mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de 19 de diciembre de 2.002 que estimó el recurso y ordenó la inscripción de la marca, como consecuencia de haber otorgado su consentimiento la citada sociedad Castellblanch, Sentencia que es firme.

Ahora bien, como la Sentencia que motiva el recurso de casación se dictó encontrándose pendiente dicho contencioso, y es a ese momento al que debemos retrotraer nuestra decisión como Sala de instancia, sólo será posible considerar la oposición de esta marca de Miquel Alimentació Grup, S.A. en el caso de que una marca cuya denegación administrativa se encuentre impugnada en vía judicial conserve su capacidad obstativa frente a nuevas solicitudes de marcas que puedan incurrir en las prohibiciones contempladas en el artículo 12 de la Ley de Marcas. De lo contrario habría que descartar la oposición formulada por la actora con base en dicha marca, sin efectuar siquiera comparación alguna, por carecer la misma de cualquier tipo de eficacia obstativa en el momento en que se resolvió el litigio referido a la solicitud de la marca "Sub Zero" por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Pues bien, tal como consideraba la Sentencia recurrida -que descartó la oposición de todas las marcas de Miquel Alimentació Grup, S.A. por otras consideraciones, como ya se ha visto-, dicha marca en cuestión sí constituía base obstativa para impedir el registro de cualquier otra marca que incurriera en las prohibiciones relativas del artículo 12 de la Ley de Marcas. En efecto, el citado precepto señala que no pueden registrarse las marcas que incurran en las prohibiciones que enumera respecto de otra marca "anteriormente solicitada o registrada". Asimismo, el artículo 20 de la propia Ley establece de manera expresa que es la solicitud de registro la que da origen al derecho de prioridad de una marca. Por consiguiente la solicitud en forma de una marca le otorga un derecho de prioridad que, eso sí, está afectado de temporalidad hasta tanto recaiga resolución administrativa, que confirmará o denegará la marca y consiguientemente consolidará o anulará dicha capacidad obstativa.

Mas si una resolución administrativa denegatoria se impugna en vía judicial, es preciso prolongar dicha capacidad obstativa provisional hasta que recaiga resolución judicial firme, prevaleciendo dicho efecto sobre la ejecutividad de las resoluciones administrativas en aplicación de los preceptos mencionados de la Ley de Marcas y de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal aducida por la parte actora. En efecto, otorgando la Ley expresamente plenos efectos de prioridad registral -si bien provisionalmente hasta la concesión o denegación administrativa- a toda solicitud de marcas, resulta indudable que la impugnación de la denegación en vía judicial prolonga ese período transitorio que media entre la solicitud y la concesión o denegación administrativa, hasta la concesión o denegación operada por la sentencia que ponga fin al asunto, esto es, mientras el litigio se encuentre sub iudice. Y esta consecuencia debe prevalecer sobre la ejecutividad de las resoluciones administrativas porque de lo contrario sería desconocer la prioridad registral expresamente establecida por el artículo 20 de la Ley de Marcas: en muchos casos los efectos de la inscripción definitiva no podrían retrotraerse de manera completa al momento de la solicitud, puesto que otras marcas habrían podido inscribirse de forma definitiva durante ese período -incluso a pesar de que el titular de la marca sub iudice se hubiera opuesto en vía judicial-, por haber adquirido firmeza antes las resoluciones que hubieran reconocido tales marcas que la que sancionase la prioridad de la marca prioritaria sub iudice.

Esto es lo que este Tribunal había interpretado ya en relación con la regulación del Estatuto de la Propiedad Industrial. En particular, en la Sentencia de 17 de febrero de 1.970, se decía

"[...] lo cierto y constatado en este caso, es que la solicitud de inscripción de la marca oponente se hallaba aún viva en el Registro cuando éste recibió la solicitud de la marca recurrida, y lo ha seguido estando aún con posterioridad a su rechazo administrativo hasta que el proceso judicial de ella afectante, no haya terminado por ejecutoria desfavorable, pues lo que el Registro ampara desde el primer momento, no es la inscripción propiamente dicha de la propiedad industrial, sino su mera solicitud por el propietario de la misma, a tenor de cuanto disponen sobre le particular los arts. 1º, 2º y 7º y 12 del Estatuto, en cuyo último precepto se establece la prioridad de los derechos que el Registro en definitiva reconoce o niega, con posterior apelación al procedimiento judicial correspondiente, desde la fecha de presentación de su solicitud, teniendo en cuenta para su cómputo el día, la hora y el minuto en que se efectuó el depósito, sin poder olvidar que el Registro no crea la propiedad industrial, sino que está ya creada de antemano por su propio inventor, haciendo tan sólo el Registro reconocerla por el riguroso orden de su prioridad y aun ello sin perjuicio de tercero de mejor derecho, por lo que no puede decirse en ningún caso que el solicitante de una marca pierda su interés en ellas por el solo hecho de haberle sido denegada su inscripción en el Registro por acto administrativo recurrible en vía jurisdiccional, según así también sucede con las marcas caducadas ínterin puedan ser objeto de legal rehabilitación, en todos cuyos casos la legitimación activa perdura hasta su legal extinción de todo derecho dimanado de la solicitud de inscripción preferentemente instada [...]"

"[...] mas olvidando con todo ello el particular de que sus solicitudes de inscripción permanecen vivas hasta su firmeza o rechazo definitivos, que en caso de proceso judicial por ellas seguido, equivale a la ejecutoria que para cada una recaiga, ya que de ganarse la inscripción de una u otra, ella se retrotrae irremisiblemente al momento mismo de su particular solicitud de entrada en el Registro, y ni éste ni su representante legal en los autos, pueden prejuzgar lo que en el instante de su particular actuar está todavía "sub judice", máxime en el seno de esta Jurisdicción que por ser puramente revisora del acto administrativo recaído, ello lleva consigo que la revisión a practicar debe situarse al momento mismo del acto dictado, sin posibilidad de tomar en cuenta otras circunstancias de hecho o de derecho posteriores al mismo."

"[...] por lo que, forzoso es concluir que existe incompatibilidad legal entre ambas marcas enfrentadas, y, como la hoy recurrente cuenta con prioridad de solicitud en el Registro, mientras esta solicitud esté viva, ella impide la inscripción de la marca recurrida, lo que equivale a tener que estimar el recurso que se contempla, sin perjuicio de reproducción de instancia en caso de quedar o haber quedado aquélla anulada por ejecutoria posterior."

Y nada distinto a ello hemos dicho en nuestra Sentencia de esta misma Sala de 20 de septiembre de 2.004 (recurso de casación 3.166/2.001), en la que sin embargo en el momento de resolver hubimos de tener en cuenta que la capacidad obstativa de la marca impugnada había desaparecido ya por haber recaído sentencia firme desestimatoria del recurso pendiente que había sido válidamente aportada a los autos.

Ahora bien, procediendo a efectuar la comparación entre estas dos marcas en litigio -la número 1.974.457 "Sub Zero" para soda alcohólica (comprendida en la clase 33) y la número 1.741.972 "Zero", para los productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas en general, con excepción de las cervezas)-, llegamos también a una conclusión desestimatoria de la pretensión obstaculizadora de la parte recurrente. Entiende esta Sala que, pese a la parcial coincidencia de los signos, la diferencia denominativa entre ambas marcas globalmente consideradas, ligada a la especificidad de la marca solicitante, limitada a un único producto, son suficientes para descartar el riesgo de confusión o asociación entre ambas, que pueden convivir en el mercado, aun compartiendo los mismos circuitos comerciales, sin generar la confusión que la Ley de Marcas pretende evitar.

De acuerdo con lo expuesto en los fundamentos anteriores procede estimar el recurso de casación interpuesto por Miquel Alimentació Grup, S.A. y estimar el recurso contencioso administrativo previo formulado por Carlton and United Breweries Limited, ordenando la inscripción registral definitiva de la marca 1.974.457, "Sub Zero", para el producto solicitado en la clase 33.

En cuanto a las costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede su imposición ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,