STS, 12 de Febrero de 2003

PonenteFernando Ledesma Bartret
ECLIES:TS:2003:910
Número de Recurso9788/1997
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO CASACION??
Fecha de Resolución12 de Febrero de 2003
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
  1. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Febrero de dos mil tres.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en representación de ARTSANA S.p.A., contra la sentencia de fecha 26 de septiembre de 1997 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 649/1995. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del estado, y la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de D. Miguel Ángel , D Jose Augusto , Doña Antonia y Dña. Flor .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso-administrativo nº 649/1995, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, de fecha 26 de septiembre de 1997, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso - administrativo nº 649/1995, interpuesto por el Letrado D. Javier del Valle Sánchez, en nombre y representación de ARTSANA S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 20 de febrero de 1995 (desestimatoria del recurso ordinario planteado contra la de 5 de septiembre de 1994) publicada en el BOPI de 1 de diciembre de 1994, que concedió la inscripción del rótulo de establecimiento nº 206.278 "LOS CHICOS". Sin costas.

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de ARTSANA S.p.A., que fue tenido por preparado mediante providencia de 4 de noviembre de 1997.

TERCERO

El 2 de enero de 1998 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de ARTSANA S.p.A., interponiendo recurso de casación, en el que se invoca como motivo único, acogido al art. 95.1.4º de la L.J., la infracción por la sentencia impugnada de las prohibiciones de registro contenidas en los arts. 86 y, por remisión del 85, los arts. 12.1.a) y c), y 13..c) de la Ley de Marcas 32/1988, así como la infracción de la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita, entre ellas, destacadamente, la de 2 de abril de 1993. Alega la similitud existente entre los distintivos confrontados y la relación de los ámbitos aplicativos (productos relacionados con los niños). Concluye suplicando sentencia que, casando la impugnada, decrete "la pertinencia que se acuerde la denegación del rótulo de establecimiento nº 206.278 "Los Chicos" para distinguir un establecimiento dedicado a mercería, lencería, corsetería, ropa de cama, mesa y baño, prendas confeccionadas para señora, caballero y niños".

CUARTO

El recurso de casación fue admitido mediante providencia de 17 de diciembre de 1998.

QUINTO

Se han opuesto al recurso: a) el Abogado del Estado, quien suplica sentencia que declare no haber lugar al recurso e imponga las costas al recurrente; y b) la representación procesal de los hermanos, D. Miguel Ángel , D. Jose Augusto , Doña Antonia y Doña Flor . Suplican sentencia que acuerde la desestimación del recurso de casación, manteniendo la recurrida en todos sus extremos, con imposición de las costas al recurrente.

SEXTO

Mediante providencia de 18 de diciembre de 2002 se acordó señalar para votación y fallo del recurso el día 5 de febrero de 2003, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos tuvieron lugar en la fecha indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia impugnada ha comparado el rótulo de establecimiento nº 206.278, "Los Chicos", para un establecimiento sito en Las Arenas (Guecho, Bilbao) dedicado a "mercería, lencería, corsetería, ropa de cama, mesa y baño, prendas confeccionadas para señora, caballero y niños" y las marcas (todas ellas registradas a favor de ARTSANA S.p.A):

  1. Núm. 295.226, "CHICCO", para "biberones, portabiberones, esterilizadores,, bandas umbilicales, aspiradores nasales, tapones de algodón esterilizado, algodón hidrófilo, anillos para la dentición, abre orejas, mesas para fajar, cinturas elásticas umbilicales, pezones de vidrio, pezones de plástico transparente".

  2. Núm. 484.551, "CHICCO", para "tazas y platos para niños, tijeras, vasos, platos y tazas en materiales sintéticos".

  3. Núm. 422.214, "BABY PLAY CHICCO", para "pijamas para niños, baberos para niños, braguitas para niños; vestidos, comprendiendo botas, zapatos y zapatillas para niños".

Como resultado de la comparación efectuada ha desestimado el recurso y declarado la conformidad a Derecho de los actos administrativos impugnados que acordaron el registro del mencionado rótulo. La sentencia aprecia una diferencia total, sin posibilidad de confusión alguna, entre las expresiones "Los Chicos" y "Chicco"; afirma que fonéticamente tales expresiones suenan de forma diferente y que tampoco cabe una confusión desde una perspectiva gráfica o gramatical. Añade que aunque se quite al rótulo de establecimiento la expresión "Los", quedaría la gran diferencia existente entre "Chicco", que sugiere individualidad, y "Chicos", que apunta a pluralidad. Y termina diciendo que sólo los productos amparados por la marca 422.214 podrían tener relación con los artículos que se pretenden vender en el establecimiento, pero destaca que aquella marca sólo ampara una cantidad muy limitada de los muchos productos que cubre el establecimiento, cuyo carácter local tiene en cuenta para concluir desestimando el recurso interpuesto por ARTSANA, S.p.A.

SEGUNDO

Al amparo del art. 95.1.4º de la L.J., la recurrente invoca como único motivo la infracción de los arts. 86, y por remisión del art. 85, la de los arts. 12.1.a) y c) y 13.c), todos ellos de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, así como infracción también de la jurisprudencia que cita. En desarrollo del motivo, comienza alegando la similitud apreciable entre los distintivos enfrentados a través de una visión de conjunto, perspectiva que juzga especialmente adecuada para cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico. Sostiene que el rótulo impugnado es el resultado de reproducir el elemento más característico de las marcas prioritarias añadiendo el artículo masculino plural "los" y la letra final "s" concordante con dicho plural, y que la adición de la letra C en las marcas prioritarias no desvirtúa la identidad fonética, pues la variación introducida por dicha consonante es mínima. Expone lo que la doctrina ha denominado el efecto desencadenante de la señal en la mente del consumidor, esto es la asociación que el consumidor establece entre el signo distintivo que en un momento tiene a la vista y otro que ya conoce, lo que, dado el crédito y la reputación de que gozan las marcas "Chicco", hace posible, de no exigirse un mayor rigor en el examen comparativo, que los titulares del rótulo a que este recurso se refiere se aprovechen ilegítimamente de tal reputación. Todas estas consideraciones, junto a la invocación de los precedentes sobre existencia de similitud fonética o gráfica contenidos en las SSTS de 17 de enero de 1959 y, especialmente, en la de 2 de abril de 1993, conducen a que la recurrente afirme que "se aparta absolutamente de la interpretación llevada a cabo en la sentencia impugnada".

En la segunda parte del escrito de interposición se expone la relación existente entre los ámbitos aplicativos de los distintivos enfrentados, destacándose que todas las marcas se refieren a productos relacionados con los niños, en tanto que el rótulo está destinado a distinguir, entre otros productos, las prendas confeccionadas para niños, lo que va a ocasionar, en opinión de la recurrente, el riesgo de error o asociación entre el público consumidor, en el sentido de que los consumidores se van a ver abocados a pensar que los productos comercializados en el establecimiento "Los Chicos" han sido fabricados por la recurrente o por algún licenciatario de ésta. Consideraciones las hasta aquí resumidas que no se desvirtúan -siempre según la recurrente- por el hecho de que en aquel establecimiento se comercialicen otros productos además de las prendas confeccionadas para niños, pues nuestra legislación marcaria no exige en ningún momento que la similitud deba producirse respecto de todos los productos, tesis que considera acogida por las SSTS de 23 de febrero de 19971 y 22 de mayo de 1967.

Defiende por otra parte que, aunque los ámbitos de aplicación de los signos en pugna fueran dispares, las prohibiciones registrales seguirían operando, ya que lo decisivo es que los signos presenten semejanzas muy acusadas, criterio que considera acogido por las SSTS de 18 de diciembre de 1974, 19 de enero, 6 de febrero y 7 de mayo de 1984, 24 de octubre y 12 de diciembre de 1986, 14 de diciembre de 1987 y 26 de diciembre de 1988. El escrito de interposición concluye con la transcripción parcial de sentencias que la recurrente considera aplicables al presente caso (concretamente, las SSTS de 25 de febrero, 10 de abril de 1956, 30 de marzo de 1979 y 20 de noviembre y 18 de diciembre de 1990).

TERCERO

El art. 86 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, establece que no podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal. El art. 85 de la misma Ley dispone que será de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de esta Ley relativas a las marcas. Entre ellas, por tanto, las de los arts. 12.1.a) y c), y 13.c), que, en cuanto aquí interesa, prohiben registrar como marcas los signos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca, y los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

La jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, interpretando el art. 212 del EPI, sustancialmente coincidente con el art. 86 de la L.M., ha establecido algunos criterios interpretativos que en este recurso de casación debemos tener en cuenta. Así, la STS de 7 de noviembre de 1984 dice que no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquellos. En parecidos términos, la STS de 14 de julio 1990 afirma, en el caso de los rótulos, que la compatibilidad con el distintivo de una marca ha de ponderarse en función de criterios más flexibles de la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios. En esta misma dirección, la STS de 11 de octubre de 1994 declara que el rótulo es una denominación que sirve para dar a conocer al público el establecimiento y distinguirlo de otros establecimientos dedicados a actividades idénticas o similares, en tanto que una marca es un signo que sirve para distinguir en el mercado determinados productos, o dicho con otras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto.

CUARTO

La recurrente reitera ante esta Sala del Tribunal Supremo los mismos argumentos que ya expuso ante el Tribunal Supremo. Toda su pretensión revocatoria casacional se construye en discrepancia con la valoración de las similitudes realizada por la sentencia impugnada. Es sabido, pues lo dice constante jurisprudencia de las Salas Primera y Tercera del Tribunal Supremo, que el estudio comparativo hecho en la instancia ha de respetarse en casación. Consiguientemente, apreciadas por el Tribunal "a quo" diferencias más que suficientes entre los signos confrontados excluyentes de toda posible confusión -así lo afirma taxativamente la sentencia- y de riesgo de asociación, resulta evidente que no se infringe ninguno de los artículos de la Ley de Marcas que la recurrente invoca. Lo que se ofrece aún más evidente si aplicamos la jurisprudencia antes resumida, que exige una semejanza calificada entre los signos distintivos del rótulo y los de las marcas, semejanza que, en este caso, la sentencia rechaza. Por otra parte, con la única excepción del recurso resuelto por la STS de 2 de abril de 1993, al que después nos referiremos, las numerosas sentencias que se citan como infringidas se basan en supuestos de hecho no coincidentes, razón por la que no pueden servir de término de comparación. A todo lo cual debemos añadir: a) la coexistencia pacífica registral y mercantil durante cuarenta años de los signos enfrentados (repárese en que el rótulo de establecimiento "Los Chicos" fue registrado el 20 de julio de 1954 y estuvo en vigor hasta el 20 de julio de 1994, fecha en que perdió su vigencia por no haber sido renovado), datos reveladores de que el rótulo preexistió a las marcas, habiéndose interpuesto el recurso contencioso-administrativo en el que se ha dictado la sentencia objeto de este recurso de casación contra las resoluciones que, a solicitud de los descendientes del primitivo titular, acordaron de nuevo el registro del rótulo; b) la pacifica coexistencia de las marcas de la recurrente con rótulos de establecimiento con la expresión "Los Chicos" (en los autos hay pruebas de hasta seis rótulos con ese mismo signo que distinguen establecimientos situados en las localidades de Burgos, Oviedo, Segovia, El Entrego y Madrid; c) los distintos ámbitos mercantiles del rótulo y los de las marcas 484.551 y 295.226; y d) la imposibilidad de oponer a cuanto hemos expuesto el precedente de la STS de 2 de abril de 1993, en la que la confrontación se produce entre nombres comerciales que utilizan vocablos no coincidentes con los que se enfrentan en nuestro caso, diferencias que reputamos suficientes para que podamos dar ahora una respuesta distinta que en aquel otro supuesto, que, a su vez, se apartó del criterio seguido por la STS de 18 de mayo de 1990.

CUARTO

De conformidad con el art. 102.3 de la L.J., la desestimación del recurso que acordamos conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey,

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de ARTSANA S.p.A., contra la sentencia de fecha 26 de septiembre de 1997 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contecioso-administrativo nº 649/1995. Con imposición de las costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-

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