España: Marcas y nombres de dominio.
| Autor | Etienne Sanz de Acedo Hecquet |
| Cargo | Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de laUniversidad de Alicante. Miembro de las Divisiones de Anulación de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior: marcas, dibujos y modelos). |
I.- Antecedentes
El presente artículo tiene por objeto analizar -desde la perspectiva del derecho de marcas y de la competencia desleal- el contenido de la Decisión dictada con fecha 18 de marzo de 2000, por Don Luis H. De Larramendi, Panelista único del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (2).
La decisión (3) tiene como objeto dos nombres de dominio BANESTO. ORG y BANESTO.NET. Los citados dominios fueron registrados en favor de Don M.D.P.V.T. ante la entidad registradora Network Solutions, Inc (4). La decisión resuelve una solicitud presentada por la mercantil demandante, Banco Español de Crédito, S.A., al objeto de obtener la transmisión a su favor de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.
Los hechos son los que se detallan a continuación.
Con fecha 27 de enero de 2000, la Sociedad Banco Español de Crédito, S.A. presentó demanda de transferencia a su favor de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET contra Don M.D.P.V.T. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora, Network Solutions, Inc., así como al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 28 de Febrero de 2000. Con fecha 3 de Marzo, y de conformidad con los trámites administrativos vigentes, la OMPI designó a Luis H. de Larramendi como panelista único.
La mercantil demandante, Banco Español de Crédito, S.A. es titular registral de marcas en España, en el territorio de la Comunidad Europea, y en los Estados Unidos de América, consistentes en la denominación BANESTO, sola o acompañada de un logotipo para diversos productos y servicios, con antigüedad desde el año 1966. Entre las citadas marcas, la mercantil demandante es titular en España, de la marca 1.657.948 BANESTO (gráfica), registrada el 26 de Septiembre de 1991 para "servicios de comunicaciones" (clase 38 del Nomenclátor Internacional). La mercantil demandante es asimismo titular del nombre de dominio BANESTO.ES, por medio del cual la marca BANESTO posee presencia en la red.
El demandado, Don M. D. P. V. T., es una persona física, residente en España y conocedora, según consta en autos, del prestigio e implantación de la marca BANESTO en el mercado. Don M.D.P.V.T. solicitó y obtuvo, con fecha 14 de junio de 1998, el registro de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET. Desde esa fecha el demandado ha venido disponiendo de los citados dominios de tal forma que quien accede a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET se encuentra con la página principal del dominio REGISTER.COM -entidad citada como contacto administrativo por el demandado en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET-. Según consta en los documentos acompañados al escrito de demanda presentado por Banco Español de Crédito, S.A., en la página principal de REGISTER.COM se ofrecen los servicios de "venta de nombres de dominio".
Con el fin de fundamentar la demanda de transferencia en su favor de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, la parte demandante invoca su propio prestigio entre las diversas entidades financieras españolas, así como la notoriedad y renombre de la marca BANESTO en España. Asimismo se indica que el demandado carece de derecho o de interés legítimo sobre los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO. NET y que ha usado los mismos de mala fe.
El demandado contesta solicitando que se mantenga en su favor el registro y el derecho al uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET. A tal objeto el demandado alega los argumentos siguientes:
- el especial grado de discernimiento de los usuarios de Internet.
- su prioridad en el tiempo en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.
- la ausencia de descrédito del buen nombre de la marca BANESTO, como consecuencia de los nombres de dominio controvertidos.
- la ausencia de uso comercial de los nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET por parte del propio demandado.
- la falta de fines concurrenciales por parte del demandado.
II.- Resolución
Según consta en el apartado 4 a) de la Política Uniforme de la ICANN (5), consituyen presupuestos de admisibilidad de una demanda:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
El primero de los presupuestos citados (6) no presenta dificultad alguna. Así, aún cuando entre las marcas invocadas por el Banco Español de Crédito, S.A. existan algunas que contengan junto con la denominación BANESTO algunos elementos de diseño, debe precisarse que dado que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningún tipo de elemento gráfico, la identidad o semejanza entre un nombre de dominio y una marca u otro signo distintivo existe siempre que ambas coincidan en su aspecto fonético, con independencia de los restantes elementos distintivos que puedan estar presentes en el signo anterior. En el presente caso, es obvio que las marcas anteriores de la mercantil demandante y los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET deben considerarse idénticos, como efectivamente concluye el panelista único.
Por lo que respecta a la segunda de las condiciones requeridas (7), el análisis de las alegaciones de las partes y de los documentos aportados por éstas, permite concluir la falta de interés legítimo del demandado en los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET. Como bien indica el panelista, el demandado:
- no expresa motivo alguno por el que haya decidido registrar la partícula BANESTO como nombre de dominio.
- no alega ser conocido o identificado en modo alguno bajo la denominación BANESTO.
- manifiesta ser conocedor del carácter renombrado de las marcas anteriores BANESTO propiedad de la mercantil demandante.
Finalmente por lo que se refiere al tercer prepuesto de admisión de la demanda (8), es necesario la existencia de mala fe tanto en el registro como en el uso de los nombres de dominio registrados. Respecto del registro de mala fe, el panel manifiesta que en el caso de marcas de alto renombre -condición que se reconoce a la marca BANESTO- el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, con conocimiento del carácter reputado de la marca anterior, es per se constitutivo de mala fe. La segunda cuestión tampoco plantea mayores problemas. Entiende el panel que el hecho que quien acceda a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET se encuentre con la página principal del dominio REGISTER.COM, y que en la página principal de este último se ofrezcan servicios de "venta de nombres de dominio" constituyen motivos suficientes para estimar la mala fe en el uso de los dominios controvertidos.
La concurrencia de cada uno de los presupuestos citados lleva por lo tanto al panel a estimar la demanda presentada por Banco Español de Credito, S.A. ordenando la transferencia de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET a la mercantil demandante.
III.- Comentario
La Resolución dictada -que aplica con indudable acierto las...
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