STS, 16 de Octubre de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 954/2000, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 28 de julio de 2003, cuyo fallo dice literalmente: «FALLO: Desestimamos la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Don Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de la mercantil "Lord John (UK) Limited" contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de mayo de 2000 que, estimando el recurso de alzada interpuesto contra la de 20 de mayo de 1999, concedió el registro de la marca nº 2.138.737 denominada "LONSDALE" para distinguir productos de "almacenaje, transporte, suministro y distribución" en la clase 39ª del Nomenclátor Internacional, y declaramos que la citada Resolución es ajustada a derecho. Sin costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil LORD JOHN (UK) LIMITED y de la Entidad Mercantil LONSDALE SPORTS LIMITED recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 14 de octubre de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente LONSDALE SPORTS LIMITE [sucesora procesal de la Entidad LORD JOHN (UK) LIMITED] compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 28 de noviembre de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras poner los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito juntamente con la escritura de poderes y copias preceptivas, se digne tener por formalizado el presente recurso de casación por infracción de ley, contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2003 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo número 954/00, interpuesto por la mercantil LORD JOHN (UK) LIMITED, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de mayo de 2000, publicado en su Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de julio siguiente, por la que se estima el recurso de alzada formulado contra la denegación de la marca española 2.138.737 LONSDALE, clase 39ª; dar traslado, con entrega de copia de este escrito a la parte recurrida, si se hubiere personado y, previa la tramitación legal pertinente, declarar admitido este recurso respecto al motivo formalizado y, en su día, con estimación de tal motivo, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca española 2.095 .186 LONSDALE LONDON (mixta) (sic), en la clase 39º del Nomenclátor.».

La Sala, por Auto de fecha 15 de diciembre de 2005, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 10 de febrero de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil LONSDALE ESPAÑA BY MONTSE, S.L.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 16 de marzo de 2006, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

2. - El Procurador Don José Andrés Peralta de la Torre, en representación de la Entidad Mercantil LONSDALE ESPAÑA BY MONTSE, S.L., en escrito presentado el día 31 de marzo de 2006, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que tenga por presentado este escrito con sus copias, lo admita, y tenga por impugnado el recurso de casación presentado de adverso, la sociedad LONSDALE SPORTS LIMITED, para en su día, y tras los trámites oportunos, resuelva no haber lugar al mismo, desestimándolo, confirmando íntegramente la Sentencia dictada con fecha 28 de julio de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia, Sección Octava, recurso nº 954/00, con expresa condena en costas a la parte recurrente.».

Por providencia de fecha 14 de junio de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 11 de octubre de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de julio de 2003, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil LONSDALE SPORTS LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de mayo de 2000, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.138.737 "LONSDALE", para distinguir servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de mayo de 1999.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el "thema decidendi", procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional número 2.138.737 "LONSDALE", que distingue servicios pertenecientes a la clase 39 (almacenaje, transporte, suministro y distribución), con las marcas oponentes número 1.933.334 "LONSDALE LONDON" (mixta), que distingue productos en la clase 28 (guantes de boxeo; sacos de arena y punching-bag para entrenamiento de boxeo) y número 1.715.750 "LONSDALE", que ampara productos de la clase 25 (prendas de vestir confeccionadas con inclusión de botas, zapatos y zapatillas), que se fundamenta con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina de esta Sala, en la apreciación de que la identidad denominativa entre las marcas enfrentadas se encuentra compensada por la disparidad de los ámbitos aplicativos, lo que evita el riesgo de confusión entre los consumidores y permite su convivencia en el mercado, según se advierte, sustancialmente, en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:

En el caso que nos ocupa la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción de la marca n° 2.138.737 denominada "LONSDALE" para distinguir productos y servicios de "almacenaje, transporte, suministro y distribución" en la clase 39ª del Nomenclátor Internacional. La razón de la concesión de la inscripción registral se fundamentó, en esencia, y en referencia a la marca oponente n° 1.715.750 "Lonsdale", en que dada la disparidad de ámbitos aplicativos, sobre la concedida no había posibilidad de error o confusión en el mercado con la oponente y no se incurría en la prohibición del art. 12.1 de la Ley de Marcas.

El ponente que suscribe tuvo ya ocasión de pronunciarse sobre una controversia similar entre la partes, (Sentencia de esta Sala y Sección de 16/06/03 en autos 790/00 ) entonces referida al nombre comercial "LONSDALE" que solicitado por la aquí codemandada "Lonsdale España By Montse S.L." le fue denegado precisamente porque pretendía inscribirlo para distinguir "Venta mayor y menor de toda clase de productos textiles, de confección, calzado y artículos de cuero" lo que le fue rechazado por colisión y coincidencia en su ámbito aplicativo con su oponente ya registrado, Resolución denegatoria que fue declarada conforme a derecho por la referida sentencia.

Y ahora, como la marca concedida "LONSDALE" se inscribe para distinguir productos de "almacenaje; transporte, suministro y distribución" en la clase 39a del Nomenclátor Internacional lo que no interfiere o resulta compatible con los amparados por el registro de las marcas n° 1.933.334 (X) denominada "LONSDALE LONDON" (MIXTA) que distingue en la clase 28 "Guantes de boxeo, sacos de arena y punching-bag para entrenamiento de boxeo" y n° 1.715.750 denominada "LONSDALE" que distingue "prendas de vestir confeccionadas, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas" en la clase 25 del Nomenclátor Internacional, con lo que la identidad denominativa entre las enfrentadas viene disminuida por la disparidad de sus ámbitos aplicativos que evitará el riesgo de confusión entre ambas permitiendo su coexistencia en el mercado. Todo ello, sin perjuicio de advertir que por parte de la codemandada "Lonsdale España By Montse SL." se aprecian indicios de aproximación registral de la citada denominación "Lonsdale" para productos de la clase 25 del Nomenclátor.

Consideramos, en definitiva que la denominación pretendida no incurre en la prohibición del art. 12.1 de la Ley de marcas y que no puede inducir a error o confusión en el mercado; y concluimos que procede desestimar la demanda presentada y declarar que la resolución recurrida es conforme a derecho.

.

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil LONSDALE SPORTS LIMITED se articula en la exposición de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables pare resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del motivo de casación, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia concordante, se aduce que el Tribunal de instancia ha incurrido en una errónea aplicación de los criterios de apreciación de identidades y semejanzas relevantes que impiden el acceso al registro de signos distintivos que colisionan con marcas prioritarias, al no tomar en consideración el «idéntico componente denominativo» "LONSDALE", que concentra la fuerza distintiva de las marcas enfrentadas, y la conexión de los campos aplicativos reivindicados, al poder amparar la marca solicitada servicios de almacenaje, transporte, suministro y distribución de prendas de vestir que puede inducir a error al consumidor, ya que no resulta "dudoso" que el empresario que se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, también desarrolle conjuntamente las actividades de distribución de dichas prendas.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

Procede desestimar que la sentencia recurrida incurra en la infracción legal y jurisprudencial denunciadas como único motivo de casación, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio expresado por el Tribunal sentenciador cuando concluye, tras un examen analítico y comparativo de las marcas confrontadas, que no existe riesgo de confusión, al distinguirse por la falta de similitud de los productos y servicios reivindicados, en cuanto a su clase, naturaleza y aplicación, al resultar evidente que se orientan a mercados diferentes, ya que la mera identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual de los signos distintivos en conflicto no basta para deducir que concurra el presupuesto de prohibición de acceso al registro.

En efecto, procede, en primer término, significar que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y de 12 de julio de 2006 (RC 10199/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar, globalmente y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

La sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

No se aprecia que la Sala de instancia haya incurrido en error patente o en irracionalidad en la apreciación de las diferencias concurrentes en los productos y los servicios respectivamente amparados por las marcas en conflicto, ya que, desde la perspectiva del público consumidor al que van destinados los productos y servicios, no ofrece duda que en el consumidor que adquiere prendas de vestir o en el más específico que compra productos especializados relacionados con la práctica del boxeo, no se produce confusión ni riesgo de asociación con la marca aspirante, que ampara servicios de almacenaje, transporte, suministro y distribución, en razón de la falta de afinidad de los campos aplicativos, lo que permite descartar que concurra el presupuesto de identidad o similitud de los productos o servicios.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que proporciona el artículo 51 de la Constitución

, que reconoce como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios de la política empresarial, y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

.

Cabe concluir, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, que la marca aspirante número

2.138.737 "LONSDALE", que distingue servicios de la clase 39, es compatible con las marcas registradas número 1.933.334 "LONSDALE LONDON" (mixta), que distingue productos en la clase 28, y número 1.715.750 "LONSDALE", para productos de la clase 25, al ser suficientemente diferentes los productos y servicios reivindicados para que se pueda generar confusión en los consumidores.

Procede, consecuentemente, declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil LONSDALE SPORTS LIMITED [sucesora procesal de la Entidad LORD JOHN (UK) LIMITED] contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de julio de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 954/2000.

Sobre las costas procesales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil LONSDALE SPORTS LIMITED [sucesora procesal de la Entidad LORD JOHN (UK) LIMITED] contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de julio de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 954/2000.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.