STS 335/2007, 16 de Marzo de 2007

PonenteJOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
ECLIES:TS:2007:1600
Número de Recurso2429/2000
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución335/2007
Fecha de Resolución16 de Marzo de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A., representado por la Procurador de los Tribunales Dª Victoria Brualla Gómez de la Torre, contra la Sentencia dictada, el día 21 de marzo de 2.000, por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Valencia. Es parte recurrida BALPRI, S. L., no personada en esta instancia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Valencia, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, Christian Dior Couture S.A. contra Balpri, S.L., sobre nulidad de la inscripción registral de un dibujo industrial. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia en la

que: 1) Se declare la nulidad del dibujo industrial nº 24.457 serie C, ordenando su cancelación a la Oficina Española de Patentes y Marca..- 2) Se impongan a la demandada el pago de todas las costas de este procedimiento.".

Admitida a trámite la demanda, emplazada la demandada, se personó la Procurador de los Tribunales Dª Carolina Teschendorff Cerezo en nombre y representación de Balpri S.L., y presentó escrito de contestación en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que se desestime íntegra la demanda instada por la actora, con expresa imposición de costas a la parte actora ."

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 19 de abril de 1.999 y con la siguiente parte dispositiva: " Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Elena Herrero Gil en nombre y representación de la mercantil Christian Dior Couture S.A. contra la Balpri S.L., representada por la Procuradora Dª. Carolina Teschendorff Cerezo, debo declarar y declaro la nulidad del dibujo industrial nº

24.457 serie C inscrito a favor de la demandada, ordenando su cancelación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, tan pronto sea firme la presente resolución; con imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada.".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Balpri S. L.. Sustanciada la apelación, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 21 de marzo de 2.000, con el siguiente fallo: " Que debemos estimar el recurso planteado por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 19 de abril de 1.999, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia nº 4 de Valencia, en el procedimiento de menor cuantía nº 219/98, y revocar la citada resolución, desestimando la demanda formulada de contrario. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas de primera instancia, ni sobre las costas de esta alzada.". TERCERO. Christian Dior Couture, S.A., representado por la Procurador de los Tribunales Dª Victoria Brualla Gómez de la Torre formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Primero

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 187 del estatuto de la propiedad industrial, de los artículos 12, 30 y 31 de la ley de marcas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la oponibilidad de una marca a un dibujo industrial.

Segundo

Con fundamento en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 187 y 124 del estatuto de la propiedad industrial, del artículo 12.1. A de la ley de marcas, y del artículo 6º.3 del Código Civil al no declarar la nulidad de un dibujo industrial que por su semejanza con la marca prioritaria de Christian Dior Couture, S.A. pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación y al inaplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los criterios relevantes para determinar la compatibilidad entre signos distintivos.

Tercero

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 12 y13 de la ley de marcas y la jurisprudencia sobre la especial protección que merece la marca notoria.

Cuarto

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 5º, 6º, 11.2, y 12 de la ley 3/91 de 10 de marzo sobre competencia desleal al estimar que dadas las circunstancias hay competencia desleal pero no es aplicable la normativa sobre marcas y signos distintivos.

Quinto

Con fundamento en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 6º.4 y 7 del Código Civil al no sancionarse el fraude de ley abuso de derecho por parte de la demandada al inscribir el dibujo industrial nº 24.457 .

CUARTO

Admitido el recurso y no habiendo formalizado impugnación la parte recurrida, se señaló como día para votación y fallo del recurso el siete de marzo de dos mil siete, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La demandada, Balpri, S.L., es titular de un dibujo industrial español (número 24.457), solicitado el siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis y concedido el trece de junio de mil novecientos noventa y siete.

La demandante, Christian Dior Couture, S.A., es titular de una marca internacional gráfica (la número 580.546), con efectos en España y prioridad unionista fijada en el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, que se concedió para productos de las clases dieciocho, veinticuatro y veinticinco del nomenclátor internacional.

Alegó la titular de la marca en su demanda que, en el año mil novecientos noventa y seis, detectó que la demandada había comenzado a fabricar y comercializar un tipo de bolso con un signo diferenciador casi igual al suyo gráfico, con el que ella identificaba en el mercado el origen empresarial de un producto de la misma clase. También alegó que requirió a Balpri, S.L. por carta, a fin de que cesara en esa actividad infractora de sus derechos de exclusiva, y que la requerida, a los pocos días, solicitó el registro del gráfico como dibujo industrial, el cual le fue concedido.

Con ese antecedente, Christian Dior Couture, S.A. ejercitó en la demanda, con fundamento en el artículo 194.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial (aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931 ), acción de nulidad del registro del dibujo industrial concedido a la demandada, por ser contrario al artículo 187 de dicho Estatuto, a cuyo tenor "no podrán ser registrados como modelos o dibujos industriales, además de los comprendidos en las prohibiciones de marcas detalladas en el artículo. 124, aplicables al caso, los envases y los modelos que contengan dibujos que sean constitutivos de marcas o denominaciones".

La demanda fue estimada en la primera instancia y desestimada en la segunda. La Audiencia Provincial, con invocación de la sentencia de 9 de julio de 1.987, entendió que la marca de la actora y el dibujo industrial de la demandada constituían modalidades de propiedad industrial heterogéneas y perfectamente compatibles, en abstracto. El recurso de casación de Christian Dior Couture, S.A. se compone de cinco motivos, todos fundados en el apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

SEGUNDO

En los dos primeros motivos de su recurso (que por versar sobre lo mismo, se examinan conjuntamente) la sociedad demandante denuncia la infracción de los artículos 187 y 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de los artículos 12.1.a, 30 y 31 de la Ley 32/1.988, de marcas, a excepción del segundo vigentes en la fecha en que el registro que se pretende anular fue concedido a la demandada.

Alega la recurrente que la utilización de una marca registrada en un dibujo industrial posteriormente concedido, sin que el titular de aquella la hubiera autorizado, faculta a éste a ejercitar la acción de nulidad del dibujo, siempre que concurra el riesgo de confusión, tomado en consideración por el legislador para impedir, mediante una prohibición relativa, registros incompatibles con marcas prioritarias, así como para establecer el ámbito objetivo del ius prohibendi reconocido al titular del signo registrado.

Ambos motivos deben ser estimados.

La sentencia de 9 de julio de 1.987, en la que se apoya la recurrida, declaró, efectivamente, que la marca y el modelo industrial constituyen "modalidades heterogéneas de la propiedad industrial", pero añadió, con obligada referencia a las circunstancias del caso, que ello "no impide la posibilidad de la existencia de una confusión, si la entidad demandada fabricara sus productos incluyendo en su configuración externa la reiterada y discutida ventana, pero ello entraría en el ámbito propio de otra forma de propiedad industrial".

Ello sentado, la relación directa entre la prioridad de uno de los mencionados derechos de propiedad industrial y la validez del registro del otro ha estado y está expresamente prevista por el legislador (artículos

4.4.c.iv de la Directiva 89/104/CEE, 13 .d de la Ley 32/1.988 y 9.1.c de la Ley 17/2001, en un sentido; y artículos 11.2.a de la Directiva 98/71 / CE y 13 .f de la Ley 20/2.003, en el otro).

En concreto, el artículo 187 del Estatuto de la Propiedad Industrial (en relación con las disposiciones final tercera y derogatoria única de la Ley 20/2003 ) se remitía a las prohibiciones establecidas para el registro de marcas "en el artículo 124, aplicables al caso". Entre estas prohibiciones, el apartado 1º, el artículo 124 mencionaba los signos distintivos que "por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados, puedan inducir a error o confusión en el mercado".

En el momento de registro del dibujo de que se trata el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial carecía de vigencia, conforme a la disposición derogatoria de la Ley 32/1.988 y las prohibiciones relativas del registro de marcas estaban reguladas en los artículos 12 y 13 de la misma Ley . En particular, regía el artículo 12.1 .a de ésta, que prohibía el registro de "marca, signo o medio que, por su identidad o semejanza... gráfica... con una marca anteriormente... registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior" (la misma referencia al riesgo de "errores" y al principio de especialidad se contenía en el artículo 31.1 de la repetida Ley 32/1.988, al determinar el ámbito objetivo de la facultad de exclusión o ius prohibendi reconocido al titular, al que hoy se remite el artículo 13.f de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ).

TERCERO

Procede, en aplicación del artículo 1.715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, resolver lo que corresponda dentro de los términos en que quedó planteado el debate.

Y esa decisión ha de coincidir con la de la primera instancia, en cuando determinada por la constancia de un riesgo de confusión entre los dos gráficos, afirmado no sólo en la sentencia del Juzgado, sino, incluso, en la recurrida en casación (que declaró, ex abundantia, que el comportamiento de la demandada realmente era desleal por imitación, conforme a la Ley 3/1.991 ).

CUARTO

Sobre las costas de la segunda instancia y el recurso de casación no proceden pronunciamientos condenatorios.

Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandada, en aplicación de los artículos

1.715.2 y 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución

FALLAMOS

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto, por CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A., contra la sentencia dictada, con fecha veintiuno de marzo de dos mil, por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, de modo que casamos la referida sentencia, en lugar de la que estimamos la demanda interpuesta por la recurrente contra Balpri, S.L. y declaramos la nulidad del dibujo industrial número 24.457, serie C, de que la demandada es titular por lo que mandamos se cancele su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Las costas de la primera instancia las imponemos a la demandada. Sobre las de los recursos de apelación y casación no procede especial pronunciamiento de condena.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-José Antonio Seijas Quintana.-Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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