STS, 18 de Junio de 2007

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 19 de mayo de 2.004, estimatoria del recurso promovido por Ramón Carús y Compañía, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 21 de septiembre de 1.9989 y 14 de octubre de 1.999, desestimatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso ordinario interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se accedía al registro del nombre comercial nº 213.566 "COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE LA ÓPERA DE BARCELONA, S.L." para un negocio dedicado a cafetería y bar, a solicitud de la mercantil Compañía Explotadora de la Ópera de Barcelona, S.L.

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de julio de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Compañía Explotadora de la Ópera de Barcelona, S.L. compareció en forma en fecha 1 de octubre de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con los artículos 76.1 y 81 de la misma y con la jurisprudencia;

- 2º, por infracción del artículo 11.2 de la Ley de Marcas, y

- 3º, por infracción del artículo 11.3 de la misma Ley .

Terminaba suplicando que se dicte sentencia anulando y casando la recurrida y ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas que dicte resolución concediendo el nombre comercial nº 213.566.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 31 de enero de 2.006 .

Personado el Abogado del Estado ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo, con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecidas Ramón Carús y Compañía, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se acuerde no haber lugar al recurso, confirmando en su integridad la sentencia recurrida, con expresa imposición al recurrente de las costas.

Por providencia de fecha 19 de marzo de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 13 de junio de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La Compañía Explotadora del Café de la Ópera de Barcelona, S.L. impugna en casación la Sentencia dictada el 19 de mayo de 2.004 por la Sala delo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó el registro del nombre comercial nº 213.566 "Compañía Explotadora del Café de la Ópera de Barcelona, S.L." para negocio destinado a cafetería y bar, al estimar el recurso interpuesto contra la concesión administrativa del mismo por la empresa mercantil Ramón Carús y Cia. S.A., en defensa de diversas marcas prioritarias y un rótulo comercial de su propiedad.

La Sentencia impugnada funda su fallo estimatorio en las siguientes consideraciones:

"Tercero.- Una primera cuestión que conviene aclarar, al hilo de los motivos de impugnación de la demandante, es que, como ya hemos hecho notar, en las Resoluciones de la OEPM el enfrentamiento se produce exclusivamente entre el nombre comercial concedido e impugnado "COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA, S.L." y la marca de la que es titular la recurrente, denominativa "LA ÓPERA", y ello pese a que la ahora demandante, en vía administrativa, opuso además de esta marca, las marcas números 1.962.168 "ÓPERA" y 1.242.349 "CAFETERÍA ÓPERA", y el rótulo de establecimiento "EL CAFÉ DE LA ÓPERA", no obstante lo cual la OEPM no las tomó en consideración ni en la Resolución inicial concediendo el nombre comercial solicitado, ni en la posterior que la confirmó.

Esta ausencia de consideración de tales signos es contraria a Derecho, pues la OEPM tenía que haberse pronunciado en algún sentido sobre esas marcas y rótulo de establecimiento opuestos, bien señalando por qué no las tenía en cuenta, bien comparándolas con el nombre comercial solicitado, examinando en consecuencia su compatibilidad o no con aquel, por su identidad o semejanza, y como esto se debía haber hecho por la Administración demandada y no se hizo, puede esta Sala ahora tener en cuenta, a los efectos de comparación de los signos enfrentados, aquellos que se alegan por la oponente sin que la OEPM se pronunciara sobre ellos.

Como es sabido, el nombre comercial está definido en el artículo 6.1 de la LM como el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares; de otra parte, son de aplicación al nombre comercial, en orden a su registro, las prohibiciones absolutas y relativas de registro contenidas en la Ley mencionada, como se desprende de su artículo 81 y de una constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Así pues, en el presente caso tenemos de una parte el nombre comercial solicitado y concedido "COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA, S.L.", que designa un negocio dedicado a cafetería y bar, y de otra parte las marcas "LA ÓPERA" y "ÓPERA", ambas para distinguir, entre otros, servicios de restauración, el rótulo de establecimiento "EL CAFÉ DE LA ÓPERA", para distinguir un establecimiento dedicado a bar, cafetería, restaurante, situado en Madrid, y finalmente la marca "CAFETERÍA ÓPERA", que designa servicios de hostelería, especialmente de cafetería.

Examinando en conjunto los signos en liza la Sala, valorando libre y racionalmente la prueba obrante en autos, estima que entre el nombre comercial solicitado y las marcas y el rótulo de establecimiento prioritarios opuestos existe una semejanza que puede llevar al consumidor a confusión, o al menos al riesgo de creer que el nombre comercial solicitado tiene relación con las marcas o rótulo del establecimiento de la sociedad demandante, y ello ya no sólo por la semejanza entre el mencionado nombre comercial y la marca CAFETERÍA ÓPERA y sobre todo el rótulo del establecimiento EL CAFÉ DE LA ÓPERA, por más que este se halle limitado a un establecimiento sito en Madrid, lo que no impide que el nombre comercial solicitado pueda ser utilizado en esta ciudad, a lo que hay que añadir que la comparación del nombre comercial solicitado y la marca prioritaria CAFETERÍA ÓPERA, son sin duda parecidos, a lo que no es obstáculo el añadido de la ciudad de Barcelona, ni siquiera la mención COMPAÑÍA EXPLOTADORA y las letras S.L., pues lo más destacado tanto en el nombre comercial solicitado como en las marcas y rótulo opuestos son los vocablos CAFÉ o CAFETERÍA y ÓPERA, son los elementos "fuertes", con mayor fuerza identificadora en los signos enfrentados, y esta semejanza es lo que puede determinar el riesgo de confusión, o al menos de asociación, en el consumidor medio, y si a ello se añade que la actividad que ampara el nombre comercial pedido es la de un negocio dedicado a cafetería y bar, y los servicios amparados por las marcas opuestas son de restauración y cafetería, y en el caso del rótulo del establecimiento opuesto sucede lo mismo, esa semejanza en las denominación, unida a la coincidencia entre las actividades y los servicios amparados, determina la real existencia de los riesgos descritos.

No se opone a lo anterior el hecho de que el nombre comercial solicitado e impugnado coincida con la denominación social de la mercantil solicitante, pues aunque es cierto que el Tribunal Supremo tiene dicho que esa coincidencia dulcifica el rigor a la hora de examinar la compatibilidad, no es menos cierto que esa doctrina del Tribunal Supremo tiene excepciones, que atienden fundamentalmente a ese factor de coincidencia siempre y cuando el riesgo de confusión o asociación no sea claro, y sobre todo tienen en cuenta las circunstancias del caso, y en el que aquí se examina la sociedad con la misma denominación que el nombre comercial solicitado se constituye poco más de un año antes de la petición del registro de aquel, de manera que no podemos tener en cuenta este factor como determinante de la procedencia de la concesión del nombre comercial solicitado.

Por todo lo expuesto, procede la estimación del Recurso contencioso-administrativo, anulando las Resoluciones de la OEPM impugnadas, y declarando la improcedencia de la inscripción del nombre comercial concedido." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)

El recurso de casación se articula mediante tres motivos, acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . En el primer motivo la parte actora alega la infracción del artículo 12.1.a), en relación con el 76.1 y el 81, todos ellos de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), así como de la jurisprudencia aplicativa, por no haber apreciado la compatibilidad del nombre solicitado con los registros opuestos. En el segundo y tercer motivo se aduce la supuesta vulneración de los apartados 2 y 3 del artículo 11 de la citada Ley de Marcas, al no haber apreciado ni la distintividad adquirida por el uso del nombre comercial solicitado (motivo segundo), ni la ineficacia de las prohibiciones del artículo 11.1 .a), b) y c) por la conjunción en dicho nombre comercial de varios signos comprendidos en dichos apartados (motivo tercero).

Sobre el primer motivo, relativo a la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

Sostiene la parte actora que la afirmación de la Sentencia recurrida sobre el parecido entre el nombre comercial solicitado y los registros opuestos es rechazable, porque no es de la suficiente intensidad como para inducir a confusión. Aduce diversas sentencias de esta Sala y la circunstancia de que es titular de la marca gráfica nº 2.101.879 y de la marca comunitaria nº 572.180 "Cafè de l#Òpera de Barcelona des 1929", así como que existen numerosas marcas de terceros que incluyen el término "ópera".

No puede prosperar el motivo. En reiteradas ocasiones hemos señalado que el recurso de casación se configura legalmente como un recurso destinado exclusivamente a la verificación de la recta interpretación y aplicación del derecho, sin que puedan revisarse a través del mismo los hechos declarados probados o las valoraciones de tipo fáctico efectuadas en la instancia, siempre que las mismas hayan sido expresadas de forma motivada, razonable y no arbitraria, y que no incurran en error patente (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).

Examinada la valoración realizada por la Sala de instancia en el presente caso nos encontramos con que ha justificado suficientemente y de manera razonable los criterios que le llevan a apreciar la existencia de riesgo de confusión entre el nombre comercial solicitado y los registros opuestos, en especial el del rótulo de establecimiento "El café de la ópera", sin que pueda apreciarse ni la infracción de los criterios de comparación que ha ido elaborando esta Sala en la aplicación del artículo 12 de la Ley de Marcas, ni que dicha apreciación incurra en error patente. En efecto, la Sala juzgadora valora todos los elementos denominativos y gráficos que entran en juego en los signos enfrentados, en un juicio unitario y sin descomposiciones artificiosas de dichos elementos aunque pondere el distinto valor de los mismos, y sopesa de manera adecuada el marco comercial en el que se mueven respectivamente el nombre comercial denegado y las marcas y el rótulo de establecimiento opuestos. No procede pues, en tales circunstancias, revisar o substituir el juicio de confundibilidad realizado en la instancia.

A lo anterior no obsta el que en nuestra muy reciente Sentencia de 6 de febrero de 2.007 (RC 853/2.004 ) hayamos casado la Sentencia de instancia que se recurría en dicho proceso, que había denegado el rótulo de establecimiento solicitado por la misma actora del presente recurso "Cafè de l#Òpera de Barcelona" de conformidad con la impugnación formulada por la misma empresa que es codemandada en el presente recurso y, que juzgando ya el previo recurso contencioso administrativo, concediéramos el registro solicitado. En efecto, en aquél caso dijimos:

"QUINTO.- Formulado en los términos en que ha quedado descrito, el motivo ha de ser estimado. La sentencia recurrida no ha efectuado una interpretación correcta del artículo 12.1 .a) en relación con el artículo 86 de la Ley 32/1988, de Marcas porque, tras exponer cuál es la interpretación que esta Sala ha desarrollado con relación a dichos preceptos, no acierta en su aplicación posterior, ya que no realiza una apreciación de conjunto o sintética, que valore la totalidad de los elementos integrantes de los signos enfrentados sin descomponer su unidad gráfica y fonética, sino que prescinde de uno de los componentes principales en la comparación al no valorar todos los elementos que conforman el gráfico del rótulo de establecimiento pretendido.

Como se ha expuesto en el fundamento primero, las referencias de la sentencia que se recurre a esta cuestión se limitan a lo siguiente: «la inclusión del vocablo "OPERA" en todos los signos distintivos enfrentados no se ve despejada por el hecho de que en el denegado aparezca acompañado por otro término relativo al municipio en el que radica el local para el que se solicita el rótulo de establecimiento, con la expresión de un año, que se dice es el de apertura del local, por carecer de carácter diferenciador; tampoco por su escritura en lengua catalana ya que la fonética y la grafía no varían sustancialmente, ni por la inclusión del término genérico "café", que también aparece en una de las marcas enfrentadas, dándose además la coincidencia de que todos los signos distintivos van referidos a servicios de cafetería, bar y restauración». No ha tenido en consideración que la denominación pretendida, escrita en tipos mayúsculos modernistas está inscrita concentricamente en una circunferencia y que, en el centro de la misma «aparece el dibujo de una muñeca modernista que representa una niña que lleva un vestido de falda corta sin mangas, que va descalza y que con sus brazos en alto y a la altura de la cabeza sostiene una cesta de frutas. Le sigue un pajarito por la espalda y justo a su pie izquierdo, que toca el suelo, figura una flor. El otro pie está ligeramente levantado hacia atrás, en actitud de correr ligeramente».

Al separarse de la jurisprudencia de esta Sala, expresada en la STS de 18 de noviembre de 2005, RC 2084/2003, según la cual, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, el juzgador debe ponderar globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, debe tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, la sentencia ha incurrido en la infracción aducida en el primer motivo del recurso de casación, lo que lleva a la estimación del mismo y a la anulación de la sentencia impugnada. Ello hace innecesario el estudio de los restantes motivos articulados.

Para resolver el recurso contencioso-administrativo debemos comenzar recordando que es doctrina constante de esta Sala, que se contiene -entre otras- en la STS de 17-10-2005, RC 7440/2002, la siguiente: «La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque, conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y 12 de febrero de 2003 (las dos primeras referidas al artículo 212 del Estatuto de Propiedad Industrial, y la última dictada en el recurso de casación número 9788/1997, en aplicación de los artículos 85 y 86 de la Ley de Marcas ) no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos, y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999 ).

Efectuada una comparación de conjunto entre el rótulo de establecimiento solicitado y las marcas enfrentadas, siguiendo las pautas anteriormente expuestas, no se advierte que la coincidencia en cuanto al término «ÓPERA» pueda generar riesgo de confusión o de asociación al ser suficientemente distintivo el gráfico que integra el rótulo de establecimiento «CAFÈ DE L#ÒPERA DE BARCELONA», cuyas características antes hemos recogido, y que adquiere el carácter de elemento principal determinante de la diferenciación, pues los signos opuestos, como también dice la sentencia, son meramente denominativos, sin ningún diseño adjunto. Basta pues esta diferencia para afirmar la posibilidad de la convivencia de los signos enfrentados, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia antes recordada, la existencia de una distinción suficiente ha de verificarse, cuando de rótulos -cuya eficacia queda limitada a un término municipal concreto- se trata, con criterios de mayor flexibilidad." (fundamentos quinto y sexto)

Esto es, en aquel supuesto casamos la Sentencia impugnada por una errónea aplicación del artículo

12.1 de la Ley de Marcas, al no haber efectuado la Sala de instancia un juicio valorativo que tuviese en consideración el efecto global de los signos enfrentados, reduciendo la comparación al término que consideraba más significativo ("ópera"), desvirtuando con ello el juicio de semejanza y aplicando el precepto mencionado en contra de una amplia jurisprudencia de esta Sala. Y juzgando ya con plenitud de jurisdicción las cuestiones planteadas en el contencioso administrativo, valorábamos la inexistencia de riesgo de confusión entre el rótulo solicitado y las marcas opuestas comparando los signos en su integridad y teniendo también en consideración la peculiaridad del ámbito restringido en que se mueve un rótulo de establecimiento para una única localidad.

Se daban, pues, diferencias significativas con el presente supuesto que explican el distinto resultado al que ahora llegamos. Mientras que en aquél caso la comparación efectuada en aplicación del artículo 12.1 se hizo de forma contraria a los criterios sentados por esta Sala, lo que conducía a la estimación del recurso de casación, en el presente asunto dicha comparación se ha efectuado con toda corrección como ya se ha indicado antes. Quiere ello decir, que, con independencia del juicio que a esta Sala le pudiera merecer la comparación entre los registros que ahora se enfrentan, el recurso debe ser desestimado al no haber incurrido la Sala de instancia en ninguna infracción aplicativa del artículo 12.1 de la Ley de Marcas .

Dicho lo anterior, también merece la pena destacarse que existen entre ambos casos una diferencia relevante en cuanto a la contraposición de los registros afectados. En efecto, mientras que en el caso enjuiciado en nuestra Sentencia de 6 de febrero de 2.007 lo solicitado era un rótulo comercial para Barcelona, en donde dicho rótulo era ya ampliamente conocido, en el presente supuesto, por el contrario, lo solicitado es un nombre comercial de ámbito nacional que, como pone de relieve la Sentencia de instancia, presenta un evidente mayor riesgo de confusión con marcas o rótulos comerciales en cualquier parte del territorio nacional.

Sobre los motivos segundo y tercero relativos al artículo 11.2 y 3 de la Ley de Marcas .

Como se ha indicado más arriba, la parte actora considera que se han infringido los apartados 2 y 3 del artículo 11 . En el primer caso, por no haber apreciado la fuerza distintiva adquirida con el uso por el signo solicitado. En el caso del artículo 11.3, por no haber apreciado la exclusión de las prohibiciones contenidas en el artículo 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas como consecuencia de incluir el nombre comercial solicitado varios términos comprendidos en las categorías de términos genéricos, usuales y descriptivos.

Ambos motivos han de ser desestimados de plano, ya que la denegación del registro acordada por la Sentencia impugnada no se ha basado en la aplicación de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo

11.1 de la Ley de Marcas . Siendo esto así, es evidente que mal puede alegarse la infracción por inaplicación de los dos apartados invocados, cuando las prohibiciones sobre las que operan, en un sentido excluyente de las mismas, no han sido las causantes de la denegación del nombre comercial solicitado.

Conclusión y costas.

La desestimación de los motivos en que se funda el recurso tiene como consecuencia la desestimación de éste. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas a la parte que lo ha sostenido.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,