STS, 13 de Febrero de 2008

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2008:948
Número de Recurso7469/2005
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución13 de Febrero de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Febrero de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 7469/2005, interpuesto por Don Aurelio representado por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Fernández de Castro, contra la sentencia dictada el 18 de octubre de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 151/2002, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de diciembre de 2001, que había confirmado la dictada el 20 de noviembre de 2000, que denegó el registro de la marca nº 2.273.499 «MUSTANG», mixta, para distinguir productos de la clase 28 del Nomenclátor internacional, y confirma dicha prohibición. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso-administrativo nº 151/2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 18 de octubre de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: No ha lugar al presente recurso interpuesto por el Procurador Sr. Fernández Castro en representación de D. Aurelio, sin costas».

SEGUNDO

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Fernández de Castro, en representación de Don Aurelio, mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 16 de noviembre de 2005, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Don Aurelio formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[...] dicte en su día sentencia que case y anule la recurrida y se pronuncie de conformidad con los motivos del presente recurso y los pedimentos contenidos en el original escrito de demanda, otorgando y concediendo el registro de la marca 2.273.499, marca "MUSTANG", a Don Aurelio, para la clase 28 del nomenclátor internacional».

CUARTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 20 de marzo de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

QUINTO

Por providencia de 19 de abril de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que realizó mediante escrito de fecha 5 de junio de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».

SEXTO

Por diligencia de ordenación de 8 de junio de 2007 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

SÉPTIMO

Por providencia de 15 de junio de 2007 se acordó dar traslado al Abogado del Estado del Auto de fecha 26 de septiembre de 2006, dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el recurso nº 179/2005, aportado por el recurrente, por hallarse en los casos comprendidos en el artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

OCTAVO

Por providencia de fecha 15 de enero de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 5 de febrero de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 1189, dictada con fecha 18 de octubre de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 151/2002, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de Don Aurelio contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de diciembre de 2001, que confirmó la dictada con fecha 20 de noviembre de 2000, que había denegado la inscripción de la marca mixta nº 2.273.499 «MUSTANG», para productos de la clase 28 del Nomenclátor (juegos y juguetes; muñecos; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoración para árboles de Navidad), por estimarla incompatible con las marcas «MUSTANG» nº 357.269 y nº 657.694 (mixta), concedidas también para la clase 28, y nº 590.588 (mixta) concedida para las clases 3, 14, 16, 18 y 25.

SEGUNDO

La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, en el que se expone lo siguiente:

CUARTO.- En el presente caso la parte actora y vencida en el trámite alega que es titular de CALZADOS MUSTANG (con dibujo de un caballo) desde 1978; (clase 25) con gran notoriedad en el campo de zapatos, bolsos y complementos. También que la marca 357269 no estaba concedida, sino solicitada en aquel momento y que tiene pedida en la vía civil la nulidad de las marcas obstativas. Nadie va a cuestionar ni la titularidad alegada, ni la notoriedad en cierto ámbito que es muy lejano al aquí pretendido. Hasta en seis ocasiones y entre 1989 y 1995 la OEPM ha denegado la inscripción de MUSTANG pedida por el mismo recurrente y precisamente por la oposición de la apreciada como obstaculizante aquí. Si una de las marcas tan solo estaba solicitada, la solicitud en principio cierra el registro y si penden acciones civiles de nulidad, será lo que se decida en ese orden jurisdiccional lo que tendrá valor constitutivo, bien para que se acuerde la desaparición de las marcas en el registro, bien para que pervivan, pero mientras tal ocurra los asientos despliegan toda su eficacia y no podemos dudar de que, en el estado actual de la situación, existe plena identidad fonética y aplicativa entre la marca pedida y la prioritaria, incurriendo de la prohibición relativa del art. 12-1-a de la Ley de Marcas entonces vigente. Un detalle final, la acción de nulidad civil sólo se dirige, en lo que aquí interesa, contra la marca 590.588 opuesta de oficio y no en clase 28, no contra las otras dos opuestas de parte y para la misma clase 28 solicitada

.

TERCERO

El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de Don Aurelio al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia. Expone, en primer lugar, que las marcas a las que la sentencia califica como prioritarias y que han determinado la denegación del registro no tienen tal consideración, porque desde el 5 de abril de 1979 la recurrente es titular de la marca nº 867.718 «CALZADOS MUSTANG», para la clase 25, que fue otorgada como derivada de la marca 53.952, concedida a Don Aurelio por resolución de la OEPM de 20 de junio de 1969; sin embargo, la marca obstaculizante nº 357.269 «MUSTANG», fue solicitada el 3 de enero de 1997, por lo que es posterior a la aspirante; lo mismo ocurre con la marca internacional nº 657.694 «MUSTANG», que fue solicitada el 21 de febrero de 1996, y con la marca opuesta de oficio nº 590.588 «MUSTANG», que fue solicitada el 2 de de septiembre de 1992. Por lo tanto, entre la marca «CALZADOS MUSTANG», propiedad del recurrente, y las opuestas «MUSTANG», existe una prioridad cronológica a favor de aquélla, lo que le confiere un derecho para inscribir el registro de la marca objeto del presente recurso. A ello añade que se trata de una marca notoria y que, teniendo del vocablo «CALZADOS» la consideración de genérico, debe concederse el registro porque no existe riesgo de confundibilidad entre las marcas.

CUARTO

El motivo no puede prosperar. En una constante y reiterada jurisprudencia hemos declarado que en el recurso de casación no es posible revisar los hechos probados o las apreciaciones de tipo fáctico efectuadas en la instancia, por tratarse de un recurso destinado exclusivamente a la verificación de la correcta aplicación e interpretación del derecho (SSTS de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). De esta manera las valoraciones sobre hechos no pueden ser rectificadas en casación, salvo que no se expresen de forma motivada o que incurran en arbitrariedad o error patente. Esto se traduce, en el derecho de marcas, en que no podemos sustituir en esta sede los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia. En el caso de autos, la Sala de instancia ha expresado mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente que la convivencia de las marcas enfrentadas, en el mismo ámbito aplicativo, puede producir riesgo de confusión en los consumidores, juicio fáctico que se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala sobre la forma de efectuar la comparación prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, que resulta intangible en casación.

Por otra parte, tampoco puede ser apreciada la prioridad registral que aduce la recurrente. Esta Sala ha reiterado (por todas STS de 8 de marzo de 2007 -RC 252/2005 -) que la Ley 32/1988, de Marcas, cambió sustancialmente el sistema anterior del Estatuto de la Propiedad Industrial, introduciendo en su artículo 12.1., como elemento decisivo para la inscripción en el Registro, el principio de especialidad. El principio de especialidad debe conjugarse con el de prioridad registral, pero no en el sentido amplio que cabría atribuirle en la legislación anterior, sino dentro del marco de la nueva normativa. De esta forma, la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos, pero no -salvo que se trate de una marca renombrada, circunstancia que no concurre en el presente supuesto- si se trata de productos o actividades diferentes, en cuyos campos operarán las reglas generales. Todo expediente de marca está vinculado a una determinada clase de productos, y su extensión a otras clases conlleva la tramitación de otros expedientes administrativos autónomos e independientes del primero. Por ello, la titularidad de un expediente de marca, para una determinada clase, no confiere a su propietario un derecho preferente y absoluto frente a terceros ni permite la extensión del signo a otras clases del Nomenclátor en cualquier tiempo posterior, de modo que si el signo coincide con la marca de un tercero, éste siempre puede invocar la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas. Ello es así porque, de lo contrario, bastaría registrar una marca para un producto cualquiera para entenderlo extendido a todas las clases del Nomenclátor, sin necesidad de nuevos expedientes contradictorios, dado que nadie podría oponerse a la nueva petición de una marca ya registrada. A efectos de la excepción que hemos consignado, y de las alegaciones de la recurrente, debemos recordar aquí que la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma. Y, por último, debemos precisar que cuanto hemos expuesto no supone sino reiterar lo que ya hemos declarado en las sentencias de 30 de mayo de 2003 (RC 8133/97) y 16 de mayo de 2006 (RC 3383/2003 ).

No obsta a lo anterior el contenido del Auto de fecha 26 de septiembre de 2006, dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 179/2005, que inadmite dicho recurso, interpuesto contra la sentencia dictada con fecha 12 de noviembre de 2004 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) en el rollo de apelación 364/2003, dimanante de los autos 727/2000 del Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid. La sentencia impugnada en casación confirmó la caducidad del registro de la marca internacional nº 213598 A «MUSTANG» para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor (vestidos de cuero), y ordenó la cancelación del mismo por caducidad, supuesto que -como ha quedado expuesto- nada tiene que ver con la denegación del registro de la marca «MUSTANG» para productos de la clase 28.

QUINTO

La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Fernández de Castro, en representación de Don Aurelio, contra la sentencia nº 1189, dictada con fecha 18 de octubre de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 151/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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