STS, 14 de Noviembre de 2008

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2008:6098
Número de Recurso4759/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución14 de Noviembre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Noviembre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de D. Gabino, contra la sentencia de fecha 4 de octubre de 2005 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 2012/2003 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han sido partes recurridas el Abogado del Estado y la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena Galán González, en representación de las Sociedades Capa, S. A. y de Martelilla Alta, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El 10 de agosto de 2001 D. Gabino, solicitó de la OEPM el registro de la marca denominativa "MARQUÉS DE DOMECQ" nº 2.420.694, clase 39, para distinguir servicios de turismo rural.

SEGUNDO

Se opusieron al registro las mercantiles "Capa, S.A." y "Martelilla Alta, S.L." alegando la prioridad obstaculizante de sus tres marcas denominativas "Ganadería Marqués de Domecq", respectivamente, números 2.273.962, clase 31, para distinguir ganadería de todas clases, nº 2.413.981, clase 41, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales en relación con la tauromaquia, y nº 2.413.982, clase 42, para distinguir servicios de cría de ganado vacuno, especialmente, reses de lidia.

TERCERO

La OEPM, mediante resolución de 20 de agosto de 2002, concedió el registro porque el solicitante ostenta el título del distintivo "MARQUÉS DE DOMECQ" en virtud de resolución de 26 de julio de 1995, no teniéndose en cuenta las marcas oponentes números 2.273.962 y 2.413.981/982 "Ganadería Marqués de Domecq", para otras clases diferentes.

CUARTO

Contra la anterior resolución interpusieron recurso de alzada las mercantiles "Capa, S.A:" y "Martelilla Alta, S.L.", que fue estimado por resolución de la OEPM de 16 de julio de 2003, en la que se denegó el registro de la marca solicitada.

QUINTO

Contra la resolución de la OEPM de 16 de julio de 2003 interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal de D. Gabino. En el apartado hechos de la demanda formulada en dicho recurso se alega, en lo que aquí importa, que D. Gabino ostenta legítimamente el título nobiliario Marqués DIRECCION000, más conocido como "Marqués DIRECCION001 " y como tal es identificado; que ni D. Donato ni D. Jose Francisco, son herederos del Marqués DIRECCION001 ; que la marca nº 848.798 "Ganadería Marqués de Domecq" está caducada por falta de renovación; que las tres marcas opuestas como obstaculizantes se han inscrito en fraude de Ley, ya que pretenden rehabilitar la caducada marca nº 848.798 y, además, incurren en la prohibición del art. 13.b) de la L.M. 38/1988 ; y que la utilización del título nobiliario Marqués DIRECCION001 sin consentimiento de su legítimo titular vulnera el art. 18 de la CE y la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Familiar y a la Propia Imagen. En dicho recurso actuaron como partes demandadas el Abogado del Estado y la representación procesal de las mercantiles "Capa, S.A." y Martelilla Alta, S.L., respectivamente representadas por Procuradores con poderes otorgados, en el caso de la mercantil "Capa, S.A." por D. Donato, y en el caso de "Martelilla Alta, S.L por D. Jose Francisco. El recurso fue desestimado por sentencia de 4 de octubre de 2005 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 2012/2003, en la que, además de considerar irrelevante a los efectos de registrar una determinada marca el estar en posesión del título nobiliario que dicha marca contiene, si entra en conflicto con marcas de terceros (fundamento de derecho cuarto,) considera ajustada a derecho la resolución impugnada habida cuenta de la similitud existente entre la marca solicitada y las prioritarias, la coincidencia del ámbito aplicativo y la notoriedad de que gozan las marcas "Ganadería Marqués de Domecq".

SEXTO

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de D. Gabino, que fue tenido por preparado mediante providencia del Tribunal de instancia de 5 de julio de 2006, con emplazamiento de los recurridos.

SÉPTIMO

El 22 de septiembre de 2006 presentó la representación procesal de D. Gabino escrito formalizando el recurso de casación en el que se imputa a la sentencia, al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., haber infringido: los arts. 37 y 34.2 de la L.J. por no haberse acordado la acumulación del recurso nº 2012/2003 al seguido bajo el nº 2356/2002, referente a la marca nº 2.273.962 (una de las tres obstaculizantes) dada la conexión directa existente entre ambos recursos; el art. 13.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que traspone el art. 4.4.d) de la Directiva 89/104 CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 ; el art. 2.2 de la LO 1/1982, de 5 de Mayo ; y la jurisprudencia contenida en las SSTS de 26 de enero de 1990 y 97/2004 y la doctrina de la STC de 3 de julio de 1997. Concluye interesando "sentencia estimatoria del mismo por la que case y anule la sentencia recurrida, por haber infringido las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable al objeto del debate en ella planteado, y, entrando al fondo del asunto, estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi mandante, Don Gabino, frente a la resolución dictada por la OEPM, de fecha 16 de julio de 2003, en virtud de la cual se estima el Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución de concesión de marca nacional núm. 2.420.694, de 20 de agosto de 2002".

OCTAVO

El recurso de casación ha sido admitido mediante providencia de 30 de abril de 2007.

NOVENO

Aportada por el recurrente, ha sido incorporada a los autos la sentencia de fecha 4 de mayo de 2007 dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, en el rollo de apelación nº 580/2006, cuyo fallo -en lo que aquí importa- es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando en parte el recurso interpuesto por el Procurador D. Enrique Alameda Ureña en la representación que ostenta contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de esta ciudad, en autos de procedimiento ordinario nº 1.045/2002, debemos revocar y revocamos la misma y en su lugar:

  1. Estimamos parcialmente la demanda declarando la nulidad de las marcas nº 2.413.981 y nº 2.413.982 "Ganadería Marqués de Domecq" para distinguir productos de la clase 41 y 42, respectivamente, del Nomenclátor, condenando a los demandados a estar y pasar por los efectos de esta declaración, desestimándose dicha demanda en todo lo demás, de lo que se absuelve a los demandados sin que proceda condena en costas respecto de la misma."

DÉCIMO

Con fecha 2 de julio de 2007 se ha opuesto al recurso de casación el Abogado del Estado, limitándose a interesar sentencia desestimatoria del recurso.

DECIMOPRIMERO

El 13 de julio de 2007 fue presentado en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la Procuradora Doña Almudena Galán González, en representación de "Capa, S.A." y de "Martelilla Alta, S.L.", oponiéndose al recurso de casación. Niega que se hayan producido las infracciones normativas y jurisprudenciales denunciadas; sostiene, con cita de las SSTS de 25 de enero, 13 de febrero y 18 de mayo de 2006, que el análisis de la incompatibilidad de las marcas que se haya hecho en la instancia no es reprochable en casación, pues el juicio de incompatibilidad es intangible en casación; alega los criterios jurisprudenciales aplicables (contenidos en las SSTS de 7 de marzo de 2007 y 9 de marzo y 23 de marzo de 2001 ) sobre los elementos a tener en cuenta en la comparación de marcas y la mayor protección de que gozan las marcas notorias, para terminar interesando la desestimación del recurso de casación, con imposición de las costas al recurrente.

DECIMOSEGUNDO

Mediante providencia de 19 de junio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 4 de noviembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

DECIMOTERCERO

Con fecha 15 de octubre de 2008 ha sido dictada sentencia por esta Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 3149/2006, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3149/2006, interpuesto por Don Gabino, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de noviembre de 2005, debemos revocar dicha sentencia, y declaramos ESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 2356/2002, promovido por Don Gabino, declarando la nulidad de las resoluciones recurridas por no ser conformes a Derecho; sin expresa condena en costas".

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

  1. - D. Gabino solicitó de la OEPM el registro de la marca denominativa "MARQUÉS DE DOMECQ" nº 2.420.694, clase 39, para distinguir servicios de turismo rural.

  2. - Se opusieron al registro las mercantiles Capa, S.A. y Martelilla Alta, S.L., alegando la prioridad obstaculizante de sus tres marcas denominativas "Ganadería Marqués de Domecq", respectivamente, nº 2.273.962, clase 31, para distinguir ganadería de todas clases, nº 2.413.981, clase 41, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales en relación con la tauromaquía, y nº 2.413.982, clase 42, para distinguir servicios de cría de ganado vacuno, especialmente reses de lidia.

  3. - La OEPM, mediante resolución de 20 de agosto de 2002, concedió el registro porque el solicitante ostenta el título del distintivo "MARQUÉS DE DOMECQ", no teniéndose en cuenta las marcas oponentes números 2.273.962 y 2.413.981/982 "Ganadería Marqués de Domecq" para otras clases diferentes.

  4. - Contra la resolución que concedió el registro interpusieron recurso de alzada las mercantiles Capa, S.A. y Martelilla Alta, S.L. El recurso de alzada fue estimado mediante resolución de 16 de julio de 2003, que denegó el registro de la marca solicitada por estimar que concurrían las prohibiciones de los artículos 12.1.a) y 13.a) y b) de la L.M. de 1988, y ser notorias las marcas prioritarias.

  5. - En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representanción procesal de D. Gabino contra la resolución administrativa de 16 de julio de 2003 se ha dictado la sentencia desestimatoria objeto de este recurso de casación. Dicha sentencia invoca la STC de 3 de julio de 1997, transcribe parte de su contenido, del que deduce la siguiente conclusión, que textualmente reproducimos "En definitiva, el estar en posesión de un título nobiliario no da más derecho que su propio uso, sin que dicha posesión esté revestida de cualquier contenido jurídico material, siendo, por tanto, completamente irrelevante a los efectos de registrar una determinada marca, todo ello sin perjuicio de la protección de dicho título y el uso indebido del mismo mediante el ejercicio de las acciones pertinentes ante la jurisdicción civil". A continuación dicha sentencia considera que la similitud existente entre las marcas confrontadas es evidente, que hay coincidencia en los ámbitos aplicativos y que las marcas "Ganadería Marqués de Domecq" son notorias. Razones todas ellas por las que concluye considerando conforme con el ordenamiento jurídico la denegación de la marca solicitada.

SEGUNDO

Contra la referida sentencia se ha interpuesto este recurso de casación, en el que, al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., se sostiene que la sentencia ha infringido: 1) los artículos 37.1 y 34.2 de la L.J., por no haberse acumulado el recurso contenciosos administrativo nº 2012/2003 al seguido bajo el nº 2356/2002, referente a la marca nº 2.273.962 "Ganadería Marqués de Domecq" (una de las tres obstaculizantes) dada la conexión directa existente entre ambos; y 2) el art. 13.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que traspone el art. 4.4.d) de la Directiva 89/104 CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, el art. 2.2 de la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, y la jurisprudencia contenida en las STS de 26 de enero de 1990 y 9 de julio de 2004 y la doctrina de la STC de 3 de julio de 1997. Al recurso se ha opuesto el Abogado del Estado y la representación procesal de las mercantiles Capa, S. A. y Martelilla Alta, S.L., que invocan lo argumentos resumidos en antecedentes.

TERCERO

Antes de examinar la procedencia de acoger, o no, el recurso de casación así formulado, resulta necesario dejar constancia de algunos hechos trascendentales. Con fecha 15 de octubre de 2008, esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el recurso de casación nº 3149/2006, estimatoria del recurso interpuesto por la representación procesal de D. Gabino contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 2356/2002 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que se revoca, declarando la nulidad de las resoluciones de la OEPM que acordaron el registro de la marca nº 2.273.962 "GANADERÍA MARQUÉS DE DOMECQ", clase 31, que es una de las tres que fueron consideradas tanto por la OEPM como por el Tribunal de instancia como obstaculizantes del registro solicitado a que este proceso se refiere. La doctrina contenida en nuestra sentencia de 15 de octubre de 2008 puede resumirse así: 1) la inscripción de una marca que se base de forma esencial en un título nobiliario requiere la autorización del propietario del título, pues el título nobiliario está incluido en la expresión "cualquier otro medio de identificación frente al público" a que se refiere el art. 13.b) de la L.M.; 2 ) ante la oposición del propietario del título nobiliario, no debió concederse la inscripción de la marca "GANADERÍA MARQUÉS DE DOMECQ"; 3) incluso aceptando el carácter notorio de esa marca, es necesario el consentimiento del propietario del título nobiliario para que un signo pueda usarse como distintivo de productos o servicios; 4) el art. 3.1 de la L.M. legitima a los usuarios de una marca notoria conocida en España para su inscripción en el Registro, pero hay que entender que se está refiriendo a las marcas que cumplan las exigencias legales; y 5) aunque el título nobiliario sea sólo un "nomen honoris" que se agota en su existencia, no puede ser negada su eficacia opositora cuando el consentimiento del titular sea requisito para el ejercicio por otro de un derecho.

Otro hecho significativo del que tenemos que dejar constancia es que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada ha dictado sentencia de fecha 4 de mayo de 2007, en el rollo de apelación nº 580/2006, estimatoria del recurso interpuesto por D. Gabino, sentencia cuyo fallo -en el apartado 1- declara la nulidad de las marcas nº 2.413.981 y nº 2.413.982 "Ganadería Marqués de Domecq" para distinguir productos de la clase 41 y 42, respectivamente, del Nomenclátor. A este fallo llega la Audiencia Provincial de Granada en virtud de las consideraciones contenidas en el fundamento de derecho décimo, que concluye diciendo textualmente lo siguiente: "En consecuencia... en razón a las prohibiciones aludidas de los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas anterior y 6.1 y 9 de la de 2001, la inscripción de las marcas "Ganadería Marqués de Domecq" nº 2.413.981 y 2.413.982, respectivamente en clase 41 y 42, debemos entender que conculcan lo dispuesto en el art. 13.b) citado y por ello deberá declararse su nulidad". Las dos marcas cuya nulidad se declara en la sentencia que acabamos de transcribir - sentencia cuya firmeza no consta- son las otras dos opuestas como prioritarias y por tanto obstaculizantes del registro de la marca solicitada por D. Gabino.

CUARTO

La STC 126/1997, de 3 de julio, siguiendo la interpretación contenida en la STC 27/1982, que reiteradamente invoca, declara -en su fº.jº 12, en lo que aquí importa- que un título nobiliario es una preeminencia o prerrogativa de honor, un "nomen honoris". Su contenido jurídico se agota en el derecho a adquirilo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros, de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre. El título nobiliario se halla desprovisto hoy de cualquier contenido jurídico material en nuestro ordenamiento, más allá del derecho a usar un "nomen honoris" que viene a identificar, junto al nombre, el linaje al que pertenece quien ostenta tal prerrogativa de honor. Su eficacia general sólo se manifiesta como complemento del nombre... lo que se corrobora a tenor del párrafo tres, del art. 135 en relación con el art. 130, del Reglamento del Registro Civil, al permitir, mediante un asiento, marginal a la inscripción de nacimiento, que se expresen los títulos nobiliarios cuya posesión legal conste o se justifique debidamente. Esta interpretación, de acuerdo con lo establecido en el art. 5.1 de la LOPJ, es la que debe ser seguida por los Jueces y Tribunales.

QUINTO

La jurisprudencia del T.S., contenida, entre otras, en las SSTS de la Sala Primera de 5 de octubre de 1989 y 9 de julio de 2004, declara que la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, en su art. 7.6 tipifica como intromisión ilegítima en el ámbito de la protección delimitada en el art. 2 de la misma Ley, la utilización del nombre de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, bastando la simple utilización sin necesidad de acreditar o acudir a otras motivaciones. El título nobiliario tiene igual tutela legal que el nombre propio. La inscripción del título nobiliario como marca no impide su protección también al amparo de la L.O. 1/1980. La utilización del título nobiliario inscrito como marca, cuando se ha dejado sin efecto la autorización previa, implica que está siendo indebidamente utilizado por un tercero, lo que conlleva la calificación de intromisión ilegítima prevista en el art. 7.6 de la L.O. 1/1980. Cabe revocar el consentimiento sin necesidad de alegar justa causa. La inscripción del título nobiliario como marca no comporta una renuncia o privación de la protección contenida en la Ley 1/1980, aparte de los derechos derivados de la aplicabilidad de la Ley de Marcas.

SEXTO

Antes de deducir las debidas consecuencias de las normas, doctrina y jurisprudencia hasta aquí expuestas, debemos precisar cuál es el limitado ámbito de este recurso de casación. No podemos, obviamente, de acuerdo con el art. 3.a) de la L.J., conocer de cuestiones atribuidas al orden jurisdiccional civil. Nuestro enjuiciamiento se debe restringir al examen de la conformidad con el ordenamiento jurídico de una sentencia que ha declarado ajustada a Derecho una resolución administrativa que ha denegado a quien ostenta un título nobiliario el derecho a registrar su propio título como marca, denegación basada en la prioridad de otras marcas que incluyen en su denominación ese mismo título nobiliario y que han tenido acceso al registro sin autorización de la persona a quien corresponde el título nobiliario que incorporan. Además, tal enjuiciamiento no puede prescindir, antes al contrario, debe tomar en consideración que una de las tres marcas opuestas como prioritarias ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo y que las otras dos marcas obstaculizantes han sido igualmente declaradas nulas por sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, cuya firmeza no nos consta.

SÉPTIMO

En presencia de todas estas circunstancias, procede estimar el recurso de casación, pues la sentencia impugnada ha seguido un criterio contrario a la interpretación que del art. 13.b) de la Ley de Marcas hemos hecho en nuestra sentencia de 15 de octubre de 2008 (R.C. nº 3149/2006 ) y en oposición también con la doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha quedado expuesta en esta sentencia, doctrina y jurisprudencia de las que se desprende la inoponibilidad de ninguna de las tres marcas "Ganadería Marqués de Domecq", antes identificadas, a la solicitud de registro de la Marca "MARQUÉS DE DOMECQ" formulada precisamente por quien ostenta el título nobiliario que la marca incorpora. La estimación del recurso conlleva la casación de la sentencia impugnada y, en cuanto tribunal sentenciador, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Gabino contra la resolución de la OEPM de 16 de julio de 2003, que anulamos, declarando la conformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución de la propia OEPM de 20 de agosto de 2002 que acordó el registro de la marca nº 2.420.694 "MARQUÉS DE DOMECQ", clase 39, para servicios de turismo rural, solicitada por D. Gabino, acto administrativo originario que declaramos conforme a Derecho, todo ello sin condenar a las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.

FALLAMOS

  1. - Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de D. Gabino, contra la sentencia de fecha 4 de octubre de 2005 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 2012/2003 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos y dejamos sin efecto alguno.

  2. - Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Gabino contra la resolución de la Oficina española de Patentes y Marcas de 16 de julio de 2003, que anulamos por ser contraria a Derecho, declarando la procedencia de registrar la marca nº 2.420.694 "MARQUÉS DE DOMECQ", clase 39, para servicios de turismo rural, solicitada por D. Gabino.

  3. - No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

1 sentencias
  • SAP Soria 75/2020, 22 de Junio de 2020
    • España
    • 22 Junio 2020
    ...se tratara. La jurisprudencia ha determinado que la acción de nulidad de pleno derecho, es imprescriptible, conforme la STS de 14 de noviembre de 2008. Y, por ello, el efecto restitutorio que conlleva dicha declaración de nulidad, ha de merecer la misma consideración, pues en caso contrario......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR