STS 407/2004, 19 de Mayo de 2004

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, instados por SPORLOISIRS, S.A. y BASI, S.A., contra CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A., sobre infracción de derechos de propiedad industrial.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "en la que, estimando en todas sus partes la demanda, se acuerde: Primero. Que mis mandantes son propietarios y licenciatarios respectivamente en España de las siguientes marcas: Marca internacional 163.199 (gráfica de cocodrilo); marca internacional 231.773 A (gráfica de cocodrilo); marca internacional 437.001 (gráfica de cocodrilo); marca internacional 374.552 (gráfica de cocodrilo); marca internacional 437.000 LACOSTE Y MARCA INTERNACIONAL 148.978 la chemise Lacoste reivindicando todas ellas entre otras cosas "prendas de vestir y deportivas.- Segundo: Que la demandada viene realizando en su tráfico mercantil actos de utilización de los productos y actividades amparados por las marcas anteriores, con una denominación idéntica y el mismo gráfico, aplicados a polos no fabricados por mi titular, infringiendo los preceptos de Propiedad Industrial contenidos en la Ley 32/1988 de 10 de noviembre y disposiciones concordantes, así como los de la Ley de Competencia Desleal 3/1991 de 10 de enero.- Tercero: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada a: 1º. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 2º. A la cesación de los actos que violan los derechos mis mandantes.- 3º. A que no utilice en el futuro estas marcas, y que no venda en cualquiera de sus sucursales artículos que lleven las citadas marcas, excepción de aquellos provenientes de los circuitos autorizados por LA CHEMISE LASCOSTE, SPORLOISIRS, S.A. y BASI, S.A.- 4º. Que se comprometa igualmente a la destrucción, bajo control de BASI, S.A., de todas las camisas falsificadas que pudieran encontrarse todavía en cualquiera de sus sucursales.- 5º. A la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante, incluidos los de la depreciación comercial de la marca, de acuerdo con los que se concrete en período probatorio y en trámite de ejecución de sentencia.- 6º. A la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de las marcas de mi mandante, a costa de la demandada, para el caso de que la sentencia así lo aprecie expresamente, conforme al art. 36 de la Ley de marcas anteriormente citada.- 7º. Al pago de las costas causadas en este proceso".- Admitida a trámite la demanda y emplazada la mencionada parte demandada, su representante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando se dictase sentencia "desestimando la demanda y absolviendola de todas y cada una de las pretensiones deducidas por dichas actoras, a quienes por su manifiesta temeridad y falta de fundamento de su demanda se les imponga expresamente las costas del presente juicio".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 11 de abril de 1.996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que ESTIMANDO como estimo, PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Andrés García-Arribas, en nombre y representación de SPORLOISIRS, S.A. y BASI, S.A., contra CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A., declaro: A. Que en la fecha de la interposición de la demanda SPORLOISIRS, S.A. y BASI, S.A., eran TITULARES Y LICENCIATARIA para España, respectivamente, de las marcas internacionales 163199; 231.773 A; 437.001; 374.552; 437.000; 148.978 A.- B. Que debo DESESTIMAR el resto de la demanda ABSOLVIENDO a la demandada de las pretensiones contra ella deducidas.- C. Que debo condenar y CONDENO a las demandantes al pago de las costas de este procedimiento".

Interpuestos recursos de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de SPORLOISIRS, S.A., BASI, S.A.; adhiriéndose BASI, S.A. y tramitado los recursos con arreglo a derecho, la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 14 de julio de 1.997, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Que desestimando los respectivos recursos de apelación interpuestos por vía principal por la representación procesal de la entidad SPORLOISIRS, S.A., y por vía de adhesión por la entidad BASI, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 11 de abril de 1996 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Madrid bajo el núm. 51/1992, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, con expresa imposición de las costas de esta alzada a los apelantes".

El Procurador de los Tribunales D. Antonio García Arribas, en nombre y representación de SPORLOISIRS, S.A. y BASI, S.A., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 14 de julio de 1.997, con apoyo en los siguientes motivos: El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º L.E.Civ. de 1.881, acusa inaplicación de apartado 1 del art. 31 de la Ley 32/ 198, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con los arts. 35 y 36, letras a), c) y d), de dicha Ley.- El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LECiv., acusa infracción por inaplicación del art. 37 de la Ley 32/1988, de Marcas.- El motivo tercero, al amparo del art. 1.692.4º LECiv., acusa aplicación indebida del art. 32 de la Ley 32/1998, de Marcas.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador D. Juan Luis Cárdenas Porras, en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.

No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 5 de mayo de 2.004, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º L.E.Civ. de 1.881, acusa inaplicación de apartado 1 del art. 31 de la Ley 32/ 198, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con los arts. 35 y 36, letras a), c) y d), de dicha Ley. Se sustenta, en esencia, la queja casacional en que la desestimación de la pretensión de cesación y remoción ejercitadas por la actora se basa en que, no obstante dar por probado que la demandada CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A., adquirió y puso a la venta en sus establecimientos polos falsos de la marca LACOSTE, no ha quedado demostrado que conociera dicho carácter ilícito. La parte recurrente entiende, por el contrario, que para la estimación de las acciones de cesación, de remoción y de publicación de la sentencia condenatoria es absolutamente irrelevante que CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A. conociera el carácter falsario o ilícito de las prendas adquiridas de un importador legalmente establecido, y puestas por ella misma a la venta.

El motivo se desestima, porque admitiendo la base de su planteamiento, la resolución a que se llegaría es la misma que la combatida. La sentencia recurrida declara como hecho probado, que no ha sido atacado por vulneración de normas sobre apreciación de la prueba, que después de la incautación de los polos controvertidos el 24 de mayo de 1.995 en establecimientos de la demandada, la misma no ha comercializado producto alguno de los referidos en la demanda, es decir, prendas no fabricadas por la actora amparadas falsamente en sus marcas. Es claro que en el momento de interponerse la demanda, la situación fáctica no era la de una infracción de los derechos de su titular que requiriese el ejercicio de la acción de "cesación", que por su naturaleza mira al futuro, no al pasado, y nada tiene de acción tendente a perseguir ni divulgar una conducta que fue ilegítima. El hecho de que pudiera volver a repetirse legitimaría el ejercicio de la acción, pero no autoriza el actual bajo el pretexto de sospechas de futuras e hipotéticas conductas ilícitas. En cuanto a la acción de remoción, es también clara su no procedencia, porque en la demanda la actora indica que hizo una importación la demandada de 2.616 polos, vendió 560 y la Guardia Civil incautó 1.956 (Hecho SEPTIMO). No tiene sentido pedir, así las cosas, una remoción.

El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LECiv., acusa infracción por inaplicación del art. 37 de la Ley 32/1988, de Marcas. En su fundamentación se combate la apreciación de la sentencia recurrida de que la demandada CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A., no obró con culpa o negligencia al comercializar las prendas amparadas falsamente bajo la marca infringida. Se sostiene con diversos argumentos que su actividad estaba incursa en ellas.

El motivo no aparece correctamente formulado, pues es obvio que no podrá imputarse a la Audiencia la inaplicación del art. 37, sino una incorrecta aplicación por no apreciar que concurría culpa o negligencia en la actuación de CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A.

En sustancia, la impugnación casacional de la sentencia de la Audiencia se reduce a discrepar sobre la existencia de dicha culpa. La cuestión es susceptible de ser sometida al control casacional, y así se ha hecho y se hace en innumerables sentencias en que se debate la aplicación del art. 1.902 del Código civil. Escasísima jurisprudencia de este Tribunal se hubiera producido si la determinación de si el agente obró con culpa o negligencia fuera reservada a la soberanía de la instancia. Por otra parte, no parece razonable equiparar la culpa o negligencia a un hecho, para cuya fijación sí es soberana, pudiéndose combatir su apreciación justificando la infracción de alguna de las reglas que disciplinan esa labor. Juzgar sobre si concurre o no culpa o negligencia es una aplicación de una norma jurídica sustantiva, cual es el art. 1.104 Cód. civ., al supuesto fáctico litigioso.

En el que es objeto de este pleito, la sentencia recurrida dice textualmente: "es de señalar como probadamente queda que la demandada adquirió los productos a que la demanda se contrae de un importador legalmente establecido para su posterior reventa en sus centros, sin que ello suponga conocimiento por parte de la demandada de que los géneros que le fueron facilitados eran simples imitaciones, sino que actuó en todo momento conforme a las normas comerciales habituales, lo que relaciona con la cesación en la comercialización de las mismas desde que tuvo conocimiento de sus características, de lo que cabe extraer que no medió en la misma culpa o negligencia, sin que quepa ahora hacer inversión en la carga de la prueba".

Sin embargo este juicio no es compartido por esta Sala, y estima que son razonables las siguientes objeciones que le opone la recurrente, y por ello las hace suyas: a) Que la demandada CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A., es, dentro del sector de la distribución, la compañía que ocupa el primer lugar de entre las grandes superficies que actúan en nuestro país, disponiendo de conocimientos y medios suficientes para poder realizar tal labor de verificación y control previos, siendo de sobra conocido el especial cuidado que prestan este tipo de compañías en la selección de sus proveedores, y, especialmente de aquellas de quienes adquieren los productos a los que aplican luego su propia marca, en este caso la marca PRYCA; b) Que las marcas LACOSTE y gráfico del cocodrilo son marcas que gozan en España de merecido renombre; c) CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A., al adquirir polos LACOSTE en los llamados "mercados grises", esto es, de terceros que carecen de las condiciones requeridas a los distribuidores autorizados, como es el caso de la compañía de Pamplona GETSANY SPORTS, debe prestar un especial cuidado para asegurarse de que se trata de productos originales, máxime en relación con una marca como LACOSTE que como es sobradamente conocido en el sector, es objeto de especial atención por parte de los falsificadores; d) Que inmediatamente salta a la vista, de un somero examen del polo LACOSTE aportado como Documento nº 17 de la demanda, su deficiente calidad y el burdo pegado gráfico del cocodrilo así como el incumplimiento por su etiquetado de las prescripciones contenidas en el art. 6º del Real Decreto nº 396/90 de 16 de marzo del Ministerio de Relaciones con las Cortes, relativo al etiquetado de composición de productos (BOE de 27-3-90) al carecer de las menciones relativas al "nombre, razón social o denominación del fabricante, comerciante o importador, y en todo caso su domicilio", así como a la composición de la prenda, extremos de los que PRYCA pudo y debió cerciorarse al fijar por hilo de plástico a dichos polos LACOSTE las etiquetas con su marca PRYCA, que revela un tratamiento de las prendas antes de su reventa, y permitió que se hubiera practicado un análisis de los requisitos del etiquetado. El apdo. 4º del art. 6º de dicho Real Decreto nº 369/90, en estos casos de fijación por el comerciante de etiquetas con su marca registrada "el comerciante será responsable del producto y, por tanto, de todas las infracciones en que aquel pueda incurrir.

Por todo ello el motivo se estima.

El motivo tercero, al amparo del art. 1.692.4º LECiv., acusa aplicación indebida del art. 32 de la Ley 32/1998, de Marcas. En su fundación extensísima, de corte doctrinal sobre el llamado "agotamiento de la marca "se niega la concurrencia de los requisitos exigidos por el precepto legal antedicho, razonándolo pormenorizadamente.

La sentencia recurrida dice sobre el particular: "y todo ello se ha de relacionar con el principio de agotamiento del derecho de marca, que se recoge en el art. 32 de la Ley de Marcas, principio que opera como límite al derecho exclusivo de uso y de la prohibición de uso de la marca, ya reconocido por el Tribunal de Luxemburgo en el ámbito del derecho comunitario, y en virtud del cual el derecho de un titular de marca no podrá impedir las importaciones paralelas de su producto de marca una vez que se produzca su introducción en el comercio por su titular o por el tercero autorizado, doctrina que ya se sentó en la decisión de 31 de octubre de 1974 Centrafarma B.V. contra Winthorp, y en el caso Sucal contra Hag, de 17 de octubre de 1.990, en el caso del art. 32 de la Ley de Marcas deja fuera el principio de agotamiento cuando las características de los productos haya sido modificadas o alteradas tras su comercialización, dándose en el caso de autos que ninguna alteración o modificación se atribuye a la demandada y que la misma adquiere los productos de quien es importador legítimo e importa de una empresa de país comunitario, Francia, según la propia demandante señala, por lo que desde todo lo precedente y no existiendo elemento probatorio alguno en orden a que la demandante fuera conocedora de la falsificación del producto que adquiere de quien aparece legitimado en España para la importación".

El motivo se estima porque el "agotamiento de la marca" exige como presupuesto de su aplicación que se trate de prendas auténticas. Tampoco la sociedad demandada ha probado como hecho impeditivo de la acción que aquellas prendas, que había adquirido a GETSANY SPORTS, S.L., fuesen auténticas, ni que hubieran sido puestas en el comercio comunitario la primera vez por la actora SPORLOISIRS, S.A. o por cualquier otro tercero con su consentimiento. Es baladí la excusa de la demandada de que compró a un importador autorizado. Ninguna conexión se ha demostrado que tuviera este importador con la actora, por lo que "autorizado" es sinónimo de que es una compañía legalmente constituida, y ello nada tiene que ver con el problema de infracción de marca que es objeto de este litigio.

La estimación de los motivos segundo y tercero del recurso, lleva consigo la casación y anulación parcial de la sentencia recurrida en cuanto a su desestimación de la demanda, excepto el punto A del fallo de la sentencia de primera instancia.

Por las razones expuestas al desestimar el motivo primero, la cuestión queda circunscrita fundamentalmente a la acción de indemnización por infracción de la marca.

La parte actora solicita la cantidad de 3.802.400 ptas, correspondiente, dice, a los 560 polos vendidos por PRYCA con su marca falsamente, obtenida al multiplicar el precio a los que ella los vendía por la última cifra. No es admisible la petición porque del precio de venta ha de deducirse necesariamente el costo de la prenda. No se han probado ni éste ni otros gastos deducibles. La diferencia es a lo que tiene derecho la actora, que se concretará en ejecución de sentencia, pues es obvia la realidad de costes de fabricación de un producto.

Solicita también la actora el 5,5%, como royalty que paga la licenciataria de su marca, sobre la cantidad anterior. La prueba documental acredita este extremo, por el que se admite, debiendo quedar para ejecución de sentencia su cuantificación por ser dependiente de la petición anterior.

Por último, solicita la actora una indemnización de cinco millones de pesetas por daño a la imagen de LACOSTE en España y deterioro de la marca. No figura este daño de modo expreso como concepto indemnizable en el art. 38 de la Ley de Marcas de 1.988, pero es claramente un perjuicio, además de los materiales, que se ocasiona al titular de una marca cualquier venta que se haga falsamente bajo ella, tanto más cuanto que la marca LACOSTE es notoriamente conocida, y la demandada también lo es como vendedora. El citado precepto lo único que puntualiza son los parámetros para fijar el lucro cesante.

Por último, se solicita en la demanda la publicación de esta sentencia a costa de la demandada. El art. 36 d) deja la opción de esta medida a la decisión del juzgador, que cree conveniente estimar la petición como una de las medidas que pueden coadyuvar a defender de los derechos sobre las marcas.

Sin condena en costas en primera instancia, apelación y en este recurso (art. 1.715.2 LECiv).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español