STS, 6 de Febrero de 2007

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2007:570
Número de Recurso853/2004
Fecha de Resolución 6 de Febrero de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Febrero de dos mil siete.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 853/2004, interpuesto por la COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2003 por la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo nº 51/2000, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de septiembre de 1999 que, estimando el recurso ordinario interpuesto contra la dictada con fecha 20 de octubre de 1998, que había concedido inicialmente el rótulo de establecimiento número 258.822, denegó dicho rótulo. Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la mercantil RAMÓN CARÚS y Cía, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María del Carmen Ortiz Cornago, y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso-administrativo nº 51/2000, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó, con fecha 12 de diciembre de 2003, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Compañía Explotadora del Café de la Ópera de Barcelona, S.L., contra la resolución dictada el 24 de septiembre de 1999 por el Jefe de la Unidad de Recurso por delegación del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ser conforme a derecho. Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la sustanciación del presente recurso».

SEGUNDO

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Antonio María Anzizu Furest, mediante escrito de fecha 8 de enero de 2004. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó providencia de fecha 12 de enero de 2004, por la que tuvo por preparado el recurso.

TERCERO

Emplazadas las partes, el 19 de febrero de 2004 la representación procesal de RAMÓN CARÚS y Cía, S.A. presentó escrito por el que formuló oposición al recurso de casación e interesó la inadmisión del mismo por no haberse realizado en el escrito de preparación el juicio de relevancia exigido, y la declaración de firmeza de la resolución recurrida.

CUARTO

La COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2004, en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, articuló los siguientes motivos de casación: «PRIMERO.- La sentencia recurrida incurre en infracción del artículo 12.1 .a), en relación con el artículo 86, de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y de la jurisprudencia de ese Tribunal Supremo que se invoca en el desarrollo de este motivo al denegar el rótulo de establecimiento nº 258.822, por no haber apreciado la compatibilidad existente entre el referido rótulo y las marcas "Ópera". SEGUNDO.- La sentencia recurrida incurre en infracción del artículo 11.2 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, por no haber apreciado que la denominación "CAFÉ DE L#ÒPERA DE BARCELONA" ha adquirido, en cualquier caso, carácter distintivo como consecuencia del uso notorio que se ha venido haciendo de la misma. TERCERO.-La sentencia recurrida incurre en infracción del artículo 1 del Reglamento sobre marca comunitaria número 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, al no haber tenido en cuenta la concesión a favor de mi representada de la marca comunitaria nº 572.180 "CAFÈ DE L#OPERA DE BARCELONA, al haber apreciado que no se ha pedido la extensión de los efectos de la misma. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «se sirva (...) dictar en su día Sentencia estimando el indicado Recurso, anulando y casando la Sentencia recurrida y ordenando, en definitiva, a la Oficina Española de Patentes y Marcas que dicte Resolución concediendo el expresado Rótulo de Establecimiento nº 258.822».

QUINTO

Por providencia de 1 de marzo de 2004 se tuvo por interpuesto el recurso de casación y por personados y parte a las representaciones procesales de la mercantil RAMÓN CARÚS y Cía, S.A. y de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y se acordó dar traslado a la recurrente del escrito de personación de la recurrida RAMÓN CARÚS y Cía, S.A. para alegaciones en relación con la inadmisión del recurso aducida por ésta. Por escrito de 23 de marzo de 2004 la representación procesal de la COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA, S.L. formuló sus alegaciones e interesó la admisión del recurso interpuesto. Por auto de fecha 16 de marzo de 2006, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el recurso fue admitido a trámite.

SEXTO

Por providencia de 12 de mayo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso a las representaciones procesales de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y de la mercantil RAMÓN CARUS y Cía para que formalizaran sus escritos de oposición.

  1. El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, se opuso al recurso mediante escrito de fecha 26 de junio de 2006, que concluyó suplicando a la Sala que «dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».

  2. La Procuradora de los Tribunales Doña María del Carmen Ortiz Cornago, en representación de RAMÓN CARUS y Cía, S.A, formalizó su oposición mediante escrito de fecha 29 de junio de 2006 en el que, tras interesar la inadmisión del recurso por falta de fundamento, señaló que la recurrente en su escrito se limita a discrepar de la opinión del Tribunal sentenciador y que la mera cita de los artículos 1 y 11.2 de la Ley de Marcas no puede justificar su infracción, para concluir suplicando a la Sala que dicte «sentencia por la que, con desestimación de dicho recurso, se confirme la denegación del rótulo de establecimiento núm. 258.822, CAFÉ DE L#OPERA DE BARCELONA, con gráfico, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso». Mediante OTROSÍ solicitó la incorporación al recurso de una copia de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 19 de mayo de 2004, en el recurso contencioso-administrativo nº 1.176/1999, petición a la que no ha lugar por no cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 270.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 21 de noviembre de 2006 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 24 de enero de 2007, en que han tenido lugar dichos actos. De acuerdo con el art. 206 de la L.O.P.J ., al no conformarse el Magistrado Ponente con el voto de la mayoría declinó la redacción de esta sentencia, asumiendo el Magistrado Presidente de la Sección su redacción.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 12 de diciembre de 2003 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, desestimando la pretensión de la actora, confirmó la denegación del rótulo de establecimiento nº 258.822, distintivo «CAFÉ DE L#ÒPERA DE BARCELONA», tipo mixto, por apreciar la existencia de similitud denominativa y, por tanto, riesgo de confusión, con las marcas enfrentadas «LA ÓPERA», «ÓPERA» y «CAFÉ DE LA ÓPERA», todas ellas para la clase 42 del Nomenclátor.

La sentencia recurrida sustenta la anterior declaración en el siguiente razonamiento:

SEGUNDO.- A los rótulos de establecimientos entendidos según dispone el artículo 82 de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, como signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares, les es de aplicación las normas de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, relativas a las marcas en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, no pudiendo registrarse como tal un signo que no se distinga suficientemente de una marca o nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal (artículos 85 y 86 de la Ley ).

El artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos (sic) servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado, y c) que en todo caso se produzca riesgo de error o confusión en el mercado o genere un riesgo de asociación con la marca anterior.

En estas prohibiciones generales, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores la representaciones (sic) en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos ( STS de 20-3-2003 ).

Como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1983, la comparación de los signos enfrentados para formar juicio sobre su compatibilidad ha de hacerse confrontándolos en su conjunto para apreciar de modo visual o auditivo la posible semejanza gráfica o fonética impeditiva de su pacífica coexistencia, sin que sea menester descomposiciones o disquisiciones lexicográficas incompatibles con la celeridad de las transacciones mercantiles.

En el caso de autos, la confusión a la que induce la inclusión del vocablo "OPERA" en todos los signos distintivos enfrentados no se ve despejada por el hecho de que en el denegado aparezca acompañado por otro término relativo al municipio en el que radica el local para el que se solicita el rótulo de establecimiento, con la expresión de un año, que se dice es el de apertura del local, por carecer de carácter diferenciador; tampoco por su escritura en lengua catalana ya que la fonética y la grafía no varían sustancialmente, ni por la inclusión del término genérico "café", que también aparece en una de las marcas enfrentadas, dándose además la coincidencia de que todos los signos distintivos van referidos a servicios de cafetería, bar y restauración.

De resultar acreditada la notoriedad en el uso por la recurrente de la denominación "Café de l'Opera de Barcelona" tampoco cabría solución distinta al no contar con protección por faltar la inscripción en el Registro, en los términos del artículo 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, ya que como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1993, "no es el uso el que justifica la adquisición de una marca, sino su protección y prioridad registral".Tampoco resulta trascendente la concesión el 5 de octubre de 1998 de la marca comunitaria número 572.180 cuando, además de ir referida a otro signo distinto del solicitado, no consta que se haya pedido la extensión de sus efectos.

Faltando información suficiente, tanto en el expediente administrativo como en las actuaciones, sobre la constitución de la sociedad recurrente y su registro de socios, no es posible determinar si se debe atender a lo resuelto en los precedentes administrativos que se citan en la resolución recurrida y en la contestación a la demanda de la codemandada.

Procede, pues, estimar conforme a derecho el acto impugnado en cuanto deniega el rótulo de establecimiento solicitado

.

SEGUNDO

En primer lugar, hay que desestimar la alegación de inadmisibilidad del recurso por falta de fundamento que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.2.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sustenta la representación procesal de la recurrida basándose en que no contiene «una crítica directa y razonada de la resolución judicial impugnada». Es doctrina reiterada de esta Sala que el escrito de interposición del recurso de casación es el instrumento mediante el que se exterioriza la pretensión impugnatoria y se solicita la anulación de la sentencia o resolución recurrida, en virtud del motivo o motivos que, como requisito objetivo esencial de la casación, autoriza el artículo 88 de la Ley . En este sentido, el artículo 92.1 de la Ley Jurisdiccional dispone que, dentro del término del emplazamiento, el recurrente habrá de personarse y formular ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal el escrito de interposición del recurso, especificando el mismo precepto, en forma inequívoca, que en el escrito de interposición «se expresará razonadamente el motivo o los motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas». Pues bien, el escrito de interposición del recurso que analizamos cumple de forma precisa las anteriores previsiones, por lo que no ha lugar a la inadmisión pretendida.

TERCERO

El PRIMER MOTIVO de este recurso de casación se formula al amparo del artículo 88.1.

d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo la representación procesal de la COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA, S.L. denuncia que la sentencia impugnada incurre en infracción del artículo 12.1 .a), en relación con el artículo 86, de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y de la jurisprudencia que la parte invoca en el desarrollo del motivo, al denegar el rótulo de establecimiento nº 258.822, por no haber apreciado la compatibilidad existente entre el referido rótulo y las marcas "Ópera".

Alega el recurrente que la jurisprudencia que cita interpreta el precepto infringido en el sentido de exigir que la comparación entre los distintivos en litigio se haga desde una visión de conjunto de los mismos, sin descomponerlos y sin prescindir de ninguno de sus elementos. Afirma también que, tratándose de la comparación entre rótulos y marcas, la semejanza debe ser cualificada y debe tener en cuenta como elemento de confusión o distinción, además del elemento nominativo, los de impresión perceptiva del dibujo, cuya singularidad refuerza la diferencia que pueda existir entre ellos. Sostiene que la única semejanza entre los distintivos en pugna es el vocablo «ÓPERA», y ésta queda plenamente absorbida por las diferencias fonéticas existentes entre los distintivos enfrentados y por el peculiar elemento gráfico y especial configuración circular que presenta el rótulo de establecimiento solicitado. Y que aún en el caso de que los vocablos que componen la denominación, aisladamente considerados, tuvieran carácter descriptivo o sugestivo, la unión de los mismos daría lugar a un conjunto con distintividad propia, como ha expresado reiteradamente la jurisprudencia. Por otra parte, desde el punto de vista gráfico el Rótulo de Establecimiento que se solicita tiene una configuración especial que impide confundirlo con las marcas obstaculizantes habida cuenta, de que marca y rótulo de establecimiento son dos clases diferentes de signos distintivos, de naturaleza radicalmente distinta, porque éste tiene por objeto individualizar un establecimiento concreto, en un término municipal determinado, mientras que aquélla es de ámbito nacional y sirve para distinguir productos y servicios. Por último, si RAMÓN CARÚS y Cía. S.A. es titular de varias marcas que incluyen el vocablo «ÓPERA» para distinguir todas ellas servicios de la clase 42 del Nomenclátor que, presentando diferencias insignificantes pueden convivir pacíficamente en el mercado, también pueden hacerlo con el rótulo de establecimiento que se pretende, dadas las sustanciales diferencias que existen con el mismo.

CUARTO

El art. 86 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, establece que no podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal. El art. 85 de la misma Ley dispone que será de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de esta Ley relativas a las marcas. Entre ellas, por tanto, las de los arts. 12.1 .a) y c), y 13.c), que, en cuanto aquí interesa, prohíben registrar como marcas los signos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca, y los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

Como ha declarado esta Sala en pronunciamientos anteriores -por todas, STS de 9-12-2003, RC 7026/1998 -, «Antes de examinar los argumentos del recurso, debemos recordar que la jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo (recogida, entre otras, en las SSTS de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y 12 de febrero de 2003, las dos primeras referidas al art. 212 del EPI, y la última dictada en el recurso de casación nº 9788/1997, en aplicación de los arts. 85 y 86 de la L.M .) ha declarado "que no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser cualificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos" y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con otras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio». QUINTO.- Formulado en los términos en que ha quedado descrito, el motivo ha de ser estimado. La sentencia recurrida no ha efectuado una interpretación correcta del artículo 12.1 .a) en relación con el artículo 86 de la Ley 32/1988, de Marcas porque, tras exponer cuál es la interpretación que esta Sala ha desarrollado con relación a dichos preceptos, no acierta en su aplicación posterior, ya que no realiza una apreciación de conjunto o sintética, que valore la totalidad de los elementos integrantes de los signos enfrentados sin descomponer su unidad gráfica y fonética, sino que prescinde de uno de los componentes principales en la comparación al no valorar todos los elementos que conforman el gráfico del rótulo de establecimiento pretendido.

Como se ha expuesto en el fundamento primero, las referencias de la sentencia que se recurre a esta cuestión se limitan a lo siguiente: «la inclusión del vocablo "OPERA" en todos los signos distintivos enfrentados no se ve despejada por el hecho de que en el denegado aparezca acompañado por otro término relativo al municipio en el que radica el local para el que se solicita el rótulo de establecimiento, con la expresión de un año, que se dice es el de apertura del local, por carecer de carácter diferenciador; tampoco por su escritura en lengua catalana ya que la fonética y la grafía no varían sustancialmente, ni por la inclusión del término genérico "café", que también aparece en una de las marcas enfrentadas, dándose además la coincidencia de que todos los signos distintivos van referidos a servicios de cafetería, bar y restauración». No ha tenido en consideración que la denominación pretendida, escrita en tipos mayúsculos modernistas está inscrita concentricamente en una circunferencia y que, en el centro de la misma «aparece el dibujo de una muñeca modernista que representa una niña que lleva un vestido de falda corta sin mangas, que va descalza y que con sus brazos en alto y a la altura de la cabeza sostiene una cesta de frutas. Le sigue un pajarito por la espalda y justo a su pie izquierdo, que toca el suelo, figura una flor. El otro pie está ligeramente levantado hacia atrás, en actitud de correr ligeramente».

Al separarse de la jurisprudencia de esta Sala, expresada en la STS de 18 de noviembre de 2005, RC 2084/2003, según la cual, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, el juzgador debe ponderar globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, debe tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, la sentencia ha incurrido en la infracción aducida en el primer motivo del recurso de casación, lo que lleva a la estimación del mismo y a la anulación de la sentencia impugnada. Ello hace innecesario el estudio de los restantes motivos articulados.

SEXTO

Para resolver el recurso contencioso-administrativo debemos comenzar recordando que es doctrina constante de esta Sala, que se contiene -entre otras- en la STS de 17-10-2005, RC 7440/2002, la siguiente: «La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque, conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y 12 de febrero de 2003 (las dos primeras referidas al artículo 212 del Estatuto de Propiedad Industrial, y la última dictada en el recurso de casación número 9788/1997, en aplicación de los artículos 85 y 86 de la Ley de Marcas ) no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos, y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999 ).

Efectuada una comparación de conjunto entre el rótulo de establecimiento solicitado y las marcas enfrentadas, siguiendo las pautas anteriormente expuestas, no se advierte que la coincidencia en cuanto al término «ÓPERA» pueda generar riesgo de confusión o de asociación al ser suficientemente distintivo el gráfico que integra el rótulo de establecimiento «CAFÈ DE L#ÒPERA DE BARCELONA», cuyas características antes hemos recogido, y que adquiere el carácter de elemento principal determinante de la diferenciación, pues los signos opuestos, como también dice la sentencia, son meramente denominativos, sin ningún diseño adjunto. Basta pues esta diferencia para afirmar la posibilidad de la convivencia de los signos enfrentados, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia antes recordada, la existencia de una distinción suficiente ha de verificarse, cuando de rótulos -cuya eficacia queda limitada a un término municipal concreto- se trata, con criterios de mayor flexibilidad .

SÉPTIMO

De acuerdo con el artículo 139.2 de la L.J ., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. ) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2003, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 51/2000, sentencia que casamos y anulamos.

  2. ) Estimamos el recurso contencioso-administrativo mencionado en el número anterior, interpuesto por la COMPAÑÍA EXPLOTADORA DEL CAFÉ DE LA ÓPERA DE BARCELONA, contra la resolución dictada por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por delegación del Director, de fecha 24 de septiembre de 1999 que, estimando el recurso ordinario interpuesto contra la dictada con fecha 20 de octubre de 1998, que había concedido inicialmente el rótulo de establecimiento número 258.822, denegó dicho rótulo, actos administrativos que anulamos, al tiempo que declaramos la procedencia de inscribir el mencionado rótulo de establecimiento.

  3. ) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo ________________________________________________

Voto Particular

VOTO PARTICULAR

FECHA:06/02/2007

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, AL QUE SE ADHIERE EL MAGISTRADO DON MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN Nº 853/2004 .

Difiero respetuosamente del voto mayoritario y entiendo que el recurso debió ser desestimado por las siguientes razones:

Es doctrina reiterada de esta Sala la que indica que: "Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los supuestos de arbitrariedad o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

Estos criterios, sostenidos por reiteradas sentencias de esta Sala, también son aplicables a los rótulos de los establecimientos en virtud de lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre .

De acuerdo con ellos debería haberse mantenido la valoración efectuada por la sentencia de instancia, al no considerarse que la misma sea arbitraria o irracional. En efecto, aunque la denominación solicitada sea mixta y tenga otros elementos, no tienen suficiente carácter diferenciador, al ser el término ÓPERA el más significativo y el que va a mostrar a los consumidores y usuarios la procedencia empresarial de productos o servicio. Es esta palabra la determinante y característica, que se sobrepone a las otras e incluso al gráfico diseñado por el actor, pues es la más descriptiva del conjunto, compuestos por términos genérico uno -CAFÉ-, que además se encuentra también en uno de los signos opuestos, geográfico otro -BARCELONA-, y una fecha que, aparte de su colocación secundaria en el conjunto, solo tiene distintividad para los propietarios del local, pero no para un público anónimo, que si bien se define en un marco territorial determinado, es tan amplio como la de una ciudad de varios millones de residentes, y otros muchos turistas y hombres de negocios y profesionales, procedentes de otros lugares en los que las marcas opuestas si que tienen operatividad.

No hay inconveniente en admitir que en el campo de los rótulos de establecimientos la comparación debe ser más flexible, pero no al extremo de autorizar signos que son muy similares en su denominación, al tener dos de sus elementos más importantes -CAFÉ DE LA OPERA-, incorporados ambos a sus respectivas descripciones. Y aunque debemos también reconocer que la comparación debe hacerse del conjunto, no es posible sustraerse a lo que el consumidor o usuario aprecia como más determinante y lo que le llevará a la identificación del establecimiento o producto, desechando otros elementos accesorios. En nuestro caso esos elementos primordiales son los mencionados términos, hasta tal punto que si el titular de la marca opuesta se decidiese en el futuro a abrir otros establecimientos en otros lugares de España, si es que el que ahora recurre se lo permite, el cliente del mismo, cuando esté en Barcelona, iba a confundir el origen empresarial del que con esta sentencia se autoriza con el que tiene el de su residencia habitual.

Por otra parte esa flexibilidad y menor rigor que se predica de los rótulos podrá aplicarse, en cualquier caso, en relación con otros rótulos en otros lugares distintos, pero no con una marca de la naturaleza de la que se opone, que a parte de tener un ámbito nacional, es prioritaria a la solicitada, y que, por mor de la autorización que ahora se concede, va a perder ese privilegio para oponerse a cualquier solicitud que tanto la titular del CAFÉ de BARCELONA, como la de cualquier otro CAFÉ en el resto de España, desee solicitar.

El resto de los motivos de casación también habrían sido rechazados, pues como bien señala la sentencia recurrida, la prioridad de un signo distintivo, viene dada desde su acceso al registro, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Marcas, sin que sea aplicable lo previsto en el artículo 11.2, a que se refiere el recurrente, pues lo que en él se está indicando es que la prohibición prevista en dicho precepto, no en lo restantes, no será de aplicación en los supuestos de distintividad en función del uso; aún en este supuesto, si el signo incurre en cualquier otra prohibición, su inscripción debe rechazarse. Debiendo añadirse, como se dice en la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1993, que aunque referidas a nombre comercial, son también aplicables a los rótulos "que el simple uso de un nombre comercial fuera de España, y aún dentro de ella sin haberlo prioritariamente registrado, no sirve para que la denominación incluida en aquél pueda fundamentar el registro de la marca con dicha denominación incluida en tal nombre, siempre y cuando existan otras marcas oponentes anteriormente registradas en España que también incluyen dicha denominación".

En último lugar, en su tercer motivo la parte no combate en su totalidad los argumentos de la sentencia recurrida, respecto del punto relativo a la marca comunitaria cuya titularidad dice ostentar. En efecto, no se refuta el punto clave de que la protección comunitaria de una marca no se extiende a otro signo -caso del rótulo-, y, por otra parte, no se tiene en cuenta en el escrito de interposición que la inscripción comunitaria es posterior al de las marcas oponentes, con las consiguientes interferencias que ello pudiera producir, al no haberse pedido la extensión de los efectos de la marca comunitaria al Registro Español. Tales omisiones dejan incompleto el recurso de casación con las posibles consecuencia que hay que extraer del art. 106.2 y del 107 del Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre, sobre marca comunitaria.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET,estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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