STS, 7 de Enero de 2009

JurisdicciónEspaña
Fecha07 Enero 2009

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de enero de dos mil nueve

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.753/2.006, interpuesto por IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador D. José Luis Pinto Marabotto, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 10 de octubre de 2.006 en el recurso contencioso-administrativo número 2.757/2.003, sobre denegación de marca número 2.480.001 "IBERVUELO".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, e IBERRAIL, S.A., representada por el Procurador D. Pablo José Trujillo Castellano.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 10 de octubre de 2.006, estimatoria del recurso promovido por Iberrail, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de febrero y 1 de octubre de 2.003, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba el registro de la marca nº 2.480.001 "IBERVUELO", de tipo mixto, para productos de la clase 16 del nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de noviembre de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. ha comparecido en forma en fecha 22 de diciembre de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción de los artículos 12.1.a), 11.1.a) y 11.1.b) de la Ley 32/1988, de 20 de noviembre, de Marcas ;

- 2º, por infracción de los artículos 11.1.a) y 11.1.b) de la mencionada Ley de Marcas, y

- 3º, por infracción de los artículos 3 y 13.c) de la Ley de Marcas.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida, en el sentido de revocar y anular las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 2.003 y 1 de octubre de 2.003 por la que se concedió la inscripción de la marca 2.480.001 "IBERVUELO", clase 16, anulando el registro de la misma.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 23 de julio de 2.007.

CUARTO

Personada Iberrail, S.A., su representación procesal ha presentado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo.

En el plazo concedido para formular la oposición al recurso de casación, el Abogado del Estado ha presentado un escrito en el que manifiesta que se abstiene de efectuar dicho trámite.

QUINTO

Por providencia de fecha 1 de julio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 17 de diciembre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. recurre en casación contra la Sentencia de 10 de octubre de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso entablado por la sociedad mercantil Iberrail, S.A., y reconoció la marca mixta nº 2.480.001 "Ibervuelo", para productos de la clase 16. La citada marca había sido denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en razón de la prioridad registral de diversas marcas opuestas por la sociedad ahora recurrente ("Iberia España" e "Iberia", para las clases 16 y 39).

La Sentencia recurrida justifica la estimación del recurso contencioso administrativo con las siguientes consideraciones:

"CUARTO.- En el caso que nos ocupa la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro de la marca nacional nº 2.480.001 "IBERVUELO", mixta, para distinguir "cartas, sobres, impresos, folletos, catálogos y revistas" en clase 16ª del Nomenclátor Internacional.

La razón de la denegación de la inscripción registral se fundamentó, en esencia, en considerar que concurrían en el caso de autos, "los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados de un lado los registros prioritarios M-1.651.180 IBERIA ESPAÑA (mixta), M-861.617/18 "IBERIA" (mixta), M- 1.776.589 IBERIA (mixta) y N-41.925 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A. (denominativo) y de otro lado la marca solicitada IBERVUELO (mixta), una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, lo que podría generar el riesgo de asociación acerca del origen empresarial prohibido por la legislación de marcas."

QUINTO

Como se ha indicado más arriba, la razón de ser de las prohibiciones del art. 12 de la Ley de marcas, con las especificaciones pertinentes de cada uno de sus apartados, radica en el riesgo de confusión a que se pueda inducir al consumidor medio, con signos o medios enfrentados.

Son numerosos los criterios a los que se puede acudir para confrontar varias marcas, pero ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto, es decir, partiendo del análisis de la totalidad de los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

Por ello, el criterio esencial para determinar la incompatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple pronunciación acentuación o imagen de los vocablos en pugna, tras un análisis meramente sintético, es decir, sin más que una visión, lectura o audición de conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus ultimas consecuencias, los elementos confrontados, mi que descienda a discusiones léxico-gramaticales, puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en ningún aspecto a error o confusión en el consumidor.

El Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, configura otros criterios complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Entre tales criterios figura el elemento conceptual o semántico que no constituye motivo legal determinante pero que acentúa o disminuye el parecido inicial, y un segundo factor complementario, es el relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios que sirve para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado (Ss. Tribunal Supremo de 8 de julio y 26 de diciembre de 1988 ).

Aplicando aquí los anteriores criterios jurisprudenciales no podemos compartir en este caso las razones en que fundamenta la Oficina Registradora la denegación de los registros discutidos porque las disparidades existentes entre la marca denegada y las oponentes descartan la posibilidad de confusión entre los signos, determinan su compatibilidad y conducen a estimar que no existe riesgo o posibilidad real de error o confusión entre los mismos, debiendo tenerse en cuenta que lo determinante para conceder un registro es que, tras la visión de conjunto y el análisis de los factores que confluyen entre los signos enfrentados, no se aprecie el riesgo de confusión que la concesión de la inscripción podría introducir en el mercado, riesgo que, para nosotros, no existe en el presente caso, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona la aplicación de la prohibición del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas.

De esta forma, la marca solicitada "IBERVUELO" no tiene para nosotros riesgo asociación ni de semejanza conceptual o denominativa con sus oponentes, nombre comercial de distintivo, "IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.", y marcas nacionales de distintivo "IBERIA ESPAÑA", e "IBERIA", de forma que el riesgo de error y confusión no tiene posibilidades reales de producirse, sin que tampoco resulte de aplicación la prohibición del carácter genérico de las marcas contenida en el art. 11 de la Ley ni la del art. 13 c), que impide inscribir como marcas "los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados" porque la propia disparidad fonética y conceptual e incluso gráfica, existente entre las denominaciones enfrentadas imposibilita el riesgo de confusión y que espontáneamente, el consumidor medio, pueda establecer una conexión mental entre las mismas, determinante del riesgo de aprovecha-miento indebido prohibido por la Ley de Marcas.

Por todo ello no podemos estar de acuerdo en este caso con las razones en que fundamenta la oficina registradora la denegación del registro solicitado por cuanto que, consideramos que la denominación solicitada no incurre en las prohibiciones del art. 11, 12.1.a), ni 13.c) de la Ley de marcas y no puede inducir a error o confusión en el mercado y en definitiva, que ambas denominaciones pueden coexistir pacíficamente en el mercado y concluimos que procede estimar la demanda presentada y declarar que la resolución recurrida no es conforme a derecho." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)

El recurso se articula mediante tres motivos, todos ellos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primer motivo se aduce la infracción de los artículos 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por su errónea aplicación al caso. En el segundo motivo se alega la vulneración del artículo 11.1.a) y b) del mismo texto legal, en relación con el carácter genérico y usual de los elementos integrantes de la marca concedida. Finalmente, el tercer motivo se funda en la supuesta infracción de los artículos 3 y 13.c) de la referida Ley de Marcas, por no haber otorgado a las marcas prioritarias la protección debida a las marcas renombradas.

SEGUNDO

Sobre el tercer motivo, relativo a la protección de las marcas renombradas.

Por razones de economía procesal procede examinar en primer lugar el tercer motivo, relativo a la infracción de los artículos 3 y 13.c) de la Ley de Marcas. Digamos con todo que los dos primeros motivos estaban abocados al fracaso porque, en contra del carácter del recurso de casación, destinado sólo a la revisión del derecho, se encaminan a combatir la apreciación de la Sala de instancia sobre el riesgo de confusión de las marcas enfrentadas (primer motivo) y el criterio de la Sala de instancia sobre la relevancia del carácter genérico de los términos que integran la marca solicitada en relación con el citado riesgo de confusión con las marcas prioritarias.

Al margen de la cita del artículo 3 de la Ley de Marcas, cuyo apartado 2 recoge un supuesto distinto al de autos -el ejercicio de la acción de nulidad frente a una marca registrada-, debemos examinar la posible vulneración del artículo 13.c) de la citada Ley, pues la sociedad recurrente alega que no se ha otorgado la protección que dicho precepto establece para las marcas renombradas. Ciertamente el artículo invocado prohíbe el ilegítimo aprovechamiento de la reputación ajena y dicha previsión ha sido interpretada por una constante jurisprudencia de esta Sala en el sentido de dar una especial protección -también efectivamente presente en el referido artículo 3.2 de la Ley - a las marcas cuyo amplio conocimiento en el mercado beneficiaría a cualquier otra marca que suscitase su nombre o imagen. Entre las marcas reputadas destacan, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, aquéllas cuyo conocimiento por los consumidores desborda el ámbito aplicativo al que pertenecen y que se califican de renombradas, respecto a las que puede hablarse de un conocimiento generalizado de ellas en todos los sectores comerciales. Esto quiere decir que la protección de su reputación debe evitar que cualquier marca pueda beneficiarse de una asociación o incluso de una simple capacidad evocadora de la marca renombrada en cualquier campo comercial, a diferencia del caso de las marcas notorias, cuya difusión se restringe al propio ámbito aplicativo.

Pues bien, tiene razón la entidad recurrente al afirmar que la Sentencia recurrida ha infringido el artículo 13.c) por aplicar dicho precepto sin tener en cuenta el carácter renombrado de la marca "Iberia", cualidad que hubiera requerido un juicio especialmente estricto sobre el riesgo de asociación o, incluso, de mera evocación, entre las marcas en litigio, tanto más cuanto que la marca pretendida "Ibervuelo" presenta notables afinidades denominativas y conceptuales con Iberia como marca dedicada al transporte aéreo. En consecuencia, al no haberlo hecho así la Sala de instancia ha vulnerado el precepto que se comenta, por lo que debe estimarse el motivo y el recurso de casación.

TERCERO

Sobre el recurso contencioso administrativo a quo.

Casada la Sentencia impugnada, procede resolver la cuestión debatida en la instancia según se encuentra planteado el debate, de conformidad con lo previsto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, y es la impugnación por parte de la sociedad actora Iberrail, S.A., de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero y 1 de octubre de 2.003 por las que se denegó la referida marca "Ibervuelo". Pues bien, según ya ha quedado indicado no cabe duda de que entre las marcas en litigio ("Ibervuelo" e "Iberia") hay un acusado riesgo asociativo y evocador, por razones tanto meramente denominativas como conceptuales, habida cuenta que Iberia es una compañía y marca renombradas cuya actividad es el transporte aéreo. Y aunque su renombre hace que pierda trascendencia el sector aplicativo, tampoco puede desconocerse que algunos de los productos de la clase 16 -a la que pertenecen también las prioritarias- para los que se solicita la marca pretendida se asocian fácilmente al transporte, como lo son las cartas o sobres. En consecuencia debe rechazarse el recurso contencioso administrativo formulado por Iberrail, S.A. contra las mencionadas resoluciones administrativas denegatorias de la marca "Ibervuelo".

CUARTO

Conclusión y costas.

De lo visto en el fundamento de derecho segundo se deriva la estimación del recurso de casación interpuesto por Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.. Asimismo, según lo señalado en el fundamento de derecho tercero, procede desestimar el recurso contencioso administrativo entablado por Iberrail, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatorias de la marcas solicitada.

No se aprecia que concurran las circunstancias prevenidas legalmente para la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación, según lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Iberia, Líneas Aéreas de España contra la sentencia de 10 de octubre de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 2.757/2.003, sentencia que casamos y anulamos.

  2. Que DESESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Iberrail S.A. contra las resoluciones de fechas 5 de febrero y 1 de octubre de 2.003 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente correspondiente a la marca 2.480.001 "IBERVUELO".

  3. No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-María Jesús Pera Bajo.-Firmado.-

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