La mala fe en el procedimiento de la ICANN

AutorIsabel García de Cortázar Fajardo
Páginas233-255

Isabel García de Cortázar Fajardo. Agente Oficial de la Propiedad Industrial. PROPI, S. L. Correo electrónico: isabelgarcor@hot-mail.com.

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I La mala fe en la UDRP

La UDRP, Uniform Domain Ñame Dispute Resoiution Policy, la Política Uniforme de Resolución de Controversias, es la normativa aprobada por la ICANN en el año 1999 junto con el Reglamento de la Política Uniforme, para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio, aplicable a los dominios genéricos y a ciertos dominios territoriales.

La UDRP, dispone la necesidad de concurrencia de tres elementos para su aplicación, siendo los dos primeros, la existencia de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos y la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

El tercer elemento, la existencia de mala fe es quizás el criterio establecido por la UDRP que resulta más controvertido respecto de su interpretación. Como se analizará mas adelante no existen criterios claros y definidos sobre la aplicación de la UDRP en materia de mala fe.

La Política de la ICANN establece que el requisito de la mala fe debe concurrir tanto en el momento del registro como en el uso del dominio. Así lo establece la UDRP en su punto 4.a.iii «usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento que:

iii. usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe».

Pero a pesar de la doble exigencia la UDRP no define a lo largo de su articulado que debe entenderse por mala fe. Se limita a enunciar ciertas causas que son constitutivas de mala fe. Esta lista es meramente enunciativa y los Panelistas podrán determinar cuantas causas estimen convenientes en el ejercicio de sus funciones. Se trata por tanto de unPage 235 listado numeras apertus, que ofrece numerosas facultades a los panelistas. Si bien se recogen como causas de mala fe numerosos comportamientos, a continuación, se analizarán aquellos criterios más utilizados por los expertos.

Según algunos autores la lista que se recoge en la UDRP es imprescindible ya que si no existiera sería imposible para los demandantes probar la mala fe sin unos criterios que sirvan de guía1. La lista se recoge en el punto A.b) bajo el titulo de «Pruebas del registro y utilización de mala fe», b) Pruebas del registro y utilización de mala fe.

La falta de definición de la mala fe no responde a un olvido del legislador, sino a la falta de definición de tal circunstancia que existe en la mayoría de los ordenamientos. En nuestro ordenamiento tampoco es posible encontrar una definición amplia y omnicomprensiva aplicable a todos los sectores del ordenamiento, tal como recogen ciertos autores2. Sólo algunos artículos de nuestro ordenamiento hacen referencia a ella pero sin dar una definición de la misma. Aunque la mala fe no se define en nuestro ordenamiento hay autores que definen este comportamiento en base a ciertos artículos de nuestro Código Civil. Así BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO3 determina que la mala fe, de los artículos 7 y 1.258 del Código Civil y el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, es «una violación de una regla técnica de conducta, que se define por estándares sociales y morales». Esta definición coincide con ciertas actuaciones recogidas en la UDRP en los puntos 4.b.ii y 4.b.iii y recogidas por los Panelistas como el carácter denigratorio del dominio. La buena fe objetiva a la que se refiere el artículo 7 se refiere al comportamiento honrado y justo. El artículo 7 del Código Civil establece que «los derechos deben ejercitarse de acuerdo a la buena fe».

Sin embargo, la mala fe recogida en los artículos 78, 362, 433, 1.896 del Código Civil es la constatación de un hecho: que el sujeto conoce o no un estado de cosa determinado. Esta es la interpretación subjetiva de la mala fe establecida por los juristas. Dicha interpretación de la mala fe podría corresponderse con ciertas conductas recogidas en la UDRP como pueden ser algunas de las establecidas por los Panelistas como el conocimiento previo de la marca. La mala fe que se establece en la UDRP parece responder a esta exigencia de conocimiento de un hecho anterior que en este caso sería la derecho de marca de un tercero y a una voluntad de perturbación de ese derecho de marca.

La UDRP parece basarse más en una teoría subjetiva para establecer la mala, ya que se configura en primer lugar como un conocimientoPage 236 previo de la marca ajena y después como una conducta contraria a los estándares de la buena conducta. Así se recoge en la resolución OMPI DES 2006-0001 «Citigroup Inc, Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani», donde se caracteriza el tercer el elemento de la UDRP, como «un elemento interior y eminentemente subjetivo».

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido en la Sentencia de 17 de febrero de 1995 que la ausencia de buena fe afecta al contenido del derecho mismo, cuya extinción ha de declararse si es que su ejercicio no puede serlo de otra manera. Aplicando esta tesis al registro de los nombres de dominio cabe afirmar que el uso y el registro del dominio realizado de mala fe afecta al contenido del mismo y, por tanto, debe declararse la extinción de tal derecho mediante las vías establecidas en la UDRP para ello. Los mecanismos que se establecen en la UDRP son o bien el traspaso del dominio a su legítimo titular o bien la cancelación de tal dominio.

Los requisitos que establece la UDRP para determinar si el titular del nombre de dominio debe someterse a un procedimiento administrativo son cuatro y no tres, ya que la última circunstancia descrita se desdobla en un doble deber de prueba por parte del demandante. Y así para que el titular del dominio no se vea despojado del mismo, es necesario que la buena fe se produzca tanto en el registro como en el uso que da al nombre de dominio, y los Panelistas para determinar la buena o mala fe del demandado deben analizar las dos circunstancias por separado. Ambas circunstancias están íntimamente relacionadas y es habitual que cuando se registra el nombre de dominio de mala fe el uso que se hace del mismo sea igualmente de mala fe. Así lo han considerado los Panelistas pero reconocen que no en todos los casos el registro de mala fe implica la mala fe en el uso.

La normativa reguladora de los dominios bajo la extensión .mx, ha optado por un régimen de única prueba, lo que ofrece una protección mayor a los titulares de marcas frente a los de dominios, siendo posible probar la mala fe en el registro o en uso. Igualmente, ésta es la alternativa que en los últimos tiempos se está instaurando en los nuevos desarrollos normativos, tal y como ha ocurrido con el «REGLAMENTO (CE) núm. 874/2004 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro».

Respecto a los nombres de dominio en su extensión .es, en el año 2005 se aprobó el «Reglamento del procedimiento de resolución extra-judicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")». Este reglamento ha introducido la posibilidad de que, entre otros, la OMPI resuelva las controversias relativas a nombres de dominio bajo la extensión «.es». Y, además, presentaPage 237 como novedad respecto de la UDRP, la posibilidad de acreditar la mala fe del solicitante probando la mala fe en el registro o en el uso.

Este avance parece responder a la necesidad del sistema de dominios de ofrecer una mayor protección a los titulares de derechos de propiedad industrial, frente a los cybersquatters.

II Finalidad de venta, cesión o alquiler del nombre de dominio

La UDRP en el punto 4.b.i recoge el primer criterio para considerar el registro de un nombre de dominio realizado de mala fe, siendo uno de los más utilizados para resolver controversias. Dicho artículo establece que «existe mala fe en el registro del dominio cuando éste ha sido inscrito o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor que supera los costes diversos que están relacionados directamente con el nombre de dominio».

Los Panelistas, a la hora de analizar la venta o cesión del nombre de dominio se encuentran divididos en dos tesis diferentes.

  1. La tesis más restrictiva establece que, cuando se registre un nombre de dominio para ofrecer su venta, es indicio suficiente para establecer una presunción de mala fe, incluso aunque el demandado pruebe que no tenía conocimiento de la existencia de la marca anterior. Esta primera tesis se recoge en resoluciones como OMPI D2000/1551 «Ticketmaster Corporation v. Spider Web Design, Inc.» y OMPI D2002/0005 «United Artists Theatre Circuit, Inc. v. Domains for Sale Inc».

    Debe entenderse que, el negocio de registrar nombres de dominio idénticos a marcas, con la finalidad de venderlos, cederlos o alquilarlos con posterioridad y obtener una ganancia no parece a priori responder a las exigencias de la buena fe, ya que, si bien es cierto que no hay norma que lo prohiba, parece que el que registra no cuenta con verdaderos...

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