Litigación internacional sobre patentes en europa. el sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE

AutorSantiago Álvarez González - Marta Requejo Isidro
Páginas661-677

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(Reflexiones tras las sentencias del TJCE de 13 de julio de 2006 en los casos GAT y ROCHE)

I Introducción
  1. Uno de los elementos que pesan de un modo no despreciable en la economía de un derecho de patente es el coste de los potenciales litigios para hacerlo valer. Tratándose, por ejemplo, de patentes paralelas con vigencia en el territorio de varios Estados y, por ello, susceptibles de ser violadas en alguno, algunos o en todos ellos, la tutela de los derechos de exclusiva dimanantes de las patentes se encarece. El principio de protección territorial de la patente y el juego de las normas sobre competencia judicial pueden facilitar o dificultar el acceso a la protección y, correlativamente, encarecerla o abaratarla. El objeto de las siguientes reflexiones no es determinar cuánto cuesta una patente de invención, sino examinar cómo puede protegerse en Europa o, mejor, dónde y bajo qué condiciones puede obtenerse tutela jurisdiccional a la luz de la regulación positiva.

Un reciente documento comunitario pone de manifiesto que los costes de litigar en los distintos países europeos en materia de violación dePage 662patentes ascienden con facilidad a varios miles de euros1. Los sistemas de resolución judicial difieren y, en este sentido, diversidad y aumentos de costes van de la mano, en aquellos casos en los que hay que defender el derecho ante los tribunales de Estados distintos. Las diferencias son importantes según el país considerado, algo que se relaciona íntimamente con la forma en que está diseñado el proceso judicial en general y el relativo a la propiedad inmaterial en particular. Las variantes afectan a la previsión o no de una jurisdicción especial, experta en la materia; a la posibilidad de recabar la ayuda institucional para investigar locales del presunto infractor; a las causas que es posible discutir en el seno de un mismo proceso (si cabe al demandado plantear la cuestión de la validez de la patente por vía de reconvención o de excepción y, en tal caso, qué alcance, si ínter partes o erga omnes, posee el pronunciamiento); a la articulación predominantemente oral o escrita del procedimiento; a los medios de prueba requeridos o admitidos y la imputación de la carga de la prueba; a la posibilidad de obtener medidas provisionales, urgentes y cautelares; a la duración del proceso, la atribución de las costas y qué se entiende comprendido en ellas; a la política sobre el cálculo de las minutas de abogados...

Estas diferencias domésticas (de Derecho interno) afectan de forma singular no sólo al régimen del proceso, sino a la fortuna de las demandas por violación de patentes. Mas a ellas se suma un nuevo elemento a tener en cuenta en este coste específico de la litigación: la competencia judicial internacional de los tribunales para conocer de una acción relativa a una patente. En Europa la regulación de dicha competencia es, como veremos en un epígrafe posterior, uniforme; dato esencial y determinante, a priori, de un abaratamiento de los costes a los que nos referimos. Los titulares de patentes pueden conocer ex ante dónde (ante qué tribunales) pueden defender sus derechos o, según los casos, ante qué tribunales tienen que defender sus derechos. La unificación normativa genera seguridad y la seguridad ayuda a prever y organizar la vida jurídica de la patente.

A pesar de esta uniformidad, la peculiaridad de las acciones vinculadas a la propiedad industrial, con su fuerte componente de protección limitada al territorio, la relación entre dos acciones típicas (la acción por violación o infracción de patentes y la relativa a la validez de la misma), la existencia de unos (y sólo unos) tribunales exclusivamente competentes para conocer de la acción de validez junto a otros (poten-cialmente distintos y potencialmente múltiples) para conocer de la acción por violación y, en fin, la existencia de divergencias de interpretación del (único) sistema por parte de las distintas jurisdicciones estatales, han venido con virtiendo los litigios sobre violación «internacio-Page 663nal» de patentes en Europa en una sucesión de incógnitas sobre la posibilidad de que un tribunal sea capaz o no de resolver el global conflicto de intereses suscitado entre demandante y demandado. Por ejemplo, resulta difícil saber (o resultaba antes de la reciente jurisprudencia del TJCE) si los tribunales del domicilio del demandado por violación de una patente pueden dar respuesta a la pretensión del demandante cuando se objeta la validez de una patente extranjera; por ejemplo, resulta discutible (o resultaba) si los tribunales del domicilio de una sociedad matriz pueden dar respuesta a la pretensión del demandante de que sean condenadas dicha sociedad junto con sus sociedades filiales, todas ellas infractoras de su derecho de patente (o, mejor habría que decir «de sus derechos de patentes paralelas») en diversos Estados europeos.

Cada uno de estos ejemplos guarda correspondencia con una decisión reciente del TJCE relativa a la interpretación del Convenio de Bruselas sobre competencia judicial y reconocimiento en materia civil y mercantil, de 27 de septiembre de 1968, y, por extensión, de su sucesor el Reglamento (CE), núm. 44/2001, sobre la misma materia (en adelante, CB y Reglamento). Se trata de la STJCE de 13 de julio de 2006, asunto C-4/03, conocida como «GAT», y la STJCE, de 13 de julio de 2006, asunto C-539/03, aludida como «Roche». Ambas decisiones, dictadas no casualmente el mismo día, han sido objeto de profusa y prácticamente unánime crítica negativa en la doctrina de diferentes países, por motivos que atañen a la calidad y fuerza persuasiva de sus argumentos (magros, rudimentarios y no concluyentes), a sus consecuencias (desde la perspectiva de la competencia judicial, desde el Derecho de patentes o incluso desde la perspectiva de la propiedad industrial/intelectual en general), y a su consistencia o coherencia con la evolución favorable a la tutela de los derechos, que venía detectándose en el sector de la competencia judicial internacional2.

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La celebridad que en virtud de unas críticas casi unánimes han logrado las referidas Sentencias estimula este estudio, que vamos a estructurar en varios pasos: en primer término, describiremos los antecedentes o situación existente en Europa en materia de litigación internacional sobre patentes antes de las decisiones del TJCE; analizaremos, a continuación, las soluciones de las Sentencias y sus argumentos; pasaremos, en tercer lugar, a exponer lo que parece que será su corolario en el sector de la propiedad intelectual e industrial en Europa, para finalizar con la descripción de las primeras propuestas doctrinales e institucionales que buscan corregir la situación creada.

II Litigación internacional: la situación precedente a Gat (C-4/03) y Roche (C-539/03)
  1. Como hemos señalado, en la UE (en la casi totalidad de los países de la UE)3 la competencia judicial internacional para litigios relativos a patentes, ya se invoque la infracción o la validez del derecho, se regula en un único instrumento: el citado Reglamento (CE), núm. 44/01, sucesor del también citado Convenio de Bruselas de 1968 (CB), en lo que ahora nos interesa plantean una regulación similar en la materia que analizamos. El objeto del litigio determina el tribunal competente: en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, poseen competencia exclusiva los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional (arts. 16.4 CB y 22.4 Reglamento); si la cuestión se plantea a título principal ante cualquier Tribunal de otro Estado miembro, este se declarará de oficio incompetente (arts. 19 CB y 25 Reglamento).

    La acción relativa a la infracción de patente es en cambio posible ante varios Tribunales, cuya competencia es concurrente: de entrada, ante los del Estado donde el demandado esté domiciliado (art. 2 del CB/Reglamento); de este foro se deriva en el artículo 6.1 CB/Regla-mento una competencia para el caso del litisconsorcio pasivo: siendo varios demandados, en acciones vinculadas entre sí, cabe atraer a todosPage 665al domicilio de uno de ellos. Por otra parte, tratándose de responsabilidad no contractual, es posible también acudir a la justicia del foro especial por razón de la materia, artículo 5.3 CB/Reglamento, que prevé la competencia en el lugar del hecho dañoso como alternativa a la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado. Es verdad que este criterio conduce al territorio del Estado para el que se ha concedido el derecho de patente (coincidiría con el del Estado de registro), en tanto que lugar del daño4, pero esta correlación no es indefectible5. A estas alternativas hay que añadir, en una relación de prioridad, la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo sobre el tribunal competente, bien expreso (lo que no será frecuente en los casos de violación extracontractual, aunque no puede descartarse), bien tácito, mediante la personación del demandado ante los tribunales que estén conociendo de la demanda, sin impugnar su competencia (arts. 17 y 18 CB, y 23 y 24 Reglamento).

    Procede añadir a lo anterior que sea cual sea la pretensión de la acción (por simplificar, relativa a la validez o relativa a la violación), cabe hacer una solicitud de tutela cautelar ante una jurisdicción distinta a la que posee competencia para conocer del fondo del asunto. El CB en su artículo 24 y el...

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