Limitación del «ius prohibendi» ante el uso por tercero de su denominación social
| Autor | Manuel Rey-Alvite Villar |
| Páginas | 530-533 |
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1.ª), DE 6 DE MARZO DE 2012.
FUENTE: (STS 137/2012) CENDOJ
1. El Tribunal Supremo ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, a través de su Sentencia de 6 de marzo de 2012, la interpretación jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la extensión de la limitación al ius prohibendi propio del derecho de marca en supuestos de utilización por un tercero del propio nombre, recogida en nuestra Ley de Marcas en su artículo 37, que en adelante deberá considerarse aplicable con claridad no sólo al uso del nombre de una persona física sino también al de la denominación social de una persona jurídica. Esta limitación podrá ser utilizada como defensa en procesos por infracción tanto de derechos de marca como de nombre comercial. Asimismo, la Sentencia clarifica y enumera las circunstancias en que la alegación de esta defensa debe rechazarse por resultar el uso contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial, según señala el propio artículo 37 LM.
2. La Sentencia resuelve un recurso de casación que tiene por antecedente el uso de signos distintivos por parte de una saga familiar de empresarios, que conviene aclarar a efectos de comprender mejor el fallo. Durante cerca de cuarenta años, la sociedad «Tarimas Pavón», así como su eventual sucesora «Pavimentos Pavón, S. A.», administrada por los hermanos D. Landelino y D. José Ignacio Pavón, había operado en el sector de la instalación y reparación de parquets, tarimas macizas y pavimentos de exterior. A la muerte de ambos hermanos, los hijos de cada uno de ellos decidieron formar nuevas sociedades por su propia cuenta dedicadas a las mismas actividades comerciales, ninguna de las cuales se hallaba vinculada a la sociedad operada por sus padres. Así, en 2003 los hijos de D. José Ignacio fundaron la sociedad «Parquet Pavón, S. L.», mien-tras que en 2004 los hijos de D. Landelino fundaron «Tarimas y Pavimentos Pavón,
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S. L.». La primera de ellas, «Parquet Pavón, S. L.», obtuvo en 2005 el registro de la marca denominativa «PARQUET Y PAVIMENTOS PAVÓN» y del nombre comercial «PARQUET PAVÓN, S. L.». Por su parte, «Tarimas y pavimentos Pavón, S. L.» venía utilizando su propia denominación social como nombre comercial para identificar a la empresa en el mercado, en la publicidad de sus actividades comerciales y en el rótulo de su establecimiento. A la vista de estos usos, «Parquet Pavón, S. L.» demandó a la segunda por infracción de sus derechos de marca y nombre comercial ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 y de lo Mercantil de Burgos, demanda que fue estimada íntegramente. En apelación, sin embargo, la Audiencia Provincial de Burgos revocó uno de los pronunciamientos...
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