La interacción entre la marca comunitaria y la marca internacional del sistema de Madrid
| Autor | José A. Gómez Segade |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Mercantil Director del Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela Co-Director de ADI |
| Páginas | 407-416 |
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Desde el momento1 en que se puso en marcha el proceso que culminó en la creación de la marca comunitaria, la OMPI manifestó el máximo interés en establecer vínculos entre el sistema del registro internacional de marcas y la marca comunitaria. Se trataría de un vínculo de doble dirección. Por un lado, había que permitir que la OAMI, como oficina de la Comunidad Europea encargada de la concesión de marcas comunitarias, pudiera ser oficina designada en el sistema de Madrid. Por otro lado, había que facilitar que la OAMI pudiera ser oficina de origen para que los titulares de marcas comunitarias pudieran extender su protección a países no comunitarios mediante una solicitud internacional.
El paso fundamental consistía en introducir profundas reformas en el ARREGLO. Entre ellas había que incluir la posibilidad de que pudie-Page 408ran ser miembros del sistema de Madrid organizaciones intergubernamentales distintas de los Estados, y esto se consiguió con lo dispuesto en el artículo 14 del PROTOCOLO (Sobre las modificaciones recientes y perspectivas de futuro del sistema de Madrid sobre el registro internacional de marcas y los dos Tratados que lo regulan vid más ampliamente J. A. GÓMEZ SEGADE, «Notas sobre el registro internacional de marcas, sus modificaciones recientes y sus perspectivas», en Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia en homenaje a A. Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, págs. 553-568).
Sin embargo, faltaban preceptos concretos que permitieran esa sinergia entre el sistema de Madrid y la marca comunitaria. Ya en un documento de la OMPI de finales de los ochenta se regulaban esas conexiones, pero dicho documento fue eliminado de la agenda de la conferencia de Madrid de 1989; en realidad, todavía no se había aprobado el RMC, y la entonces Comunidad Europea no había manifestado expresamente la voluntad de adherirse al sistema de Madrid, al margen de que en aquel momento ni siquiera estaba clara la capacidad jurídica de la Comunidad en este sentido.
Era necesaria una actuación coordinada de la OMPI y de la Comunidad Europea. La OMPI debía dotarse de normas que hiciesen posible el ingreso de la Comunidad Europea en el sistema de Madrid respetando las peculiaridades del régimen de la marca comunitaria derivadas de su naturaleza regional y supranacional, Y la Comunidad Europea, además de ratificar el PROTOCOLO, debía dictar también la normativa que permitiera la interacción entre el registro internacional de marcas y la marca comunitaria. Pues bien, veamos cómo se ha concretado la actuación de la OMPI y de la Comunidad Europea.
La OMPI, como consecuencia de lo acordado en septiembre de 2002, después de haber negociado el documento con la Comisión de la UE y con la OAMI, en julio de 2003 presentó una propuesta con una amplia lista de enmiendas al RC del ARREGLO y del PROTOCOLO para hacer posible la adhesión de la Comunidad Europea. Las citadas modificaciones del RC, fueron aprobadas en la 35.a sesión de Asamblea de la Unión de Madrid, celebrada en Ginebra del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2003, que también aprobó la oficialidad del español como antes vimos (supra núm. 4.1). También se aprobó que las citadas modificaciones, que afectan a las Reglas 9.5.g), 14.2.vi), 21 bis, 24, 32.1.a).v y xi, y 36.viii del RC, entraran en vigor el 1 de abril de 2004. No parece necesario entrar en el análisis de todas las reglas modificadas. Pero sí que consideramos ilustrativo hacer una breve referencia aPage 409las modificaciones fundamentales. En primer lugar, la nueva versión del RC se ocupa de dos rasgos característicos de la marca comunitaria como la antigüedad (seniority) y la segunda lengua a indicar en la solicitud de la marca comunitaria. En relación con la antigüedad se establece que los solicitantes internacionales que deseen reivindicar la antigüedad al mencionar como oficina designada a la OAMI, deberán indicar si cumplen los requisitos exigidos por el artículo 34.2 del RMC. La concurrencia de estos requisitos deberá ponerse de manifiesto en un impreso oficial individualizado que deberá acompañar a la solicitud internacional que incluya a la Comunidad Europea como «país» designado. Por lo demás, los solicitantes internacionales que designen a la Comunidad Europea, deberán seleccionar una segunda lengua, entre las cinco oficiales de la OAMI, en la que se podrán tramitar las oposiciones y los procedimientos de cancelación. Tanto la reivindicación de la antigüedad como la indicación de la segunda lengua pueden realizarse tanto en el momento en que se presenta la solicitud internacional, como cuando se realice la designación de la Comunidad Europea con posterioridad al registro internacional.
En segundo término, con las modificaciones de las citadas reglas del RC se proporciona una solución al siempre controvertido tema del denominado «opting-back». Como es sabido, cuando se cancela el registro de una marca comunitaria (o bien cuando se retira o se deniega una solicitud), el titular de la marca (o en su caso el solicitante) pueden solicitar la conversión en una marca nacional de uno o varios de los Estados miembros de la UE. A la solicitud de marca nacional procedente de la conversión se le atribuye la misma fecha de presentación que la que tenía la marca comunitaria, y si procede, también disfrutará de la misma fecha de prioridad y/o antigüedad. Pues bien, teniendo en cuenta esta normativa comunitaria, la Regla 24 del RC permite que cuando en la solicitud internacional se designe una organización miembro del PROTOCOLO y...
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