La integración del concepto de marca registrada de mala fe conforme a los principios de la competencia desleal
| Autor | Miriam Martínez Pérez |
| Páginas | 679-681 |
680 Anotaciones
La parte demandante, Nordika’s, S. L., es una empresa dedicada a la fabri-
cación y venta de calzado. La mayoría de sus productos son identicados con
una marca mixta de la que es titular y que, a su vez, coincide con su razón social:
«NORDIKA’S». Asimismo, es titular de un modelo industrial comunitario de zapa-
tilla casera no registrado, cuyas reproducciones vende en el mercado desde el año
2004.
Por su parte, la empresa demandada, Norteñas, S. L., también dedicada a la fa-
bricación y venta de calzado, produce mercancías que copian el modelo comunita-
rio de zapatillas no registrado de la actora y, con ánimo de identicar tales artículos,
procede a solicitar el registro de la marca «NORTEÑA’S»; signo que perteneció a la
empresa demandante hasta su caducidad por falta de renovación (poco tiempo antes
de que Norteñas, S. L. se dispusiese a registrarla).
Con base en estos hechos, la representación de Nordika’s, S. L. interpone de-
manda para que se declare: a) la infracción del modelo comunitario no registrado;
b) la nulidad de la marca por concurrir mala fe en el registro; y c) la comisión de
actos de confusión, asociación, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena,
sancionados por el régimen de competencia desleal, entre otras pretensiones caren-
tes de interés a los efectos del presente comentario.
Los pronunciamientos del Juzgado de lo Mercantil y de la Audiencia Provincial
apreciaron únicamente la efectiva infracción del modelo comunitario no registrado.
El Tribunal Supremo declara, además, la nulidad de la marca por contravenir lo pre-
visto en el artículo 51, apartado 1, letra b) LM; si bien el Alto Tribunal, se pronuncia
negativamente sobre el extremo relativo a la deslealtad comercial.
Constituye una práctica habitual por parte de los Tribunales declarar la mala
fe de la solicitud de registro de una marca, cuando el registro de la misma se lleva
a cabo como un medio a través del cual poder beneciarse de la reputación ajena
de otra marca. Lo que suele pretenderse en tales casos es aparentar una conexión
inexistente entre los productos que va a identicar la marca cuyo registro se soli-
cita con los diferenciados por otro signo que ya es conocido a nivel comercial. La
mala fe surge en el momento en que se procede al registro de una marca con la
intención de inducir al público a error acerca del origen empresarial de los produc-
tos, generando una confusión sobre la procedencia real de los mismos [vid. entre
otras STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 13 de enero de 2012, núm. 988/2011
(RJ 2012/1783); STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 28 de febrero de 2012,
núm. 82/2011 (RJ 2011/2487)].
En el caso de autos la mala fe se maniesta porque el registro de la marca
«NORTEÑA’S», que había pertenecido a la demandante, se solicita, precisamente,
para identicar un modelo de zapatillas que comercializaba la demandada, copia de
un modelo comunitario no registrado perteneciente a la actora. No hay que olvidar
que, aunque la marca se haya registrado una vez que se produjo la caducidad de la
misma por falta de renovación de su antiguo titular (la actora), el registro de dicho
signo está destinado a distinguir la misma clase de productos dentro del mismo
sector, lo que, si de entrada puede favorecer en cierta medida que se produzca una
asociación acerca del origen empresarial de dichos productos, se ve agravado por la
copia del diseño de las zapatillas.
Cabe diferenciar, entonces, la existencia de dos conductas susceptibles de ser
sancionadas. Primero, el registro de mala fe de la marca, puesto que se llevaba a
cabo con la intención de inducir al público a error sobre el origen empresarial de
los productos y consecuentemente, aprovecharse del prestigio y del grado de im-
plantación del que gozaban ya los productos de la actora en el mercado. Y segundo,
la infracción del modelo comunitario no registrado que trae como causa la copia
ADI 32 (2011-2012).indb 680 18/9/12 12:33:22
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