STS, 20 de Abril de 2004

PonenteFernando Cid Fontán
ECLIES:TS:2004:2557
Número de Recurso3927/2000
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION
Fecha de Resolución20 de Abril de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Abril de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 3927/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. José Ruipérez Palomino, en nombre y representación de D. Juan Ignacio, sustituto procesal de D. Humberto, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 112/1997, con fecha 9 de marzo de 2000, sobre inscripción de la marca nº 1,918.167 "PEPE RIVERO"; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado y PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., representada por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, asistido de Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo nº 112/1997, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de marzo de 2000, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo número 112/97 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Mª. José Ruiperez Palomino en nombre y representación de D. Humberto contra la resolución reflejada en el fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, la cual, por ser ajustada a Derecho confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de D. Juan Ignacio se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 26 de abril de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 16 de junio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la recurrida y dictando otra por la que se declare la concesión de la marca nº 1.918.167 "PEPE RIVERO".

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 24 de junio de 2002, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador Sr. Ferrandis Alvarez de Toledo), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 24 de septiembre y 24 de octubre de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.

CUARTO

Por providencia de fecha 6 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurrente D. Juan Ignacio, sustituto procesal de D. Humberto, articula contra la sentencia de instancia un único motivo de casación al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, y jurisprudencia de la Sala relativa al mismo.

SEGUNDO

En el único motivo de impugnación alega el recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley. Esta Sala ha declarado reiteradamente que para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca según el artículo 12.1 a) de la Ley, se exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, y c) que puedan inducir a confusión en el mercado.

En estas prohibiciones generales, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 y 12 de junio 2003.

TERCERO

En el caso presente, sin discrepar de la apreciación de los hechos derivados de la prueba de la sentencia de instancia que compara las denominaciones enfrentadas las de "PEPE RIVERO" y sus oponentes "D. PEPE", "PEPE HAND ME DOWNS" y "PEPE WORLD SERVICE", lo cual aceptamos como exacto, ello no obstante discrepamos de las conclusiones jurídicas a las que llega la sentencia recurrida pues deteniéndose exclusivamente en el término "PEPE" que coincide en todas ellas, llega a la conclusión de que la marca aspirante "PEPE RIVERO", incurre en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley al apreciar semejanza fonética con la denominación "PEPE" como factor relevante en todas ellas e incurre en el riesgo cierto de asociación, apreciación que choca con la reiterada jurisprudencia de esta Sala que afirma que las marcas no pueden descomponerse en sus distintos elementos, sino que deben examinarlas comparándolas en conjunto y teniendo en cuenta todos sus elementos componentes, dado que la sentencia recurrida fijándose exclusivamente en el término "PEPE", dice que la marca aspirante "PEPE RIVERO" presenta semejanza fonética por la inclusión del término "PEPE", que puede generar en el público consumidor medio un riesgo cierto de asociación al pensar que todas ellas tienen el mismo origen empresarial. Tal conclusión es a simple vista errónea pues la semejanza fonética de dos marcas se aprecia porque suenan al oído de forma parecida y no ofrece duda que "PEPE RIVERO" no suena igual que ninguna de las marcas oponentes y aunque todas ellas tengan en común el término "PEPE", se diferencia inmediatamente por el resto de sus elementos denominativos "RIVERO", "D.", "AND ME DOWNS" y "WORLD SERVICE", que actúan como elementos diferenciativos suficientes que evitan la semejanza fonética y el riesgo de asociación empresarial a que se refiere la sentencia recurrida. Todo lo dicho se refuerza teniendo en cuenta que actualmente conviven en el Registro de la Propiedad Industrial, con las marcas hoy en litigio, numerosas marcas que contiene el término "PEPE", acompañadas de otros elementos como "GARCIA", "DOLS", "BLANCO", "OLLERO", "PICO", "LASO", etc., que les otorgan una fuerza diferenciativa, no superior a los que concurren en el presente caso con el término "RIVERO", y no existe razón alguna, sin incurrir en discriminación, para denegar al aspirante una marca que pude convivir en el Registro con la misma razón por la que conviven todas las actualmente inscritas y máxime si tenemos en cuenta que el término "PEPE", como sinónimo vulgar del nombre José, es un elemento común no apropiable por nadie en exclusiva y es preciso fijarse en todos los demás elementos diferenciativos, dado que "PEPE" en sí mismo no es susceptible de inscripción en exclusiva, y en el caso presente el término "RIVERO", coincidente con el apellido del titular, actúa como elemento diferenciador suficiente, como su propio apellido para distinguirla de todas las demás "PEPE", y procede en consecuencia la estimación del único motivo de casación admitido y en consecuencia, la casación y anulación de la sentencia recurrida por no ser conforme a Derecho.

CUARTO

Una vez casada y anula la sentencia recurrida es preciso dictar otra sentencia por la que estimando el recurso contencioso-administrativo nº 112/1997 interpuesto por D. Humberto, antecesor procesal de D. Juan Ignacio, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de octubre de 1996, declaramos no conforme a Derecho dicha resolución y en definitiva acordamos la inscripción registral de la marca nº 1.918.167 "PEPE RIVERO", clase 25ª, en la forma solicitada.

QUINTO

Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer pronunciamiento sobre las costas del mismo conforme dispone el Art. 139 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

  1. ) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 3927/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. José Ruiperez Palomino, en nombre y representación de D. Juan Ignacio contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2000, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 112/97, casando y anulando dicha sentencia.

  2. ) En su lugar dictamos otra sentencia por la que estimamos el recurso contencioso- administrativo nº 112/1997 interpuesto por D. Humberto contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de octubre de 1996 que denegó la inscripción de la marca nº 1.918.167 "PEPE RIVERO", clase 25ª, resolución que anulamos por no ser conforme a Derecho y acordando la definitiva inscripción de dicha marca en la forma solicitada.

  3. ) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.

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