STS, 22 de Diciembre de 2004

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2004:8386
Número de Recurso1468/2002
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución22 de Diciembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil cuatro.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1468/2002 interpuesto por "UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 4 de diciembre de 2001 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 783/2000, sobre marcas "Café au lait vanille" y "Café au lait schoko"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & CO KG", representada por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Unilever Foods España, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 783/2000 contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de febrero de 1999, por las que se concedieron las marcas internacionales números 676.434 "Café au lait vanille" con gráfico y 676.435 "Café au lait schoko" con gráfico en clase 30. Estas resoluciones fueron confirmadas por las de 8 de febrero de 2000.

Segundo

En su escrito de demanda, de 28 de septiembre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las citadas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se decida la denegación de la marca internacional 676.434, Café au lait vanille, con gráfico, clase 30, y la marca internacional 676.435, Café au lait schoko, con gráfico, clase 30". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 20 de octubre de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

Cuarto

"Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG" no presentó escrito de contestación a la demanda.

Quinto

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 20 de noviembre de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de diciembre de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, en representación de Unilever Foods España, S.A., debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, sin costas".

Sexto

Con fecha 21 de marzo de 2002 "Unilever Foods España, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1468/2002 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas a la recurrente.

Octavo

"Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG" se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación en todos sus términos de la sentencia recurrida con expresa imposición de las costas a la recurrente.

Noveno

Por providencia de 28 de septiembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de diciembre de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Unilever Foods España, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fueron inscritas las marcas números 676.434 "Café au lait vanille" con gráfico y 676.435 "Café au lait schoko" con gráfico, para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de las marcas números 676.434 "Café au lait vanille" con gráfico y 676.435 "Café au lait schoko" con gráfico, solicitadas por "Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG", se había opuesto "Frigo, S.A." en cuanto titular de la marca número 639.967/A, "Viennetta" y gráfico, que ampara productos de la misma clase, en concreto "Helados comestibles; tartas heladas". La oposición fue rechazada, por lo que "Frigo, S.A." interpuso recurso de alzada contra la inscripción, en el que alegó la incompatibilidad de las dos marcas concedidas con la prioritarias de las que ella misma era titular, a saber, la ya citada "Viennetta" y las marcas números 2.095.581 y 2.147.346- 347-348-349, todas con el distintivo "Comtessa" con gráfico de tarta helada, que amparan productos de la clase 30.

Segundo

La Sala de instancia confirmó las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, habían considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados Café au lait vanille y gráfico [y Café au lait schoko] y sus oponentes Comtessa y gráfico y Viennetta y gráfico, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues los elementos denominativos de estos signos, con independencia de su mayor o menor fuerza expresiva, no mantienen relación alguna gráfica o fonética, y en relación a sus gráficos, todos ellos tienen elementos comunes, aunque no idénticos, como la representación de un envase de forma común, y la representación de un helado comestible en forma de tarta, que no siendo la forma necesaria para representarla, es sin embargo una forma usual. Por ello otros pequeños elementos gráficos, y la reivindicación de colores será suficiente para distinguir estos signos".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"En el caso enjuiciado toda la demanda gira en torno al prestigio de Comtessa, que nadie discute, y a la coincidencia en las áreas aplicativas en el dibujo de una tarta. Pues bien, la denominación básica Viennetta o Comtessa no son identificables con los vocablos que integran fonéticamente las marcas pretendidas, al contrario son muy alejados. En cuanto al ámbito aplicativo, por sí solo no es obstaculizante si no coinciden especialmente los elementos gráficos o fonéticos que integran el signo. Y, por último, pretender monopolizar la imagen de una tarta aisladamente separada del resto del signo es tan ilógico como pretender que una marca de vehículos o de herramientas pudiera monopolizar el dibujo de un automóvil o martillo a menos que por sus extrañas o caprichosas formas resultasen únicos en su rareza resaltando con ello el impacto visual. No es este el caso, sino la imagen de un envase común con el dibujo de un pastel común y unas leyendas claramente diferenciadas, por lo que no se dan riesgos de semejanza, aprovechamiento de prestigio o confusión que prohíben los arts. 12-1-a y 13 de la Ley 32-88 de Marcas".

Tercero

El recurso de casación contiene un motivo único fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional mediante el cual se denuncia de modo sucesivo la infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. En cuanto al primer precepto, la sociedad recurrente considera erróneo el juicio de compatibilidad efectuado tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Sala de instancia. En su opinión, la disparidad apreciada entre las dos series de signos (esto es, por un lado "Viennetta" y "Comtessa", por otro "Café au lait vanille" y "Café au lait schoko") queda desvirtuada si se prescinde de estos dos últimos, lo que convertiría a las marcas aspirantes en meramente gráficas. Exclusión que sería, siempre según sus palabras, procedente dado que los vocablos que conforman las denominaciones de las marcas solicitadas tienen un carácter genérico/descriptivo. Concluye, por ello, afirmando que "entre las marcas enfrentadas no puede apreciarse una diferencia denominativa que garantice su recíproca diferenciación".

La alegación es de todo punto infundada. No cabe dudar ni del carácter mixto de las marcas que aspiran al registro ni de la disparidad evidente que existe entre sus denominaciones y las de las marcas opuestas, de todo punto diferentes. Integradas cada una de las dos marcas oponentes por palabras singulares de fantasía ("Viennetta", "Comtessa") y cada una de las aspirantes por conjuntos de cuatro términos en francés, que no tienen en idioma castellano el carácter genérico ni el descriptivo que para este género de productos (helados) impedirían su registro, la tesis del recurso sobre la inexistencia de disparidad fonética no es aceptable.

Tampoco lo es en cuanto a la crítica que hace sobre las apreciaciones relativas al factor gráfico y al conjunto resultante, en sí mismo considerado. Desde el punto de vista gráfico el diseño, el colorido y los demás rasgos de las marcas aspirantes son distintos, aunque tengan una inspiración común, de las oponentes, lo que legitima la conclusión de que no existe tampoco la "identidad" gráfica propugnada por la recurrente.

Debe anticiparse, por lo demás, en este punto -aunque sobre ello volveremos al analizar la supuesta infracción del artículo 13 de la Ley de Marcas- que el tribunal de instancia, con acierto, no permite a las marcas recurrentes "monopolizar la imagen de una tarta aisladamente separada del resto del signo".

Cuarto

En síntesis, pues, no concurren los presupuestos que permitirían aplicar la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y el motivo no puede ser acogido habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. Esto es lo que ocurre en nuestro caso. Sostiene la parte recurrente que las marcas solicitadas "presentan una cualificada semejanza gráfica y absoluta identidad aplicativa respecto a las marcas oponentes de mi representada, circunstancias que [...] exigen la prohibición del acceso a la cobertura registral solicitada". Sin embargo, el tribunal de instancia -y antes, el organismo registral- llega a la conclusión contraria, en cuanto a las diferencias existentes (no ya desde el punto de vista aplicativo, que es coincidente) entre unos y otros signos que en absoluto puede calificarse de irracional o arbitraria.

Quinto

La segunda imputación que se hace a la Sala de instancia es la de haber infringido el artículo 13.c) de la Ley de Marcas, pues las registradas suponen un "aprovechamiento indirecto de la reputación conseguida por las marcas oponentes".

El tribunal sentenciador reconoce, en efecto, el prestigio de las marcas oponentes (más en concreto, de la marca "Comtessa"), pero de ello no deduce, como ya hemos dicho, que la protección registral a ellas otorgada equivalga a una prohibición general de que los envases de sus competidoras contengan, junto con las oportunas leyendas individualizadoras, la figura representativa de una tarta helada en formato rectangular y con capas superpuestas.

Esta tesis es correcta, pues habrán de ser los rasgos singulares con que esta figura abstracta se represente en cada una de las marcas aspirantes a registro los que habrá que comparar con los rasgos asimismo singulares de las marcas prioritarias.

Si la protección del grafismo del envase de las marcas "Viennetta" y "Comtessa", al representar la forma usual de una tarta helada, se extendiese en el sentido auspiciado por la recurrente, se estaría impidiendo en la práctica la representación de este mismo producto en los envases de las marcas competidoras. Así lo viene a destacar, con acierto y en términos bien expresivos, la Sala de instancia y lo relata igualmente la parte recurrida subrayando que acceder a la prohibición sería tanto como monopolizar el dibujo o diseño "de un tipo de tarta helada de multicapas, de uso generalizado en el sector, y que no es más que una configuración gráfica y/o muestra del tipo de producto que el consumidor puede adquirir bajo dicha marca".

A partir de estas consideraciones decae la segunda parte del motivo único. Pues, habiendo ya concluido a favor de la existencia de diferencias fonéticas y gráficas entre los signos enfrentados, queda excluido que los consumidores asocien indebidamente la procedencia empresarial de unos y otros, sin se produzca dicho riesgo por el mero hecho de que los envases contrapuestos coincidan en la figura usual de una tarta helada, presentando como presentan esta figura con rasgos diferenciados.

Establecidas las diferencias entre unos y otros signos y negado el riesgo de asociación, tampoco hay elementos que permitan sostener la afirmación de que los titulares de las marcas admitidas a registro han intentado aprovecharse de la reputación conseguida por las marcas oponentes.

Sexto

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 1468/2002, interpuesto por "Unilever Foods España, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 4 de diciembre de 2001, recaída en el recurso número 783 de 2000. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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