Infracción del derecho de marca: una metodología mínima
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ADI 44 (2024): 133-163
INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA: UNA
METODOLOGÍA MÍNIMA
THE INFRINGEMENT OF THE TRADEMARK
RIGHTS: A MINIMAL METHODOLOGY
Rafael G P*
RESUMEN
El presente artículo trata de exponer la metodología jurídica a seguir para constatar la in-
fracción del derecho de marca. No se pretende describir de manera detallada cada uno de los
requisitos necesarios para la existencia de una infracción, sino trazar sus aspectos esenciales,
con especial hincapié en el modo de proceder (método) y en las relaciones entre los diversos
requisitos.
Palabras clave: marcas, derecho de marca, infracción del derecho de marca.
ABSTRACT
The purpose of this article is to set out the legal methodology to be followed in order to es-
tablish trademark infringement. It is not intended to describe in detail each of the requirements
for a nding of infringement, but rather to outline their essential aspects, with particular empha-
sis on the method and the relationships between the various requirements.
Keywords: trademarks, trademark rights, trade mark infringement.
SUMARIO: I. PRELIMINAR.—1. Objetivo del artículo.—2. Fases del examen de la infracción del derecho de
marca.—3. Relación de los requisitos para la infracción del derecho de marca con los actos enumerados en
el artículo 34.3 de la Ley de Marcas.—II. USO.—III. REQUISITOS GENERALES PARA LA INFRAC-
CIÓN.—1. Sin el consentimiento del titular.—2. En el marco de la propia comunicación comercial.—2.1.
Introducción.—2.2. Concepto.—2.3. ¿Es verdaderamente un requisito para la infracción de marca?—3.
En el tráco económico.—4. En relación con productos o servicios.—4.1 Introducción.—4.2. Concep-
to.—4.3. El uso debe hacerse en relación con los productos o servicios del tercero que usa el signo.—5.
Menoscabo de las funciones.—5.1. Introducción—5.2. No solo se reconoce la función esencial de la
marca.—5.3. El menoscabo también es necesario en los casos de doble identidad.—IV. REQUISITOS
*Profesor Titular de Derecho Mercantil (Acreditado como Catedrático de Universidad). Universidade da
Coruña. Dirección de correo electrónico: rafael.garcia.perez@udc.es.
Trabajo realizado en el marco del Proyecto Derecho de Marcas e Inteligencia Articial (MARIA), con
referencia PID2020-115646RB-I00, nanciado por la Agencia Estatal de Investigación (Programa Estatal de
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad).
Fecha de recepción: 02 de mayo de 2024// Fecha de aceptación: 24 de mayo de 2024
134 RAFAEL GARCÍA PÉREZ Infracción del derecho de marca: una metodología mínima
ESPECÍFICOS.—1. Introducción—2. Doble identidad y riesgo de confusión.—2.1. Previo: signos y pro-
ductos/servicios que se comparan.—2.1.1. Signos que se comparan.—2.1.2. Productos o servicios que se
comparan.—2.2. La doble identidad.—2.3. Riesgo de confusión.—2.3.1. Introducción.—2.3.2.Concepto
de riesgo de confusión.– 2.3.3. La regla de la interdependencia.– 2.3.4. Apreciación del riesgo de con-
fusión.—3. Marca renombrada.—3.1. Introducción.—3.2. El renombre.—3.3. El vínculo.—3.4. Apro-
vechamiento/perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca, por un uso realizado sin justa
causa.—V. LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA.—VI. BIBLIOGRAFÍA.
CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Purpose of this article.—2. Stages of the examination of the in-
fringement of trade mark rights.—3. Relationship between the requirements for infringement of trade-
mark rights and the acts referred to in Art. 34.3 of the Trade Mark Act. USE.—III. GENERAL RE-
QUIREMENTS FOR INFRINGEMENT.—1. Without the consent of the proprietor.—2. In one’s own
commercial communication.—2.1. Introduction.—2.2. Concept.—2.3. Is it really a requirement for
trade mark infringement?—3. In the course of trade.—4. In relation to goods or services.—4.1 Introduc-
tion.—4.2.Concept.—4.3. Use must be in relation to the goods or services of the third party using the
sign. 5. Functional impairment.—5.1. Introduction.—5.2. Not only the essential function of the mark is
protected.—5.3.Impairment is also necessary in cases of double identity.– IV. SPECIFIC REQUIRE-
MENTS.– 1. Introduction.—2. Double identity and likelihood of confusion.—2.1. Preliminary: Signs
and goods/services to be compared.—2.1.1. Signs to be compared.—2.1.2. Products or services to be
compared.– 2.2. Double identity.—2.3. Likelihood of confusion.—2.3.1. Introduction.—2.3.2. The con-
cept of likelihood of confusion.—2.3.3. The interdependence rule.—2.3.4. Assessment of the likelihood
of confusion.—2.3.2.Trade marks with a reputation.—3.1. Introduction.—3.2. Reputation.—3.3. The
link.—3.4.Exploitation of or detriment to the distinctive character or the repute of the trade mark through
use without due cause,—V.LIMITATIONS OF TRADE MARK RIGHTS.—VI. BIBLIOGRAPHY.
I. PRELIMINAR
1. Objetivo del artículo
Determinar si el derecho conferido por la marca ha sido infringido requiere
emprender un proceso que comienza por constatar si ha habido un uso de un
signo y concluye con el examen de las limitaciones al derecho de marca. En esta
aportación se examina dicho iter desde un punto de vista metodológico. No se
pretende, pues, estudiar cada uno de los componentes de forma detallada, sino
exponer sus aspectos fundamentales, con especial hincapié en el modo de pro-
ceder (método) y en las relaciones entre las diversas fases del proceso.
Antes de entrar en tarea, conviene formular varias advertencias:
— Se expone la metodología tal y como se desprende de la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia, por lo que pueden existir ciertas divergencias con
la forma de proceder de los tribunales españoles. En España, por ejemplo, es
frecuente que los tribunales exijan que el signo se use a título de marca para
constatar una infracción, mientras que el Tribunal de Justicia lleva años huyen-
do de este requisito, que ha sustituido por un enfoque funcional de la infracción
del derecho de marca 1.
— Para cualquier lector atento de las sentencias del Tribunal resulta evi-
dente que la jurisprudencia no es siempre uniforme y no es una construcción
perfecta y acabada, sino que se va erigiendo a golpe de cuestión prejudicial,
y presenta lagunas y ciertas incoherencias. En nuestra aportación tratamos de
construir un sistema congruente, para lo que exponemos los principios gene-
rales que se pueden extraer de un análisis de la jurisprudencia en su conjunto.
1Vid. G P (2023 A y B). El camino emprendido por el Tribunal despierta numerosas incerti-
dumbres, y existen varias voces críticas. Véase, por ejemplo, la última monografía de S L (2023), que
reivindica el papel del uso a título de marca como freno a la excesiva expansión de la protección de la marca.
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