STS 0891, 14 de Octubre de 1992
| Ponente | D. TEOFILO ORTEGA TORRES |
| Número de Recurso | 1701/90 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 0891 |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a
En la Villa de Madrid, a 14 de Octubre de 1.992. Visto por la Sala
Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen
indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de
apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, como
consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 8 de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto por la
empresa "Derivados Lácteos y Alimenticios, S.A." representada por el
procurador de los tribunales Don Eduardo Codes Feijoo y asistida del
Letrado Don José Martí de Veses Puig, en el que es recurrida la entidad
Frigo, S.A. representada por el procurador de los tribunales Don Luis
Suárez Migoyo y asistida del Letrado Don Juan Casulá Oliver.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera instancia número ocho de
Barcelona, fueron vistos los autos, juicio de de menor cuantía, promovidos
a instancia de la entidad Frigo, S.A., contra la entidad Derivados Lácteos
y Alimenticios, S.A., sobre propiedad industrial.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las
prescripciones legales, en la cual suplicó al Juzgado: "se dictase
sentencia declarando incompatible la marca Vienesa con la marca Vienetta
para distinguir helados comestibles en la clase 30 del Nomenclator oficial
de marcas, de la que es titular registral la actora, dada la confusión que
se produciría en el mercado, condenando a la demandada a abstenerse de todo
acto de uso de la marca Vienesa para distinguir helados comestibles, a
indemnizar a la actora de los daños y perjuicios causados y al pago de las
costas".
Admitida a trámite la demanda el demandado la contestó alegando
como hechos y fundamentos de derecho, los que estimó oportunos y terminó
suplicando: "se tuviera por contestada la demanda y por formulada
reconvención y, previos los trámites legales, dictar sentencia
desestimatoria o, de forma alternativa, estimando la reconvención
formulada, declarando la nulidad de la marca española "Vienetta", todo ello
con imposición de costas a la actora".
Conferido traslado de la reconvención formulada a la parte actora,
ésta lo evacuó en tiempo y forma en base a cuantos hechos y fundamentos de
derecho estimó de aplicación al caso, y terminó suplicando: "se dictase
sentencia declarando la falta de legitimación activa concurrente en
Derivados Lácteos y Alimenticios, S.A.", en cuanto no titular registral de
la marca "Las Vienesas" para postular en base de la misma la declaración de
nulidad de la marca "Vienetta". En el caso de que no diera lugar a la
excepción de falta de legitimación activa, declarar la nulidad sustancias y
de pleno derecho en que se halla incursa la tramitación de la marca "Las
Vienesas" al crearse una autorización de uso simultáneo de tal distintivo
para idénticos productos por dos industriales diferentes, y declarar, en
todo caso, la falta de similitud fonética o gráfica entre las marcas "Las
Vienesas" y "Vienetta", en cuanto distintivas de productos diferentes; todo
ello con expresa imposición de costas a Derivados Lácteos y Alimenticios,
S.A.".
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 3 de Abril de 1.989,
cuya parte dispositiva es como sigue: "Estimando la demanda formulada por
el Procurador D. Carlos Testor Ibars, en nombre y representación de Frigo,
S.A., frente a la compañía mercantil Derivados Lácteos y Alimenticios S.A.,
y rechazando al propio tiempo la demanda reconvencional a su vez
interpuesta por la segunda frente a la primera, debía declarar y declaraba
incompatible el uso de la denominación "Vienesa", utilizada por la
demandada para la comercialización de un determinado tipo de helado, con la
marca "Vienetta" que tiene registrada la demandante para distinguir helados
comestibles en la Clase 3o del Nomenclator oficial, dada la confusión que
podría producirse en el mercado; y debía condenar y condenaba a Derivados
Lácteos y Alimenticios, S.A., a abstenerse de todo acto de uso de la marca
"Vienesa" para distinguir helados comestibles, y a indemnizar a la actora
de los daños y perjuicios que se le hayan causado por infracción de marca,
así como al pago de las costas procesales devengadas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación
que fue admitido y sustanciada la alzada la Sección 15ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 17 de marzo de 1.990,
cuya parte dispositiva es como sigue: "Desestimando el recurso de apelación
interpuesto por Derivados Lácteos y Alimenticios, S.A., contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Barcelona, en el
proceso de que dimana este rollo y cuya parte dispositiva se transcribe en
los antecedentes, con imposición de las costas de la alzada a la
recurrente".
El Procurador Don Eduardo Codes Feijoo, en representación
de la entidad Derivados Lácteos y Alimenticios, S.A., formalizó recurso de
casación que funda en los siguientes motivos:
Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil,se denuncia en la Sentencia recurrida error en la
apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que
demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros
elementos probatorios.
Al amparo del nº 5º del artículo 1.692 de la L.E.C., se
denuncia en la sentencia recurrida infracción de ley y de Jurisprudencia
por interpretación errónea del artículo 1º en relación con el 118 del
Estatuto de la Propiedad Industrial y falta de aplicación de la
Jurisprudencia integrada entre otras por las siguientes sentencias de esta
Sala: 5 de Junio de 1.946; 2 de Junio de 1.948; 24 de Abril de 1.951; 1 de
Julio de 1.952; 5 de Mayo de 1.960; 7 de Marzo de 1.963; 16 de Octubre de
1.967; 14 y 25 de Mayo de 1.969; 28 de Junio de 1.069; 18 de Noviembre de
1.972; 25 de Junio y 22 de Diciembre de 1.977 y 16 de Octubre de 1.978.
Al amparo del nº 5º del artículo 1.692 de la L.E.C., se
denuncia en la sentencia recurrida infracción de Ley y de la Jurisprudencia
por interpretación errónea al artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad
Industrial y falta de aplicación de la Jurisprudencia integrada entre otros
por las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 2 de
Noviembre de 1.982, (Ar. 6951), 18 de Noviembre de 1.982 (Ar. 7004), 30 de
Marzo de 1.988 (Ar.1741), 22 de Julio de 1.988 (Ar. 6317) y 20 de Octubre
de 1.912.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de
instrucción, se señaló para la vista el día 1 de Octubre de 1.992, en que
ha tenido lugar.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON TEOFILO ORTEGA
TORRES.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
Como antecedentes más significativos del presente
recurso, deben reseñarse los siguientes: a) La demandante, "FRIGO, S.A.",
titular de la marca registrada VIENETTA, destinada a diferenciar "helados
comestibles", ejercitó acción de cesación de la utilización por la
demandada y hoy recurrente, "Derivados Lácteos y Alimenticios, S.A.", de la
marca no registrada VIENESA, que viene utilizando para distinguir
determinado tipo de helados; b) Por vía reconvencional, "Derivados Lácteos
y Alimenticios, S.A.", como titular de la marca registrada LAS VIENESAS,
destinada a diferenciar "productos alimenticios fabricados con cereales,
chocolate y coco", solicitó la declaración de nulidad de la marca VIENETTA,
de la que es titular la actora; c) Ha sido, pues, objeto de litigio una
doble comparación: de VIENETTA con VIENESA, por una parte y de LAS
VIENESSAS con VIENETTA, por otra; y d) El Juzgado de 1ª Instancia resolvió
estimando la demanda y desestimando la reconvención y la sentencia fue
confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona, habiendo interpuesto
recurso de casación la demandada fundado en tres motivos, al amparo, el
primero, del núm. 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
en su redacción anterior a la Reforma de 30 de Abril de 1.992, y del núm.
5º los dos restantes.
El error en la apreciación de la prueba denunciado en el
motivo primero se basa, en primer lugar, en que, habiéndose acompañado a la
contestación a la demanda sendos envases de los productos comercializados,
respectivamente, por FRIGO y Derivados Lácteos, "su comparación ha sido
silenciada tanto en la sentencia del Juzgado de Instancia, como en la de la
Audiencia"; y también en que la sentencia impugnada no hace referencia al
documento, aportado por la demandada, en que consta "la contestación al
suspenso administrativo decretado por el Registro de la Propiedad
Industrial cuando la actora solicitó la marca VIENETTA".
Ha de advertirse, en principio, como no es exacto que la Sala de
instancia omitiera el examen de la prueba documental de que se trata, ya
que lo cierto es que a los envases se refiere en el apdo. 1) del Fundamento
de Derecho segundo de la sentencia, y lo mismo sucede respecto a la
documentación administrativa en el apdo. 2), pero lo que sucede es que la
recurrente pretende que es decisiva la ponderación de la forma limitada
como FRIGO viene utilizando la marca VIENETTA, que además hace figurar como
VIENNETTA, mientras que la Sala, con criterio correcto, centra su examen en
las coincidencias existentes entre VIENETTA y VIENESA de donde infiere el
riesgo de confundibilidad entre las mismas, por lo que ha de concluirse que
no nos hallamos en absoluto ante un error en la apreciación probatoria. Y,
en cuanto al hecho de que la semejanza entre las marcas VIENETTA y LAS
VIENESAS hubiera originado determinadas incidencias en el Registro de la
Propiedad Industrial y que FRIGO sostuviera que entre una y otra existen
varias diferencias, no implica contradicción con lo mantenido ahora al
oponerse a la reconvención, y los razonamientos de la recurrente tendentes
a demostrar que si LAS VIENESAS difiere de VIENETTA también ha de
entenderse que ésta se diferencia de VIENESA desbordan el ámbito propio de
un motivo fundado en el antiguo núm. 4º del artículo 1.692 que, por tanto,
ha de ser rechazado.
En el motivo segundo se acusa infracción "por
interpretación errónea del artículo 1º en relación con el 118 del Estatuto
de la Propiedad Industrial y falta de aplicación de la jurisprudencia" que
cita. La argumentación esencial de este motivo se centra en el hecho de que
la demandante sólo ha utilizado la marca VIENETTA figurando esta palabra
con doble N y en letra pequeña y nada destacada, ya que en los envases de
sus productos la que aparece llamativamente es la marca COMTESSA, mientras
que la demandada dinstingue sus productos con la marca VIENESA de modo
sobresaliente, de todo lo cual deduce la recurrente que no se ha producido
confusión alguna en los consumidores de ambos productos. Esta tesis no es
aceptable porque, independientemente de la trascendencia que los datos
consignados puedan tener en lo relativo a los perjuicios eventualmente
causados, de lo que se trata es de si la utilización por "Derivados Lácteos
y Alimenticios, S.A." de la marca no registrada (VIENESA) es o no
compatible con la existencia de la registrada por FRIGO (VIENETTA) cuya
vigencia no se ha discutido, y, así planteada la cuestión, ha de recordarse
que es doctrina jurisprudencial (Sª de 4 de Abril de 1991) que al no
establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación
de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el
Tribunal quien ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio
comparativo en la instancia, que ha de respetarse en casación, mientras no
se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido, con lo que
sólo resta señalar que las conclusiones del Tribunal "a quo" son
perfectamente razonables -es claro que las marcas contrapuestas sólo se
diferencian en que una doble T, cuya pronunciación española es idéntica a
la de una sola, se sustituye por una S-, por lo que no deben ser ahora
revisadas en este recurso extraordinario.
Asiste, por el contrario, razón a la recurrente cuando sostiene la
improcedencia de su condena "a una indeterminada indemnización de
perjuicios", pues si bien es presumible que toda infracción de las
modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta
para darlos por efectivamente probados en su existencia (Sª de 21 de Abril
de 1.992) y, en este caso, no se ha acreditado ésta en absoluto, no
obstante incumbir a la actora reclamante la carga de su prueba (Ss. de 6 de
Mayo de 1.960, 11 de Marzo de 1.967 y 5 de Marzo de 1.992, entre otras),
todo lo cual conduce a la estimación del motivo examinado, en este punto
concreto.
En el tercero y último motivo del recurso se invoca
"infracción de Ley y de Jurisprudencia por interpretación errónea del
artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial y falta de
aplicación de la jurisprudencia" que cita, alegándose que si la sentencia
impugnada declara incompatibles las marcas VIENETTA Y VIENESA han de serlo
también VIENETTA y LAS VIENESAS, como se solicitó en la reconvención.
Abstracción hecha de que la disimilitud entre estas últimas constituye un
pronunciamiento privativo de la instancia, lo cierto es que no pueden
identificarse VIENESA y LAS VIENESAS como términos de comparación, por lo
que su compatibilidad con VIENETTA no debe plantearse de la misma manera;
en efecto, como bien dice la Audiencia, hay evidentes diferencias fonéticas
y concurre también la circunstancia de que VIENETTA y VIENESA se utilizan
como marcas de helados comestibles, en tanto que LAS VIENESAS se refiere a
alimentos elaborados con cereales, chocolate y coco, con lo que el riesgo
de confundibilidad debe apreciarse de modo menos estricto; de todo lo cual
se sigue el decaimiento de este motivo.
En consecuencia, procede estimar en parte el recurso en
lo relativo a la condena al abono por la demandada de la indemnización por
daños y perjuicios, lo que implica que, al no estimarse íntegramente la
demanda, ha de dejarse sin efecto la condena en costas impuesta en ambas
instancias, imponiéndose a la demandada sólo las causadas por la
reconvención en primera instancia; todo ello sin especial declaración
respecto a las ocasionadas en este recurso de casación y con devolución del
depósito constituido (arts. 523 y 1715-4º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que estimando en parte el recurso promovido por "Derivados Lácteos
y Alimenticios, S.A." contra la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección 15ª) con fecha 17 de Marzo de 1990,
procede casar dicha resolución en cuanto condenó a dicha sociedad al abono
de indemnización por daños y perjuicios a la actora, confirmándola en lo
demás; todo ello con imposición a la demandada de las costas de primera
instancia causadas en la reconvención y sin especial declaración respecto a
las restantes en ambas instancias y a las ocasionadas en este recurso de
casación; devuélvase el depósito constituido. Líbrese al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la certificación correspondiente
con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.
ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO
TEOFILO ORTEGA TORRES
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.
DON TEOFILO ORTEGA TORRES., Ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
