STS, 12 de Diciembre de 2002
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2002:8354 |
| Número de Recurso | 1121/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 12 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Diciembre de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 1121/1997, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de GALDERMA, S.A., contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2450/1994, con fecha 2 de octubre de 1996, sobre marca, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y PERFUMERÍA GAL, S.A., representada por el Procurador D. Santos de Gandarillas Carmona, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 2 de octubre de 1996, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 2450/1994 interpuesto por PERFUMERÍA GAL, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de marzo de 1993, que otorgó la marca internacional nº NUM000 "Laboratoires Galderma" para productos de la clase tercera del Nomenclator Internacional de productos y servicios, anulando dicha resolución por contraria a Derecho, a fin de que se deje sin efecto la concesión registral de la marca industrial internacional nº NUM000 denominada "Laboratoires Galderma", para distinguir productos incluidos en la clase tercera del Nomenclator Internacional de productos y servicios. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de GALDERMA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de diciembre de 1996, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 19 de febrero de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se dicte sentencia en la que, estimando el presente recurso de casación, revoque la apelada y en la que desestimando el presente recurso contencioso- administrativo confirme la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada, disponiendo en definitiva la concesión de la marca internacional nº NUM000 LABORATOIRES GALDERMA".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 11 de junio de 1997, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (al Procurador D. Eduardo Codes Feijoo y a la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 1 de septiembre y 9 de diciembre de 1997, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 9 de octubre de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de diciembre de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente articula un único motivo de casación al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por interpretación errónea del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas e inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a que la confrontación entre marcas ha de hacerse apreciando en conjunto ambas marcas sin descomponerlas en sus distintos elementos.
Esta Sala tiene declarado reiteradamente que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica de las marcas constituye cuestión de prueba y que corresponde a la Sala de instancia la apreciación de la misma, materia no revisable en vía casacional, más que en los escasos supuestos de prueba tasada o de evidente y manifiesto error en la apreciación de los hechos que pongan de manifiesto un evidente error de la Sala en la aplicación del derecho. En el caso debatido en autos, la sentencia de instancia llega a la conclusión de que existe semejanza, sin especificar de si es semejanza fonética o gráfica, comparando las marcas enfrentadas "LABORATOIRES GALDERMA" nº NUM000 y "GAL" nº NUM001 , ambas para proteger productos idénticos de la clase 3ª, no desde su resonancia fonética, sino atendiendo a la alegación de la parte actora al decir textualmente "pues tal como expresa la entidad actora de la marca de su titularidad GAL, de gran notoriedad en el mercado cosmético especial la marca recurrida parece una derivación, al constituirse por la palabra francesa LABORATOIRES, que no sirve para individualizarla ni para dotarla de un carácter diferenciador y por el subfijo genérico "derma" que viene referido a la piel y que se ha añadido al término "gal"". No ofrece pues la menor duda, que la sentencia de instancia no compara fonéticamente ambas marcas en su conjunto, dado que resulta evidente su diferencia fonética entre LABORATOIRES GALDERMA y GAL, que las hace totalmente inconfundibles, y lo que hace es sustituir dicha comparación fonética a cambio de aceptar las alegaciones subjetivas del recurrente, que descompone la marca aspirante en todos sus elementos para decir que LABORATOIRES es término francés no diferenciativo, que "dermo" es un término genérico referido a la piel y que ha sido añadido al término GAL. Con lo cual, el Tribunal de instancia ha infringido la reiterada jurisprudencia de esta Sala de que la comparación entre marcas ha de hacerse en su conjunto y sin descomponer sus elementos, pues es asimismo reiterado por esta Sala, que los elementos genéricos o comunes de una marca pueden adquirir carácter individualizador y diferenciativo cuando la marca en su conjunto adquiera el carácter de denominación de fantasía, distinto de sus elementos componentes. En el caso presente, la marca aspirante LABORATORIES GALDERMA, tiene individualidad propia suficiente para diferenciarla de GAL, oponente. Procede, en consecuencia, la estimación del recurso de casación que examinamos.
A mayor abundamiento, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en diversos recursos íntimamente relacionados con la cuestión debatida en el presente recurso, de los cuales destacamos los enfrentamientos habidos entre las marcas GAL y OXIGAL, en el recurso de casación nº 6134/1994, sentencia de 21 de diciembre de 2001, y entre las marcas NEUTROGAL y GAL, recurso nº 2911/95, en sentencia de 17 de abril de 2002; más recientemente entre las marcas GALDERMA y GAL, en el recurso 825/1995, con sentencia de 4 de marzo de 2002. En todos los recursos citados esta Sala ha venido diciendo que el vocablo GAL en sí mismo nada significa y que forma parte de las marcas en conflictos al añadirles los términos OXI, NEUTRA, o DERMA, que aunque genéricos adquieren substantividad propia y actúan como elemento diferenciativo de su oponente. Por aplicación del principio de unidad de doctrina, así como en base al principio de seguridad jurídica del artículo 9º de la Constitución Española, procede aplicar al caso presente la doctrina establecida en las sentencias citadas, que justifica la estimación del recurso de casación que examinamos.
Estimado el recurso de casación, procede casar y anular la sentencia recurrida de 2 de octubre de 1996 dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en su lugar dictamos otra por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Perfumería GAL, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de marzo de 1994, confirmatoria en reposición de la de 15 de marzo de 1993, que concedieron la inscripción registral de la marca internacional nº NUM000 LABORATORIES GALDERMA, clase 5ª, declaramos que dichas resoluciones son conformes a Derecho y que procede la inscripción definitiva de la marca aspirante.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 1121/1997, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de GALDERMA, S.A. contra la sentencia de fecha 2 de octubre de 1996, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 2450/1994, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Perfumería GAL, S.A., contra los actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de marzo de 1993 y 3 de marzo de 1994, actos que declaramos conformes a Derecho.
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) Ordenamos la definitiva inscripción registral de la marca internacional nº NUM000 LABORATORIES GALDERMA, clase 3ª, para proteger productos de belleza, jabones, cosméticos, productos para la higiene, perfumes, maquillaje y champús.
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) No hacemos expresa imposición costas ni de las ocasionadas en primera instancia, ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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