STS 136/1998, 23 de Febrero de 1998
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
| Fecha | 23 Febrero 1998 |
| Número de resolución | 136/1998 |
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.
Visto por la Sala Primera, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de juicio ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Doce de Barcelona, sobre reclamación de cantidad; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "OLLE, S.A.", representada por el Procurador D. Miguel Angel de Cabo Picazo; siendo parte recurrida la entidad "NUTREXPA, S.A.", representada por el Procurador D. Antonio Mª. Alvarez Buylla Ballesteros.ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El Procurador D. Ramón Barbany Pons, en nombre y representación de la entidad "Nutrexpa, S.A.", interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Doce de Barcelona, sobre reclamación de cantidad, siendo parte demandada la entidad mercantil "Olle, S.A.", alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que la entidad actora se dedica a la fabricación y venta de productos dietéticos y alimenticios, ésta para proteger su producto "Cola Cao" es titular de marcas que le otorgan el derecho exclusivo de los elementos que la componen; a su vez la demandada ha lanzado al mercado un producto confundible con el de la actora, casi idéntico. Alegó a continuación los fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "en la que dando lugar a la demanda: 1.- Se declare: A/ Que el uso por la demandada de un envase cilíndrico con tapa roja y cuerpo amarillo, para la comercialización de un producto a base de cacao en polvo, constituye una violación del derecho exclusivo sobre marca que posee la actora en virtud del registro de la marca nº 1.022.722. B/ Que el uso por la demandada, para comercializar un producto a base de cacao en polvo en un envase con tapa roja y cuerpo amarillo semejante y confundible con el que viene siendo usado por "Nutrexpa, S.A." para comercializar también un producto a base de cacao en polvo, sin su consentimiento constituye un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, y por tanto un acto de competencia desleal. 2.- Se condene a la demandada: A/ A estar y pasar por las declaraciones anteriores. B/ A cesar inmediatamente en su actuación de usar, para comercializar productos protegidos en la marca nº 1.022.722, entre ellos a base de cacao en polvo o similares; un envase con los colores rojo y amarillo combinados y dispuestos según se halla protegido en la marca citada, es decir, franja o tapa superior roja y cuerpo amarillo o cualquier otro color que con ellos se confunda o genere riesgo de asociación. C/ A retirar del tráfico económico los envases de las características citadas, material publicitario, etiquetas, etc, en que reflejen tales envases, así como el producto a base de cacao en polvo comercializado por la demandada en tales envases, aun que poder de terceros, a quienes les haya suministrado o vendido. D/ A indemnizar a la actora los daños y perjuicios ocasionados, en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia, de acuerdo con los parámetros establecidos en el art. 38 de la Ley de Marcas. E/ A la publicación, a costa de la demandada en dos publicaciones nacionales de difusión general o específica en el sector profesional de los litigantes, a determinar en ejecución de sentencia, de la parte dispositiva de esta resolución. F/ Al pago de las costas.".
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- El Procurador D. Ramón Feixo Bergada, en nombre y representación de la entidad "Olle, S.A.", contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "se desestime la misma en su totalidad, con expresa imposición de costas a la actora.".
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- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Doce de Barcelona, dictó sentencia con fecha 28 de abril de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda formulada por Nutrexpa, S.A., contra Olle, S.A., debo declarar y declaro que el uso por la demandada de un envase cilíndrico con tapa roja y cuerpo amarillo para la comercialización de un producto a base de cacao en polvo con la marcas "Elgorriaga" y "Cantalou", constituye una violación del derecho exclusivo sobre marca que posee la actora en virtud del registro de la marca nº 1.022.722, así como un acto de competencia desleal, condenando a dicha demandada a que cese en dicha violación; a retirar del tráfico comercial los envases aludidos, material publicitario y etiquetas en que se reflejen aquellos, aunque se hallen en poder de terceros a quienes se haya suministrado; a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia, de conformidad con lo establecido en el art 38 de la Ley de Marcas; y, a la publicación a su costa en dos publicaciones nacionales de difusión general o específica en el sector profesional de las partes, de la parte dispositiva de esta resolución. Todo ello, sin hacer pronunciamiento en costas.".
Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución, por las representaciones respectivas de la entidad "Nutrexpa, S.A." y "Olle, S.A.", la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó sentencia con fecha 4 de mayo de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Doce de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpuso Nutrexpa, S.A., sin que formulemos especial pronunciamiento sobre las costas causadas con el mismo. Desestimamos el recurso de apelación que, contra la misma sentencia, interpuso Olle, S.A., a la que imponemos las costas de esta instancia. Al estimar el primero de los recursos estimamos íntegramente la demanda interpuesta por Nutrexpa, S.A., contra Ollé, S.A., de modo que modificamos la sentencia recurrida en el doble sentido de (a) extender las declaraciones y condenas que en su fallo refiere a los productos identificados con las marcas Elgorriaga y Cantalou, a los demás identificados en el suplico de la demanda, y b) de imponer las costas de la primera instancia a la demandada.".
1.- El Procurador D. Miguel Angel del Cabo Picazo, en nombre y representación de la entidad "Ollé, S.A.", interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 4 de mayo de 1994, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 4º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia violación por inaplicación de la doctrina jurisprudencia sobre el litisconsorcio pasivo necesario reconocido en la sentencia de 1 de julio de 1993. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial que señala que los daños deben probarse, contenida en las sentencias de 3 de mayo de 1949, 10 de abril de 1954, 2 de abril de 1960, 28 de noviembre de 1989, 10 de mayo de 1990, 14 de octubre de 1992, 19 de mayo de 1993 y 21 de mayo de 1994. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal de alega infracción del artículo 11 g) de la Ley de Marcas, en relación con los artículo 35 a 39 de la misma Ley. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia infracción del artículo 1214 del Código Civil y la doctrina jurisprudencial sobre la carga de la prueba.
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- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la entidad "Nutrexpa, S.A.", presentó escrito de oposición al mismo.
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- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 5 de febrero de 1998, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA MARTÍNEZ-PARDO
El motivo primero del recurso, al amparo del número cuarto del artículo 1692, denuncia violación por inaplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el litisconsorcio pasivo necesario, reconocido entre otras en la sentencia de 1 de julio de 1993, por no haber sido oídos los titulares de las marcas DIA, DELPUY, CHARTER y SIMAGO, responsables de la presentación adoptada por sus marcas, que motivan la condena al mero suministrador del producto, Ollé, S.A., careciendo éste de legitimación pasiva "ad causam" para responder del uso de unas marcas de las que no es titular, ya que según el artículo 30 de la Ley de Marcas su uso e introducción en el mercado, corresponde exclusivamente a dichos titulares.
El cuerpo del motivo, recuerda que el litisconsorcio pasivo necesario, pues estimarse incluso de oficio, que en autos está probado que las marcas arriba enunciadas no pertenecen a Ollé, S.A., y que ésta Ollé, S.A, se limita a suministrarles productos.
El motivo deber ser desestimado. Efectivamente el litisconsorcio pasivo necesario, de creación jurisprudencial, tiene como finalidad procurar que la relación jurídico procesal esté constituida con todas las personas que en atención a su situación o vínculo con la relación material objeto del pleito, han de quedar necesariamente afectadas por la sentencia que se dicte (vid. Sentencia de 26 de julio de 1990, 23 de marzo de 1992, 5 de mayo de 1994, entre otras muchas).
Tales efectos no necesariamente se han de producir en el caso de autos, puesto que la condena, si se mantiene tras este recurso, sólo afectará a la recurrente demandada, pero no a los terceros, a quien ésta suministraba el producto y los envases, que han originado el litigio por infracción de las normas protectoras de la marca y de la competencia.
Efecto tal como la terminación del suministro de los productos, impuesta en la sentencia, afectará indirectamente a sus clientes pero este efecto se produce siempre que prospera una acción protectora de la propiedad industrial entre el condenado y su clientela.
Hablar en el motivo de que Ollé, S.A., carece de "legitimatio ad causam", para defender a las marcas Día, Delpuy, Charter y Simago, nada tiene que ver con la cuestión planteada. La legitimación "ad causam" se da cuando los hechos en que se funde la demanda, ciertos o no, se le atribuyen a la demandada por la demandante, y en consecuencia se tiene en función de las pretensiones deducidas en juicio, y es por ello, cuestión distinta del litisconsorcio pasivo necesario. La estimación de la falta de legitimación, dará lugar a la desestimación de la demanda.
En el caso de autos no demandó Nutrexpa a las citadas firmas comerciales, porque sólo a Ollé, S.A., se le atribuyen los actos prohibidos por la ley como suministradora de los productos y envasado protegidos por la legislación de propiedad industrial, y como autora de actos de competencia desleal al ejercitar acumuladas las dos acciones independientes.
Y estas son las cuestiones planteadas en el pleito.
El motivo segundo, al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción por inaplicación de la doctrina jurisprudencial, que señala que los daños deben probarse, porque no basta la comisión del acto ilícito para presumir su existencia, sin fijar además su cuantía o las bases para fijarla, y como no se han probado, no pueden ser acreditados en ejecución como se prevé en el artículo 350 (quiere decir 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y han proclamado diversas sentencias entre las que cita la de 14 de octubre de 1992, 21 de mayo de 1994 y otras.
La jurisprudencia citada es auténtica, esta Sala tiene reiteradamente dicho que la prueba de los daños es presupuesto para que la sentencia imponga la condena a repararlos, pudiendo en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, o incluso que si no es posible ni lo uno ni lo otro, como dice el artículo 360, se condene a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución. Y estos criterios se han aplicado a los casos de daños producidos en materia de propiedad industrial y protección de marcas ( vid. sentencias de 14 de octubre de 1992, 11 de diciembre de 1993, 21 de mayo de 1994 y 19 de octubre de 1994, entre otras).
Para su cuantificación, hay que tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 36, 37, 38 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, y el artículo 18 de la ley 3/1991 de 10 de enero sobre Competencia Desleal.
A pesar de todo lo anterior, también esta Sala ha sostenido en singulares supuestos que los daños y perjuicios pueden presumirse producidos, incluso en los procesos civiles de patentes, marcas o competencia desleal, como ha hecho en el presente caso la Audiencia al imponer la condena a satisfacerlos sin razonar sobre las pruebas de su existencia que tiene por evidentes, y como hace esta Sala por tener en cuenta la indiscutible incidencia que las infracciones cometidas por Ollé, S.A., ha tenido sobre las ventas de la actora y en las ventas de ella misma, como se pone de relieve con la absoluta falta de cooperación de la recurrente a que se practicaran pruebas periciales con las ventas relacionadas en las medidas cautelares.
El motivo tercero por el cauce del número cuarto del artículo 1692, denuncia infracción del artículo 11 g) de la Ley de Marcas, en relación con los artículos 35 a 39 de la propia Ley, al no ser admisible el monopolio de un color si éste no va unido a una forma determinada que debe, por lo tanto, ser examinada, según doctrina jurisprudencial, de modo unitario, teniendo en cuenta la totalidad de elementos que la identifican (STS de 24 de noviembre de 1978, 2 de abril de 1990, 30 de noviembre de 1990, 4 de abril de 1991 y 20 de noviembre de 1991).
La sentencia recurrida, añade el motivo, otorga monopolio de hecho sobre el color amarillo y rojo, con independencia de la forma concreta y de los elementos gráficos y fonéticos que sirvieron en su día, para otorgar la marca que Nutrexpa, S.A. esgrime y a continuación recuerda la declaración de la jurisdicción contenciosa sobre el carácter de no confundible del modelo industrial 110.648 con el de Nutrexpa, por lo que es monopolizar los colores estimar la demanda de Nutrexpa.
El motivo no puede estimarse porque la condena de la Audiencia tiene su apoyo no en la forma del bote, sino en la combinación de bote y colores, de modo tal que produce confusión en cuanto al origen del producto.
La prohibición del artículo 11.1 g) de la Ley de Marcas, impide registrar colores, pero el apartado tercero admite registrar una conjunción de signos per se no registrables siempre que la combinación tenga carácter distintivo.
En el caso de autos, la Audiencia haciendo uso de su facultad valorativa de pruebas y a la vista de los propios bote, etiquetas y colores utilizados, ha llegado a la conclusión de que produce confusión en el consumidor y que se estima constitutiva de comportamiento desleal, por lo cual sólo cabe la desestimación.
El cuarto y último motivo sostiene al amparo del número cuarto del artículo 1692, la infracción del artículo 1214 del Código Civil y Jurisprudencia que lo interpreta.
El motivo razona que a la actora le correspondía probar la realidad de el uso, de los envases utilizados por los demandados y que es alterar el "onus probandi" no tenerlo en cuenta.
El motivo desconoce que el artículo 1214 sólo es invocable en casación, cuando efectivamente se alteran las consecuencias de la falta de prueba, ésto es, cuando se hacen recaer los efectos de dicha falta sobre sujeto distinto del obligado a probar, pero que no se viola tal precepto cuando cualquiera que sea el obligado a probar, en autos existen pruebas, y éste es el caso presente. La actora demanda, alega competencia desleal, alega producción de confusión en los consumidores y la Sala de instancia tras apreciar las pruebas practicadas, entiende que la confusión es real y que ésta conculca las normas de competencia y por ello condena; no cabe ahora en casación hablar de infracción del artículo 1214, cuando existen hechos probados y éstos no han sido desvirtuados.
Las costas se imponen a la recurrente por mandato del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador D. Miguel Angel de Cabo Picazo, respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de fecha 4 de mayo de 1994, la que se confirma en todos sus pronunciamientos, condenándose a dicha parte recurrente al pago de las costas.
Y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ.- JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO.- ROMAN GARCIA VARELA.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Marina Martínez-Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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