El diseño industrial y su tutela en el ámbito del derecho de autor

AutorClaudia Federico
Cargo del AutorAbogada en Roma (Italia)
Páginas34-49

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Hoy, en Italia, la cuestión del diseño industrial es muy actual.

Las obras de diseño industrial son obras que unen la utilidad a la estética: hacen a los productos industriales agradables (pensemos en lámparas singulares, objetos de decoración, coches, etc.)

Originariamente, en Italia, se protegían tales obras exclusivamente mediante la patente para modelo ornamental, excluyendo la tutela del derecho de autor y, por lo tanto, la acumulación de las dos tutelas. Ello con el fin de evitar dar, a través del derecho de autor, una ventaja sobre la competencia a quien disponía del derecho de exclusiva con evidente efecto monopolístico sobre el mercado de los productos. El derecho de autor, de hecho, independientemente del tipo de obra protegida, a diferencia de marcas y patentes en campo industrial, tiene una duración más amplia y nace por la simple creación de la obra sin necesidad de cumplir formalidades constitutivas.

Tal acumulación de tutelas estaba expresamente excluida por el art. 5 del Real Decreto 1411 de 1940 (la llamada Legge-Modelli), que dictaminaba, precisamente en aplicación del principio de la alternancia de las tutelas, que a los modelos y diseños que se pueden registrar «no son aplicables las disposiciones sobre derecho de autor».

Prevalecía, por tanto, el así llamado «sistema básico de separación absoluta» seguido también en España por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902.

Con la Ley italiana sobre el derecho de autor se distinguían, entonces, los diseños y modelos registrables de aquéllos con derecho de protección como obra del ingenio objeto del derecho de autor.

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La Ley especial sobre el derecho de autor, en el número 4 de su art. 2, comprendía en la lista de las obras protegidas «las obras incluso cuando estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda escindirse del carácter industrial del producto al que están asociadas».

El requisito de la «posibilidad de escisión» tenía como objetivo excluir la aplicabilidad del derecho de autor a las obras de diseño industrial estando estas obras estrechamente conectadas con la forma de productos de uso 14 y, por tanto, negaba la tutela del derecho de autor a todas las formas tridimensionales de los productos industriales en cuanto conceptualmente no separables del producto mismo.

Esta situación normativa ha cambiado en 2001 con el Decreto legislativo 95/2001 que ha dado actuación a la Directiva 98/71/CE.

La Directiva comunitaria ha establecido el principio de la acumulación de la protección ofrecida por la normativa específica de las patentes industriales sobre diseños y modelos registrados con la ofrecida para el derecho de autor 15. El art. 17 de la Directiva dispone, de hecho, que «los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo regis-trado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte». El art. 17 dispone, además, que cada Legislador nacional, sin embargo, tiene el derecho a determinar «el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido» 16.

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Hoy en día, tanto en Italia como en España, se aplica el sistema inter-medio o de acumulación parcial.

En el Ordenamiento español, el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 dispone que son objeto de propiedad intelectual, entre otras, las «obras plástica, sean o no aplicadas», prescindiendo de la intención del creador y del destino de la obra y sin exigir para las obras plásticas ningún requisito o mérito que las singularice, lo que ha llevado algún autor a sostener que vuestro Ordenamiento se adscribe a los de acumulación total de protección de los derechos subjetivos de naturaleza intelectual e industrial, de tal forma que serían protegibles como propiedad intelectual los diseños que tengan un nivel de originalidad que les haga distinguibles de los anteriores, sin necesidad de altura artística, creatividad o individualidad configurativa.

Sin embargo, como subraya el Tribunal Supremo en una Sentencia de 27 de septiembre de 2012 17, «esta interpretación choca con lo afirmado en la Exposición de Motivos de la Ley de 2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (...) y con lo previsto en la Disposición adicional décima de la propia Ley al disponer que ‘la protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual’. Forma que ha dado paso a una línea doctrinal que para la tutela del diseño por derecho de autor, a los requisitos de novedad y singularidad que para el registro exige el artículo 5 de la citada Ley 20/2003, de 7 de julio, añade la necesidad de que sea ‘original o especialmente creativo’ o tenga ‘el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística’» 18.

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En Italia, con el Decreto legislativo 95/2001, y, precisamente, con el art. 22, ha sido derogado el art 5 del Real Decreto 1411 de 1940 que excluía la acumulación de tutelas y ha sido eliminado del número 4 del art. 2 de la Ley sobre el derecho de autor el requisito de la «posibilidad de escisión», añadiéndose a la lista, en el número 10, «las obras de diseño industrial que presenten un carácter creativo y valor artístico intrínseco» 19.

El legislador, de este modo, añade, al requisito común a todas las obras protegidas, el de la creatividad, un nuevo requisito, el del valor artístico intrínseco 20, que, de hecho, permite circunscribir la acumulación de las tutelas de manera drástica 21, dejando a la jurisprudencia, en un régimen de incertidumbre, el deber de elaborar criterios con los que determinar tal particular nivel creativo.

La jurisprudencia sobre este punto aparece hoy consolidada 22 al creer que la valoración del valor artístico ha de ser hecha de manera objetiva haciendo referencia a la percepción de la obra del diseño industrial que se ha establecido en los ambientes culturales.

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Existe, por tanto, la tendencia a tutelar las obras de diseño industrial de alta gama o, de todas maneras, aquellas obras que hayan tenido un reconocimiento público en los ambientes culturales.

Pero no faltan decisiones contrarias y restrictivas. Pensemos en los primeros pronunciamientos del Tribunal de Monza de 2002 23, del Tribunal de Bari de 2003 24, del Tribunal de Bologna de 2004 25 que ha negado valor artístico a las obras de Le Corbusier y de 2005 26 y, recientemente, en la Sentencia del Tribunal de Firenze de 2011 27 que ha negado valor artístico incluso a las obras de Le Corbusier -se trataba de muebles, precisamente el sillón LC1 copiado por el demandado- considerando que «’el concepto de valor artístico en sí mismo’ no puede hacerse derivar, ‘sic et simpliciter’, por un particular prestigio estético de la obra, ni de idea por parte de un artista reconocido, ni por un juicio ‘ex post’ sobre el aprecio consolidado por parte del público o del mercado, si no en consideración al carácter intrínseco de la obra, que sea apreciable en sí y por sí misma como ‘objeto de arte’ autónomamente valorable en el circuito de las obras artísticas». En fase de recurso tal decisión ha sido posteriormente revocada y ha sido reconocido el valor artístico de la obra.

En este cuadro resta igualmente la incertidumbre sobre la tutela del diseño industrial contemporáneo y de las obras ideadas por jóvenes y desconocidos autores todavía sin recensión en libros y revistas, aún sin exponer en museos y galerías y, en general, privadas de reconocimiento colectivo que conformarían, ex post, la creatividad presente ab origine 28.

En Italia, además, la ejecución del principio de acumulación ha dado lugar, desde 2001, a un grave problema de Derecho transitorio.

Hasta ahora, de hecho, por culpa del efecto de no poder aplicar la tutela del derecho de autor y de la reducida duración de la eficacia de las ins-

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cripciones, numerosas empresas habían desarrollado en Italia una actividad de fabricación y comercialización de copias que reproducían los modelos clásicos de decoración entrados en la historia del diseño industrial moderno.

Para permitir, por tanto, una adaptación progresiva a la nueva norma-tiva según una reconciliación de los intereses de las empresas que, desde años, fabrican y venden libremente muebles comprendidos en el catálogo histórico de los diseños industriales con los de los autores, el legislador ha intervenido numerosas veces hasta hoy.

El legislador ha previsto inicialmente, con el art. 44 del Código de la propiedad industrial, que la duración del derecho de autor de diseños y modelos que beneficiaban de la acumulación de tutelas fuese reducida respecto a aquella ordinaria aplicable al derecho de autor y, precisamente, fuese por toda la vida del autor y 25 años después de su muerte.

Esta solución presentaba, sin embargo, dos inconvenientes: el primero era el de la imposibilidad de aplicar dicha norma porque era contraria a la Directiva comunitaria 93/98/CE que prevé como obligatorio el término ordinario de duración del derecho de autor; el segundo inconveniente era el que, aun aplicando la duración reducida, las obras más importantes del diseño industrial del catálogo histórico habrían entrado bajo la protección del derecho de autor con consecuente cesación de la actividad de numerosas empresas italianas que hasta el momento habían ejercitado su propia actividad en buena fe.

Para obviar estos inconvenientes, por lo tanto, el legislador italiano ha introducido una...

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