La diferenciación entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial

AutorJosé Massaguer
  1. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

    1. La sentencia «Grundig/Consten» (112)

      1. Los antecedentes

        La sentencia del Tribunal de 13 de julio de 1966, casos acumulados 56 y 58/64, pone fin a sendos recursos interpuestos contra la decisión de la Comisión de 23 de septiembre de 1964 (113). Esta decisión declaraba que un contrato de distribución exclusiva, completado por un acuerdo sobre registro y utilización de marca, contravenía el artículo 85,1 TCEE y no podía ser eximido conforme al art. 85,3. Los hechos de este caso son los siguientes:

        1. En 1957, la sociedad alemana Grundig-Verkaufs-GmbH (en adelante, Grundig) y la sociedad francesa Etablisements Consten Sari (en adelante, Consten) celebraron un contrato de distribución exclusiva, por virtud del cual Consten se convertía en el distribuidor exclusivo para Francia, el Sarre y Córcega de los receptores de radio, magnetófonos, dictáfonos y aparatos de televisión, así como piezas de repuesto y accesorios, fabricados por Grundig.

        2. Este contrato se insertaba dentro de la organización de ventas Grundig. En la RFA, Grundig comercializaba directamente a través de diversos mayoristas; en el resto de Estados se servía de distribuidores exclusivos, a los que se les imponía una prohibición de exportar o reexportar. Por su parte, Grundig se obligaba a no suministrar sus productos a otra persona dentro del territorio de distribución exclusiva.

        3. De acuerdo con los términos del contrato de distribución exclusiva, Consten quedaba autorizada, durante su duración, para utilizar las marcas correspondientes a Grundig. No obstante, el registro internacional de la palabra y anagrama «Grundig» sería realizado por la propia Grundig.

        4. Para la distribución de sus productos, Grundig se servía de dos marcas: la marca «Grundig» y la marca «GINT» (Grundig International). La primera estaba registrada, en la RFA e internacionalmente, a nombre de Grundig. La segunda estaba registrada en la RFA e internacionalmente a nombre de Grundig y en los diversos Estados a nombre del correspondiente distribuidor exclusivo de Grundig.

        5. En Francia, la marca GINT se registró, ya en 1957, a nombre de Consten. En 1959, Consten firmó una declaración en la que se establecía que sólo emplearía la marca GINT para los productos fabricados por Grundig y distribuidos por Consten en calidad de distribuidor exclusivo de la anterior y que, a la terminación del contrato de distribución exclusiva, cedería o dejaría caducar la marca GINT, según instrucción de Grundig.

        6. Desde 1961, la empresa francesa UNEF compró aparatos Grundig a comerciantes alemanes, que suministraron a pesar de la prohibición de exportación impuesta por Grundig. UNEF revendió estas mercancías a minoristas franceses, a precios inferiores a los practicados por Consten. Por ello, Consten presentó demandas contra UNEF, una por competencia desleal, en cuanto había inobservado el contrato de distribución exclusiva, y otra por utilización indebida de la marca GINT. Pendiente dicho proceso, UNEF solicitó a la Comisión que comprobara si Grundig y Consten habían infringido el art. 85,1 TCEE mediante la celebración del contrato de distribución exclusiva de 1957 y el acuerdo adicional sobre registro y empleo de la marca GINT en Francia de 1959.

        7. En 1963, Grundig inscribió ante la Comisión los contratos de distribución exclusiva concluidos con Consten y demás distribuidores en otros Estados miembros. La Comisión decidió el 23 de septiembre de 1963 sobre el contrato de distribución exclusiva celebrado entre Grundig y Consten. Su decisión constaba de tres artículos. En el Art. 1 se estableció que este contrato y el acuerdo adicional sobre registro y utilización de la marca GINT contravenía el art. 85 TCEE; en el Art. 2, que el art. 85,3 TCEE no era aplicable al caso; en el Art. 3, que Grundig y Consten quedaban obligados a omitir toda actuación que impidiera o dificultara a terceros comprar los productos objeto del contrato a los mayoristas o minoristas en la CEE a su elección, con objeto de revenderlos en otro territorio, objeto de un contrato de exclusiva (114).

        8. Dentro del plazo de dos meses previsto en el art. 173,2 TCEE, tanto Grundig como Consten presentaron recurso ante el Tribunal contra esta decisión de la Comisión.

        Al tiempo de considerar los hechos del caso cabe diferenciar, como hizo el Tribunal, dos cuestiones: una primera, relativa al enjuiciamiento antitrust del contrato de distribución exclusiva; una segunda, centrada en el acuerdo adicional sobre registro y empleo de la marca GINT y en el ejercicio de las facultades conferidas por este derecho de marca. Nuestra atención, sin desconocer la gran importancia de los pronunciamientos del Tribunal en punto a la primera cuestión (115), se centrará sólo en el segundo extremo.

        En él, a su vez, cabe diferenciar dos tipos de elementos relevantes: de una parte, el encuentro por virtud del cual Consten registra y hace uso en Francia de la marca GINT; de otra, el ejercicio de la facultad de exclusión conferida por tal derecho de marca en orden a impedir importaciones paralelas.

        Dado que la marca GINT se halla registrada en la RFA a nombre de Grundig y en Francia a nombre de Consten (y en otros Estados a nombre del correspondiente distribuidor exclusivo), el acuerdo celebrado entre Grundig y Consten (y entre aquél y otros distribuidores exclusivos en otros Estados) en relación con dicha marca procura a Consten una posición competitiva particularmente favorable. Mediante lo que la Comisión calificó de «desdoblamiento del derecho» (Aufspaltung der Berechtigung), Consten disfrutaba de un medio de protección adicional ante la competencia de terceros, ya que se hallaba en condiciones de impedir la importación de productos portadores de la marca GINT. Ello, unido a la obligación de Grundig de no suministrar sus productos, directa o indirectamente, a ninguna otra persona en los territorios para los que se había pactado la distribución exclusiva, hacía que Consten fuera la única empresa que podría ofrecer tales productos en los mercados francés y del Sarre.

        La demanda presentada por Consten contra UNEF se halla dirigida a impedir la realización de una importación paralela: los productos importados han sido previamente introducidos en el comercio de la RFA, precisamente a través del suministro efectuado por la propia Grundig a los mayoristas que, posteriormente, exportan a Francia, desatendiendo la prohibición impuesta por Grundig. En este sentido, la obligación de omisión establecida por la Comisión en el Art. 3 de su decisión hace referencia expresa a las importaciones paralelas.

      2. La doctrina de la sentencia

        De los considerandos y pronunciamientos del fallo del Tribunal sólo referiremos los que se ocupan del ejercicio de la marca GINT con el objeto de prohibir la importación paralela de productos Grundig desde la RFA hacia Francia. Las consideraciones relativas al enjuiciamiento del acuerdo sobre registro y utilización de la marca GINT serán examinados más adelante, cuando expongamos la jurisprudencia en torno a la «protección territorial absoluta» (116).

        Los recurrentes Grundig y Consten basaron la impugnación de la decisión de la Comisión en las opiniones doctrinales que defendían la teoría de la excepción absoluta o parcial de los derechos de propiedad industrial respecto de la aplicación de los preceptos del Tratado (117). Así, se argumentó que la Comisión había infringido los artículos 36, 222 y 234 del Tratado al establecer que Consten debía omitir el ejercicio de la facultad de exclusión procurada por la marca GINT para impedir las importaciones paralelas. Ante ello, el Tribunal afirma que «(l)os arts. 36, 222 y 234 del Tratado... no excluyen toda influencia del Derecho comunitario sobre el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial» (118), precisando seguidamente que los preceptos alegados no resultan relevantes en este caso: «(e)l art. 36 limita el campo de aplicación de las disposiciones contenidas en el Título I Capítulo 2 del Tratado, pero no el del art. 85»; «(e)l art. 222 simplemente determina que el «Tratado no prejuzga de modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros». La orden contenida en el Art. 3 del tenor de la decisión... no afecta a la existencia de estos derechos y sólo restringe su ejercicio, en cuanto ello es necesario para la aplicación de la prohibición del art. 85,1»; «(el) art. 234..., que tiene por objeto la salvaguardia de los Derechos de terceros Estados, no es aplicable en el presente caso» (119).

        Rechazadas las alegaciones de los recurrentes por infundadas, el Tribunal concluye que es incompatible con los principios básicos del orden de competencia comunitario «el abuso de las facultades que resultan del derecho de marca de los diversos Estados para fines que contravienen el Derecho de defensa de la competencia de la Comunidad» (120).

      3. Comentario

        El fallo del Tribunal contiene dos tipos de pronunciamientos relativos al acuerdo sobre el registro y empleo de la marca GINT. Primeramente se refiere al enjuiciamiento antitrust del propio acuerdo, que considera contrario al art. 85,1 TCEE. Seguidamente se ocupa del ejercicio del derecho de marca con la finalidad de impedir la realización de una importación paralela. Este extremo de fallo fue decisivo en su momento, ya que con él quedaban fuera de lugar las teorías que propugnaban una excepción total o parcial de los derechos nacionales de propiedad industrial respecto de la aplicación de las normas del Tratado (121).

        En este sentido, el Tribunal limita el ámbito de la excepción contenida en el art. 36 TCEE, restringiendo sus efectos a la prohibición de obstáculos a la libre circulación que se establece en los arts. 30 y ss. TCEE. En consecuencia, dado que se discutía la aplicación del art. 85,1 TCEE, el Tribunal no admite que la excepción del art. 36 TCEE pueda predicarse también de las normas sobre defensa de la libre competencia. De este modo, inicia...

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