STS, 18 de Febrero de 2009

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2009:707
Número de Recurso6192/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución18 de Febrero de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil nueve

VISTO el recurso de casación número 6192/2006, interpuesto por la Procuradora Doña Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de septiembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2628/2003, seguido contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 21 de julio de 2003, que desestimaron los recursos de alzada planteados contra las precedentes resoluciones de 5 de diciembre de 2002, que acordaron conceder la inscripción de las marcas nacionales número 2.458.850 y 2.458.851 "T?" (mixtas), para amparar servicios, respectivamente, en clases 42 y 35 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y Don Santiago, representado por la Procuradora Doña Elisa María Fuentes García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 2628/2003, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 29 de septiembre de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el Recurso Contencioso-Administrativo número 2628/2003, interpuesto por la representación procesal de DEUTSCHE TELEKOM A.G., contra sendas resoluciones de fechas 21 de julio de 2003, dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) que desestiman los Recursos de Alzada interpuestos contra anteriores resoluciones de 5 de diciembre de 2002 por las que se conceden las Marcas nacionales nº 2.458.850 y nº 2.458.851 "T?" con gráfico (mixtas), para servicios comprendidos en las clases 42 y 35, respectivamente, del Nomenclátor Internacional de Marcas a favor de D. Santiago, que se confirman por ajustarse al Ordenamiento Jurídico; sin efectuar imposición de costas.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 22 de noviembre de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 22 de diciembre de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito juntamente con la escritura de poderes y copias respectivas, se digne tener por formalizado el presente recurso de casación por infracción de ley, e incongruencia por omisión, contra la sentencia de 29 de septiembre de 2006 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo número 2.628/03, interpuesto por mi mandante contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de julio de 2003, publicado en su BPI de 1 de octubre de 2003, que desestimó expresamente el recurso de alzada formalizado por mi mandante contra los acuerdos de fecha 5 de diciembre de 2002, publicados en su Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de febrero de 2003, de concesión de las marcas españolas 2.458.850 y 2.458.851 T? (mixtas); dar traslado, con entrega de copia de este escrito a las partes recurridas, si se hubieren personado y, previa la tramitación legal pertinente, declarar admitido este recurso respecto a los motivos formalizados y, en su día, con estimación de tales motivos o en su caso de uno de ellos, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando las marcas españolas 2.458.850 y 2.458.851 T? (mixtas) para los servicios de las clases 35 y 42 del Nomenclátor.

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CUARTO

Por providencia de fecha 21 de mayo de 2007, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de fecha 8 de junio de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 2 de julio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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SEXTO

Por providencia de fecha 15 de enero de 2008, se tuvo por personada y parte en el presente recurso de casación a la Procuradora Doña Elisa María Fuentes García, en representación de Don Santiago, y estarse a lo acordado por diligencia de ordenación de fecha 3 de julio de 2007. en la que quedaban las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 11 de noviembre de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 11 de febrero de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de septiembre de 2006, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 21 de julio de 2003, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 5 de diciembre de 2002, que concedieron el registro de las marcas nacionales número 2.458.850 y 2.458.851 "T?" (mixtas), para distinguir servicios en las clases 35 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de conformidad a derecho de las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 21 de julio de 2003, confirmatorias de las precedentes resoluciones de la Oficina registral de 5 de diciembre de 2002, con base en la aplicación del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la apreciación de que los distintivos enfrentados, compuestos por la letra "T", pueden convivir en el mercado en cuanto que las configuraciones gráfico-denominativas presentan suficientes elementos diferenciadores y que los servicios que designan se corresponden a sectores comerciales diferentes, según se razona, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] Desde las precedentes consideraciones legales y doctrinales, en el presente recurso se trata de dilucidar si las marcas en conflicto, por un lado las nacionales solicitadas nº 2.458.850 y nº 2.458.851 "T?", con gráfico (mixtas) para servicios de las clases 42 y 35 del Nomenclátor, y por otro las oponentes determinadas por el Registro nacionales nº 1.977.651 y nº 1.977.416 "T", con gráfico (mixtas), para productos de la clase 38, si entre los distintivos en pugna se da la compatibilidad acordada por la O.E.P.M. o bien son incompatibles como pretende la parte actora, a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.

Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma expresada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de error, confusión o de asociación para el consumidor. Y ello, en primer lugar realizando la comparación desde el punto de vista fonético gráfico y conceptual hay que destacar según reiterada doctrina jurisprudencial que "las letras son de uso común si no se les agrega o integra de un especial grafismo, signo caprichoso o singular disposición para que sirvan de signo distintivo" (S.T.S. 28 septiembre 1996 ).

Y este es el caso, de que ambas marcas representan la letra T, pero en su composición gráfico-denominativa, existen elementos diferenciadores que las hacen suficientemente dispares. Las solicitadas, la letra T sobre blanco, con interrogante y entre paréntesis (T?) y las oponentes, la letra T sobre negro y entre guiones.

Pero sobre todo, siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, aunque la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, sólo ha de acogerse como criterio complementario, en el presente caso este criterio resulta decisivo a la hora de determinar la compatibilidad entre las marcas, como así lo acogió la O.E.P.M. Las marcas solicitadas en clase 42 "servicios jurídicos" y en clase 35 "publicidad" nada tienen que ver con la clase 38 "telecomunicaciones". Y, por ello, las posibilidades de error o confusión de las marcas en el tráfico mercantil resultan inexistentes, porque los servicios y productos en pugna se sitúan en sectores comerciales totalmente diferentes, ya que las marcas aspirantes en ningún caso van a ser utilizadas para productos relacionados con las comunicaciones.

En este sentido, cabría aplicar al presente caso el llamado principio de especialidad, según el cual permite la existencia simultánea de dos o más marcas, con similitud denominativa y fonética, pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes, en tal sentido aparte de la diversa doctrina establecida, encontramos su reflejo en diversas Sentencias del Tribunal Supremo como las de fecha 23 de septiembre de 2003 y 17 de marzo de 2000.

Por último, la notoriedad de las marcas oponentes, en múltiples clases del Nomenclátor aleja o excluye el riesgo de error o confusión, sin que exista en autos pruebas determinadas que hagan presumir que con la marca solicitada el particular que pretende su registro haya de obtener un provecho como el que la parte actora alude, al invocar esta posibilidad, contemplada en el art. 13.c) de la Ley de Marcas, y art. 6.bis.1 del Convenio de París.

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. se articula en la formulación de dos motivos de casación:

En la formulación del primer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso, se haya producido indefensión para la parte, se imputa a la sentencia recurrida el error en que incurre al afirmar que la naturaleza de los objetos o los servicios que las marcas pretenden amparar constituye un criterio comparativo de carácter secundario y la omisión que comete al no comparar las marcas solicitadas con la marca internacional número 650.290 "T" (gráfico), en clase 42, y con la marca comunitaria número 1.152.685 "T" (gráfico), en clase 35.

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, reprocha a la sentencia recurrida la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo concordante, porque incurre en un triple error en la aplicación de dicha disposición legal, al estimar el valor distintivo de los signos solicitados, cuando son idénticos, no tener en cuenta la notoriedad de las marcas oponentes y considerar que las clases y los servicios reivindicados son muy diferentes en las marcas confrontadas.

CUARTO

Sobre el primer motivo de casación: la infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación, puesto que apreciamos que la Sala de instancia ha infringido las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que prescribe que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», ya que elude pronunciarse sobre si las marcas solicitadas número 2.458.850 y 2.458.851 "T?" (mixtas), que designan servicios en las clases 35 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, pueden acceder al registro pese a la oposición de la marca internacional número 650.290 "T" (mixta), para servicios de las clase 42, y de la marca comunitaria número 1.152.685 "T- one" (mixta), para servicios en la clase 35, que fue la alegación contenida en el primer fundamento de derecho en que la parte recurrente centró en la instancia la controversia jurídica que debía resolverse por el órgano judicial.

En efecto, la lectura del fragmento de la sentencia recurrida, que hemos transcrito, autoriza la afirmación de que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio, porque, al basar el juicio de confundibilidad de las marcas confrontadas teniendo en cuenta como marcas opuestas exclusivamente las marcas nacionales número 1.977.651 y número 1.977.416 "T", para productos de la clase 38, ha dejado sin contestar a uno de los argumentos sustanciales, oportunamente deducido, en que la parte actora basó la pretensión anulatoria de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que supuso la modificación de los términos en que quedo planteada la controversia procesal, pues el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados y el análisis de la identidad y similitud de los servicios designados se realiza de forma parcial, sin examinar la oposición de las marcas internacional y comunitaria invocadas, cuya titularidad se acreditó con las certificaciones del registro acompañadas con el escrito de demanda como documentos números 1 y 2.

A estos efectos, resulta adecuado recordar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, que se reitera, substancialmente, en la sentencia constitucional 44/2008, de 10 de marzo, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo, "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE. Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero, se trata de 'un quebrantamiento de forma que... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero, 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas).... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2)

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En este sentido, en la sentencia constitucional 363/2006, de 18 de diciembre, en relación con las resoluciones judiciales estereotipadas, se afirma:

Es patente que se trata de resoluciones estereotipadas que ni dan cuenta de los fundamentos de la queja del interno ni los toman en consideración, de modo que podrían aplicarse a cualquier clase de queja fuera cual fuese su contenido y cualesquiera que fuesen los preceptos legales en los que se fundamentara. La ausencia total de identificación del caso, e incluso de los preceptos aplicables, convierte en imposible el conocimiento por el interesado o por cualquiera de las razones de la decisión. Por muy razonables que pudieran ser los argumentos que avalaran la desestimación de la queja, es lo cierto que el fundamento de la misma se ha mantenido oculto en la mente del órgano judicial, de modo que no resulta posible saber si se ajusta o no a la legalidad aplicable y al derecho a la salud aducido por el recurrente. Por consiguiente, ninguna duda cabe de que las resoluciones transcritas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE ) en relación con el art. 120.3 CE, dado que ni siquiera cumplen con el primer requisito inherente al deber de exteriorización del fundamento de las decisiones judiciales, ya que la motivación es inexistente.

Lo razonado conduce a la estimación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE ), a la anulación de los Autos.

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Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia y el deber de motivación de las resoluciones judiciales, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional resolutoria en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación y a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso-administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4.c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 )

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Y, resulta adecuado recordar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado promueve la declaración de que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia, puesto que constatamos que en la fundamentación de la sentencia recurrida no se responde a uno de los argumentos jurídicos planteados en la demanda, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, ya que ha dejado imprejuzgada la cuestión planteada, referente a la oposición al registro de las marcas solicitadas, por su colisión con la marca internacional número 650.290 "T", para servicios de la clase 42 y con la marca comunitaria número 1.152.685 "T-one", para servicios de la clase 35, de modo que apreciamos un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones, lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el primer motivo de casación formulado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de septiembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2628/2003, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, este Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, debe examinar los motivos de impugnación articulados contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 2002 y de 21 de julio de 2003.

QUINTO

Sobre los motivos de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 2002 y de 21 de julio de 2003.

Procede desestimar el recurso contencioso-administrativo, puesto que consideramos que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 5 de diciembre de 2002 y de 21 de julio de 2003 son conformes a Derecho, al basarse las decisiones administrativas en una aplicación razonable y no arbitraria del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», al apreciarse que las marcas aspirantes, la marca número 2.458.850 "T?" (mixta), que designa servicios jurídicos en clase 42 y la marca número 2.458.851 "T?" (mixta), que designa servicios de publicaciones en la clase 35, y las marcas oponentes, las marcas nacionales número 1.977.416 "T" (gráfico) y número 1.977.651 "T" (gráfico), que designan servicios de telecomunicaciones en clase 38, la marca internacional número 650.290 "T", que ampara servicios relacionados con la informática y las telecomunicaciones, en clase 42, y la marca comunitaria número 1.152.685 "T-one", que ampara servicios de publicidad y de gestión comercial, pueden convivir en el mercado por existir entre los distintivos enfrentados considerados, configurados por letras y signos, una suficiente disimilitud denominativa y gráfica que excluye que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación.

En efecto, cabe referir que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el juicio sobre la inexistencia de riesgo de confundibilidad que efectúa la Oficina registral, que concluye en la concesión de la inscripción de las marcas aspirantes, tras realizar un análisis pormenorizado y concreto sobre el grado de diferenciación de los conjuntos gráfico- denominativos que permite descartar que haya incurrido en error al estimar que los signos solicitados tienen el suficiente contenido expresivo y, en consecuencia, son idóneos para identificar el origen comercial de los servicios reivindicados, y excluir que las nuevas marcas se limiten a reproducir el fonema característico "T" y puedan asociarse a las marcas opuestas de titularidad de DEUTSCHE TELEKOM.

Por ello, cabe rechazar que la Oficina registral se aparte, en este supuesto, en relación con la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, de los criterios jurisprudenciales que hemos estimado adecuados para efectuar el juicio comparativo entre las marcas en conflicto, porque, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, puesto que, como hemos argumentado, toma en consideración la disimilitud denominativa, fonética y gráfica existentes, que compensa la coincidencia de los ámbitos aplicativos en lo que respecta a los servicios de publicidad reivindicados en la clase 35.

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre la distintividad de las marcas, expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

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En particular, debe significarse, que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

El criterio de la Oficina registral, que sustenta la declaración de compatibilidad de los signos enfrentados, se revela, por tanto, congruente con la doctrina fijada en la sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2003 (RC 9489/1997 ) en la que hemos declarado, en relación con las marcas configuradas por letras del alfabeto, el carácter no reivindicable en exclusiva de dichos signos por ser de dominio público, en los siguientes términos:

Es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003, que las letras como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre ellas.

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Por ello, constatamos que las resoluciones impugnadas no incurren en error jurídico en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo que, en materia de comparación de marcas que incorporan letras del alfabeto, ha matizado que, a los efectos de realizar el juicio de riesgo de confundibilidad, "lo relevante es su caprichosa escritura y disposición -STS de 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993 -, puesto que no hay duda de que las marcas solicitadas "T?" (mixtas), que amparan servicios en clases 35 y 42, presentan notables diferencias, analizados los elementos gráficos y el tipo de letras utilizado, con la marca internacional obstaculizadora "T", con la marca comunitaria "T-one" y con las marcas nacionales "T" (mixtas), de modo que apreciamos que no tiene base el argumento de que sólo cabe atender al elemento mas característico dominante "T", que supone negar la fuerza individualizadora de los componentes gráficos de las marcas solicitadas.

Procede advertir que, en este supuesto, como argumenta la Oficina registral, en razón de la naturaleza de los servicios de publicidad y jurídicos designados por las marcas solicitadas, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor o usuario pertinente de los productos o servicios de que se trate, que reviste una importancia determinante en la apreciación global de la existencia de riesgo de confusión y de riesgo de asociación.

En este sentido, se aprecia que la Oficina Registral acierta al estimar que las marcas enfrentadas pueden convivir en el mercado en el sector de los servicios de publicidad y los servicios jurídicos, al deber valorar que en el público pertinente en la utilización de dichos servicios, que percibe normalmente la marca como un todo, y que se supone es una persona informada razonablemente, atenta y perspicaz, no se produce error sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial de dichos servicios, en razón de que los servicios que presta DEUTSCHE TELEKOM se desarrollan de forma prevalente y reconocida en el sector de las telecomunicaciones.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Oficina registral al atender de forma ponderada a estos intereses de los usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación.

Se constata, asimismo, que la Oficina registral ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de disimilitud denominativa, fonética y gráfica entre los signos confrontados permite compensar la similitud de los servicios designados en el supuesto del registro de la marca número 2.458.851, que distingue servicios coincidentes en clase 35 con la marca comunitaria número 1.152.685 "T-one".

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas, al reconocer que los nuevos signos, que amparan servicios en las clases 35 y 42, no son susceptibles de inducir a confusión o asociación con las marcas obstaculizadoras, preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria frente a competidores que pretendan aprovecharse de su reputación, al garantizarse que los usuarios que solicitan servicios de publicidad o servicios jurídicos pueden distinguir sin dificultad la identidad del origen empresarial de los servicios ofrecidos por ambas marcas.

Por ello, las resoluciones recurridas, que determinan la compatibilidad de las marcas confrontadas, son conformes a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, puesto que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

Las resoluciones impugnadas se revelan, asimismo, conformes a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto.

Procede rechazar que la Oficina registral haya ignorado, en este supuesto, la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la consideración de la notoriedad como elemento que debe tenerse en cuenta en el juicio de comparación de las marcas, puesto que el riesgo de confusión es más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior.

Cabe recordar que, según se afirma por esta Sala, en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), las marcas notorias son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, a diferencia de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, en que es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

No obstante, procede significar que la Oficina registral no ha aplicado inadecuadamente la protección reforzada de la marca notoria, que garantiza el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en su conexión con el artículo 3 de la citada Ley, al estimar razonablemente que la convivencia de las marcas enfrentadas no produce riesgo de confusión ni riesgo de asociación en los consumidores, por el reconocimiento de que gozan en el mercado las marcas prioritarias, debido a la disparidad denominativa, fonética y gráfica existente, y a que la notoriedad de las marcas prioritarias se asocia de forma predominante a la prestación de servicios informáticos y de telecomunicaciones.

Por ello, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 21 de julio de 2003, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 5 de diciembre de 2002, que concedieron el registro de las marcas nacionales número 2.458.850 y 2.458.851 "T?" (mixtas), para distinguir servicios en las clases 35 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran conformes a Derecho.

SEXTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

FALLAMOS

Primero

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de septiembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2628/2003, que casamos.

Segundo

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 21 de julio de 2003, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 5 de diciembre de 2002, que acordaron conceder la inscripción de la marcas nacional número 2.458.850 "T?" (mixta) para designar servicios en la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas y la marca nacional número 2.458.851 "T?" (mixta), que designa servicios en la clase 35 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran conformes a Derecho.

Tercero

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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