Las denominadas «tablas de equivalencia» a la luz del Derecho Comunitario de Marcas

AutorCarlos Lema Devesa
Páginas315-339

Carlos Lema Devesa. Prof. Dr. Catedrático de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. Abogado. Miembro del IDIUS. Correo electrónico: cierna@estudiojuridicolema.com.

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I Introducción

En el sector de la perfumería, suele ser frecuente que fabricantes poco conocidos para el público diseñen perfumes que evocan el aroma de otros de gran renombre y prestigio. Para comercializar y promocionar estos perfumes de escasa implantación en el mercado, aquellos fabricantes recurren en ocasiones a las denominadas «tablas de equivalencia», a través de las cuales se equipara el perfume poco conocido entre el público de los consumidores con el perfume de renombre cuyo aroma se evoca1.

Tradicionalmente, estas denominadas «tablas de equivalencia» han sido analizadas bajo la perspectiva del Derecho contra la competencia desleal. En este sentido, parece existir una coincidencia general a la hora de afirmar que este tipo de tablas constituyen —en el Derecho español— un acto de explotación de la reputación ajena, tipificado como acto de competencia desleal por el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal2.

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Un buen ejemplo, a este respecto, se encuentra en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 8 de enero de 2002, en la que se afirma que constituye «un acto de competencia desleal —por indebida explotación de la reputación ajena— la utilización de marcas de reconocido prestigio para la comercialización de los propios productos, exhibiendo a los compradores potenciales una lista de marcas reputadas de perfumes cuya fragancia es imitada por la demandada a través de la asignación de un número de equivalencia»3.

En idéntico sentido se habían pronunciado la misma Audiencia Provincial de Toledo en su Sentencia de 28 de febrero de 20014 y la Audiencia Provincial de Málaga en su Sentencia de 3 de junio de 19975. Por lo demás, resultan de particular interés los razonamientos que encontramos en la primera de estas dos sentencias, en la que la Audiencia Provincial de Toledo afirmó la deslealtad de unas tablas de equivalencia apoyándose en los siguientes argumentos: «en el presente caso, no se está ante el supuesto de confrontación de marcas, sino de comportamientos concurrenciales desleales, en concreto el aprovechamiento del prestigio ajeno, pues es evidente que el hecho más importante, a la hora de captar "colaboradores" o vendedores, es la puesta en relación de sus productos con las marcas de prestigio entre las cuales se encuentra la entidad apelante, de forma que el consumidor no compra el perfume por el interés que le suscita la marca de la entidad demandada, sino porque se le ofrece como imitación de las marcas de prestigio, las cuales es indudable que tienen un fuerte poder de atracción».

Así pues, no parecen existir dudas en torno a la calificación de las denominadas tablas de equivalencia —en el Derecho contra la competencia desleal— como actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Sin embargo, las denominadas tablas de equivalencia también han comenzado a ser examinadas recientemente a la luz del Derecho de marcas. Se trata de determinar, en definitiva, si la utilización de marcas —normalmente renombradas— en las mencionadas tablas de equivalencia supone una infracción del derecho de exclusiva sobre las citadas marcas. En este sentido se orienta la reciente cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por la Court ofAppeal inglesa en el marco del litigio «L'Oreal v. Bellure» (asunto C-487/07)6.

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Pues bien, aún cuando en esta cuestión prejudicial sólo se plantea una eventual infracción del derecho de exclusiva sobre la marca a la luz del artículo 5A.a) de la Directiva comunitaria sobre marcas, entendemos que un análisis exhaustivo de las tablas de equivalencia a la luz del Derecho de Marcas exige responder a tres cuestiones diversas. En primer término —y en línea con la cuestión prejudicial planteada por la Court of Appeal inglesa— se debe determinar si la referencia a una marca ajena en las tablas de equivalencia constituye una infracción del derecho de exclusiva sobre la marca a la luz de lo establecido en el artículo 5.1.a) de la Directiva comunitaria. A mi modo de ver, se debe también indagar —en segundo término— si aquella referencia, llegado el caso, podría constituir una infracción del derecho de exclusiva sobre la marca a la luz de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Directiva comunitaria. Y, por último, deberá analizarse si la referencia a una marca ajena en el contexto de las tablas de equivalencia podría eventualmente quedar amparada por el artículo 6.\.b) de la Directiva. Estas serán las tres cuestiones que analicemos a continuación.

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II Las tablas de equivalencia a la luz del artículo 5.1.a) de la Directiva comunitaria sobre marcas
1. El artículo 5 1.a) de la Directiva comunitaria sobre marcas y la protección absoluta de la marca en las hipótesis de doble identidad

Según dispone el artículo 5.1 de la Directiva comunitaria, «la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca»7.

Como puede comprobarse, este precepto traza una clara y nítida distinción entre las hipótesis en las que se utiliza un signo idéntico para productos idénticos a aquellos para los cuales la marca ha sido registrada, y aquellos otros supuestos en los que se utiliza un signo idéntico o semejante para productos idénticos o similares. Mientras en la hipótesis de doble identidad la protección de la marca registrada es absoluta8 (de suerte que el ejercicio del derecho de exclusiva no se subordina a prueba de la existencia de un riesgo de confusión), en el segundo de los supuestos planteados el titular de la marca que desee ejercer su ius prohibendi frente a la utilización de un signo idéntico o semejante para productos idénticos o similares deberá acreditar la existencia de un riesgo de confusión entre la marca registrada y el signo utilizado por un tercero. La propia Directiva comunitaria de marcas confirma esta nítida distinción, al afirmar, en su Exposición de Motivos, que «la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios», al tiempo que «cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios»9.

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2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea sobre el artículo 5 1.a) de la Directiva
A Los asuntos «Opel» y «Céline»

A pesar de que el artículo 5.1.a) de la Directiva —conforme a lo expuesto— parece dotar a la marca de una protección absoluta en aquellos supuestos en los que un tercero utilice un signo idéntico para productos asimismo idénticos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha matizado el alcance de aquella disposición. En efecto, este Tribunal ha precisado que —incluso en el ámbito del artículo 5.1.a) de la Directiva— sólo puede ejercerse el ius prohibendi inherente al derecho de exclusiva sobre la marca cuando el uso por un tercero de un signo idéntico en relación con productos asimismo idénticos ponga en peligro o atente contra alguna de las funciones reconocidas a la marca.

Esta doctrina fue establecida por primera vez por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su Sentencia de 25 de enero de 2007 («Opel»)10. En ella, encontramos la siguiente doctrina en relación con la interpretación del artículo 5.1.a) de la Directiva: «es necesario recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho exclusivo previsto en el artículo 5...

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