STS, 31 de Marzo de 2005

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en fecha 3 de mayo de 2.002, desestimatoria del recurso promovido por Audi AG contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de octubre de 1.997 y 16 de septiembre de 1.998, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca internacional número 644.085 "TDI" para productos de la clase 12 del nomenclátor internacional.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de junio de 2.002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Audi AG compareció en forma en fecha 10 de septiembre de 2.002, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 11.1 de la Ley 32/1988, de 11 de noviembre, de Marcas, en cuanto a la naturaleza de los distintos tipos de signos que contempla este precepto;

- 2º, por infracción del artículo 11.1.b) de la misma Ley de Marcas;

- 3º, por infracción del artículo 3.3 de la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del artículo 11.2 de la Ley de Marcas, y

- 4º, por infracción del artículo 3.b) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de 1.957 y del artículo 1 de la Directiva Comunitaria en materia de marcas.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia revocando y dejando sin efecto la recurrida, dictando una nueva por la que, declarando no ser conforme a derecho la resolución administrativa iniciadora del recurso contencioso-administrativo, se acuerde la concesión de la marca internacional número 644.085 "TDI".

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 13 de abril de 2.004.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

La representación procesal de Honda Automóviles España, S.A. no ha presentado escrito de oposición al recurso en el plazo concedido para ello, habiéndosele tenido por decaído en dicho trámite por providencia de 30 de junio de 2.004.

Por providencia de fecha 23 de noviembre de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 15 de marzo de 2.005, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala

La sociedad mercantil Audi AG, interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia dictada el 3 de mayo de 2.002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su demanda contra la denegación administrativa de la marca internacional nº 644.085 "TDI", para la protección de productos de la clase 12 (en particular, para vehículos automóviles y piezas destinadas a su construcción comprendidas dentro de esta clase). La Oficina Española de Patentes y Marcas fundo su denegación en las prohibiciones del artículo 11.1 de la Ley de Marcas relativas al carácter genérico, usual y descriptivo de los signos solicitados.

La Sentencia recurrida en casación consideró que dicha denegación era conforme a derecho en virtud de las siguientes consideraciones:

"Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente, en el presente proceso se trata de discernir si son correctas las resoluciones hoy objeto de recurso y en la medida en que denegaron protección registral a la marca TDI, en base, esencialmente, a la aplicabilidad del artículo 11.1 de la ley de Marcas. A la vista de lo actuado y, en nuestra opinión, la marca solicitada no puede ser amparada registralmente pues, entendemos, que las siglas que la componen, dentro del ámbito del automóvil sirve para identificar un concreto producto de especiales características, que consisten en el motor tipo diesel equipado con turbo en el que la inyección de combustible se realiza directamente en la cámara de combustión, entendiéndose como el nombre de dicho producto, lo que es conocido así por el público en general en el comercio del automóvil, que lo relaciona directamente con el tipo de motor descrito, siendo en el lenguaje común y en las costumbres del comercio donde las siglas TDI se identifica con Turbo Diesel Inyección y son las habituales para designar un tipo de motor respecto del que describen, directamente, cualidades, funciones y características, a la vez que informan de que se está ante un automóvil equipado con un motor diese con turbo en el que la inyección se realiza directamente en la cámara de combustión, lo que lleva a considerar que la denominación, de la que se pretende su protección registral está incursa en las prohibiciones del art. 11.1 de la Ley de Marcas, pues las siglas TDI, no permite tildar al conjunto resultante de la suficiente fuerza cualitativa u originalidad mínima imprescindible exigible a toda marca para cumplir el fin al que está dirigida que no es sino distinguir, en el mercado, unos productos o servicios prestados o proporcionados por una Entidad frente a servicios idénticos o similares de otra persona o Entidad. En definitiva, como ya avanzamos, el conjunto resultante, en nuestra opinión, no puede ser amparado registralmente y en la medida en que ello generaría, como lógica consecuencia, la imposibilidad de utilización de dichos términos, a cargo de personas o Entidades, en un sector en el que no es difícil el intuir la utilidad de los mismos." (fundamento de derecho tercero)

El recurso de casación se funda en cuatro motivos, todos ellos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, en los que se alega la infracción del artículo 11 de la citada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (motivos primero y segundo); del artículo 3.3 de la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, junto con la del artículo 11.2 de la referida Ley española (motivo tercero); y, finalmente, la del artículo 3.b) del Tratado Constitutivo de la CEE y del artículo 1 de la citada directiva comunitaria (motivo cuarto).

El primer motivo se basa en la supuesta infracción por parte de la Sentencia recurrida del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, debido a que no se especifica qué apartado de los tres primeros de dicho precepto es el infringido, ya que no puede un mismo signo -afirma la actora- ser a la vez genérico (apartado a), usual (apartado b) y descriptivo (apartado c). Viene a admitir la entidad recurrente en el desarrollo del motivo segundo, como luego veremos, que la marca solicitada ha venido a ser una designación usual para referirse a coches con un determinado tipo de motor, pero ni admite que la misma sea genérica o descriptiva ni, sobre todo, considera posible que se pueda imputar a un mismo signo la infracción de las tres mencionadas prohibiciones. Así pues, la actora combate dos cosas en este motivo y que, por su orden lógico, son la conjunción de las tres prohibiciones en un mismo signo y el que la marca solicitada pueda considerarse genérica o descriptiva -tal como sostiene el Abogado del Estado en la contestación a la demanda-.

Debemos rechazar el motivo por las razones que siguen. Efectivamente y como puede comprobarse con la lectura del fundamento reproducido de la Sentencia de instancia, en ella se achaca a la marca denegada la infracción de las tres citadas prohibiciones del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, ya que aun sin mencionar expresamente las letras del precepto que las contienen, de la motivación se deduce con claridad que la Sala considera que -tal como sostiene el Abogado del Estado en la contestación a la demanda- las siglas "TDI" constituyen simultáneamente un signo genérico, usual y descriptivo de un determinado tipo de motor y, por extensión, de todo coche dotado de ese tipo de motor, lo que imposibilita que tenga capacidad distintiva propia. Pues bien, en primer lugar es preciso rechazar que exista alguna imposibilidad conceptual de que los tres rasgos se den en un mismo signo. Y, efectivamente, la valoración que hace la Sala de instancia es perfectamente razonable y no choca con la naturaleza de las prohibiciones mencionadas. Así, puede sostenerse que las siglas "TDI", que se corresponden -de forma coincidente en varias lenguas- con los términos castellanos "turbo diesel inyección", representan un signo genérico sin capacidad distintiva específica respecto a los productos que se intentan distinguir, en concreto respecto a todo motor "TDI", esto es, respecto a todo motor turbo diesel de vehículos en el que, como indica la Sala de instancia, la inyección de gasolina diesel se realiza directamente en la cámara de combustión. Un motor o coche "TDI" es, en efecto, hoy día, una denominación que designa de manera genérica a todo motor turbo diesel con ese tipo de inyección o a todo coche con ese tipo de motor.

En segundo lugar, y en este caso como la misma actora admite en su recurso, la expresión TDI ha devenido usual para designar ese tipo de motores -o los coches con dichos motores- de forma generalizada para el público usuario de los automóviles -un sector muy amplio de la población-, no sólo para sectores profesionalmente relacionados con el mundo del motor. Y, finalmente, dichas siglas serían, como consecuencia del significado de los términos a los que se refieren, descriptivas de las característica de un determinado tipo de motor y coche. En cuanto a esto último, la distinción que efectúa la actora entre una denominación sugestiva, que sólo informa de manera indirecta sólo los rasgos o características de los productos o servicios y otra descriptiva, que informa de forma directa sobre dichas cualidades, aun siendo conceptualmente admisible no resultaría aplicable al presente supuesto, en el que las iniciales "TDI" están directamente asociadas al significado de los términos a los que se corresponden, por lo que la referencia de las siglas sería equivalente a la que se produce con el empleo de los términos íntegros. Según esto, en la actualidad la expresión TDI no sugiere motores turbo diesel con inyección directa, sino que se entiende por la generalidad de los usuarios como referida directamente a tal tipo de motores. El empleo de iniciales podrá ser, por consiguiente, sugestivo o directamente descriptivo según los casos, y en el presente la Sala de instancia ha entendido que las susodichas iniciales TDI son descriptivas de tales motores, sin que pueda decirse que tal apreciación sea irrazonable o arbitraria.

Puede comprobarse por tanto, con el propio ejemplo del caso de autos, que no existe ninguna contradicción lógica ni va en contra de la recta interpretación del precepto alegado el que un mismo signo pueda ser, en determinadas circunstancias, a la vez genérico, usual y descriptivo respecto a los productos a los que se refiere.

Excluído, por consiguiente, que se haya infringido el artículo 11 de la Ley de Marcas como consecuencia de haber apreciado la Sentencia recurrida que coincidían simultáneamente las tres citadas prohibiciones, ha de decirse que el juicio de la Sala de instancia sobre la concurrencia de las tres prohibiciones es, como ya se avanzó, una valoración de hecho razonable y no arbitraria y, como tal, según reiterada jurisprudencia irrevisable en casación. Esto es, la Sala de instancia ha apreciado que el signo solicitado es genérico, usual y descriptivo y como tal valoración, efectuada sin conculcar el artículo 11 de la Ley de Marcas ni ningún otro precepto legal, y no siendo arbitraria ni incurriendo en error manifiesto, no puede ser revisada por esta Sala que no es una segunda instancia para todo aquello que constituya apreciaciones de hechos. Debemos pues partir de la base de que el signo solicitado y denegado incurre en las prohibiciones absolutas descritas.

En el segundo motivo se alega la infracción del artículo 11.1.b) de la Ley de Marcas por su indebida aplicación. Admite la parte actora que la marca pretendida es usual en la actualidad para referirise a los motores diesel turbo con inyección directa del combustible (o coches con esos motores), pero sostiene que dicha habitualidad del signo TDI es consecuencia de su propia actividad publicitaria y que no existía en el momento en que solicitó la inscripción de la marca. Defiende, en suma, la recurrente que la Sala ha aplicado erróneamente el precepto porque el carácter usual hay que referirlo al momento en que se solicita la marca, que fue en 1.995, y no en el momento de dictar su resolución varios años después (2.002).

No puede aceptarse tampoco este motivo, ya que parte de un dato de hecho erróneo. Tiene razón la actora respecto a su afirmación de que el carácter habitual o no de una denominación ha de referirse al momento de la solicitud de la marca, pues en términos abstractos bien puede suceder lo que alega, esto es, que una actuación publicitaria eficaz transforme una determinada expresión en usual respecto a un tipo de productos o servicios. Pero no es cierto, sin embargo, que la apreciación relativa a la habitualidad de la denominación "TDI" efectuada por la Sala de instancia se refiera al momento en que dictó sentencia, ya que la misma no resolvió ex novo, sino sobre la conformidad a derecho de la resolución administrativa denegatoria de la marca adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 28 de agosto de 1.997, confirmada al desestimar el recurso ordinario el 16 de septiembre de 1.998. Así pues, por un lado la valoración sobre el carácter usual de la denominación litigiosa que es sometida al juicio de la Sala de instancia la realiza el órgano administrativo en 1.997, tan sólo dos años después de la solicitud de la marca, sin que pueda decirse que sea un plazo de por sí tan dilatado que la situación de facto al inicio y al final del mismo tuviera que ser necesariamente distinta. Pero es que, además, nada indica que las citadas resoluciones administrativas -y, en consecuencia, la posterior sentencia ahora impugnada en casación- aplicaran equivocadamente la prohibición sobre la habitualidad del signo denegado y no refiriesen su juicio a la fecha de solicitud del mismo. En efecto, la resolución administrativa denegatoria inicial de 28 de agosto de 1.997 se limitaba a señalar la causa de la denegación -la concurrencia de las prohibiciones del artículos 11.1 de la Ley de Marcas-, como es sólito en el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por otra parte, la resolución desestimatoria del recurso ordinario decía:

"[...] CONSIDERANDO: Que en el presente caso y de acuerdo con los criterios legales anteriormente reseñados, el signo solicitado "TDI" para proteger "véhicules automobiles et pièces liées á leur construction (comprises dans cette classe)" consiste en unas siglas comúnmente conocidas por el público en general, aplicadas al comercio del automóvil, como calificadoras de un tipo de motor, el denominado "Turbo Diesel Inyección", como se deduce incluso de la propia documentación aportada por la sociedad recurrente, siendo por ello de aplicación las prohibiciones legales de registro preceptuadas en el artículo 11-1 a) y c) de la Ley de Marcas, al informar de un modo inmediato al consumidor sobre la naturaleza y características del producto que se pretende proteger."

Como puede observarse, nada indica que la Oficina hiciese una aplicacion errónea de la norma en cuanto a la fecha de la comparación sino que, al contrario, se refiere a la propia documentación aportada por la actora.

Finalmente, ya se ha reproducido la sentencia recurrida que tampoco muestra el error denunciado, que se basa en una interpretación de la Sentencia carente de fundamento textual alguno.

Por último, no puede dejar de advertirse que aunque no concurriera la prohibición de la habitualidad contenida en el apartado 1.b) del artículo 11 de la Ley de Marcas, ello resultaría en último término irrelevante, puesto que subsistirían las prohibiciones de generalidad y descriptividad también apreciadas por la Sala de instancia y sobre los que ya hemos advertido que resultan -en tanto que apreciaciones de hecho- no revisables en casación.

Ha de añadirse, finalmente, que en fecha 3 de diciembre de 2.003 recayó Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (asunto T-16/02), que desestimó el recurso interpuesto por la actora frente a la denegación por parte de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (resoluciones de 8 y 19 de noviembre de 2.001) del signo denominativo "TDI" como marca comunitaria. En dicha Sentencia el Tribunal europeo considera que el signo solicitado era generalmente identificado por el público en el ámbito comunitario como referido a los motores turbo diesel de inyección, por lo que las siglas resultaban directamente descriptivas respecto a los automóviles dotados con ese tipo de motor y, en general, de los productos de las clases 12 y 37 para los que se había solicitado la marca ("automóviles y sus elementos estructurales" y "reparación y mantenimiento de automóviles" respectivamente). En concreto, señala el Tribunal, con referencia directa al carácter descriptivo de la marca:

"31. Respecto al significado del signo denominativo TDI, del apartado 26 de la resolución impugnada y de las explicaciones proporcionadas por la Oficina en su escrito de contestación se deduce que la Oficina considera que este signo denominativo constituye la abreviación de «turbo diesel injection» o bien de «turbo direct injection». A este respecto la demandante yerra cuando afirma que el signo denominativo controvertido en el presente asunto no tiene un significado claro y determinado. En efecto, si se tienen en cuenta los productos y servicios para los que se solicitó el registro del signo y la forma en que el público interesado lo entiende, los significados de los que parte la Sala de Recurso resultan exactos.

32. Esta conclusión no se ve menoscabada por la alegación de la demandante de que ninguna de las letras «T», «D» e «I» tiene un significado determinado, puesto que cada una de ellas puede evocar, como inicial, palabras muy distintas. En efecto, el significado de un signo denominativo debe examinarse como tal, considerándolo en conjunto. Así sucede también cuando, como ocurre con la marca solicitada, el signo denominativo consiste en una combinación de varias letras aisladas. Por consiguiente, para analizar el significado de tal signo denominativo no es preciso averiguar si, analizadas por separado, las distintas letras que lo integran también tienen un significado claro y determinado. Lo mismo cabe decir respecto a la cuestión de si otras combinaciones de esas mismas letras, acompañadas o no de otras, tienen idéntico significado o no.

33. A continuación debe señalarse que también carece de pertinencia la tesis de la demandante de que la expresión «turbo diesel injection» es tautológica, suponiendo que fuera correcta desde el punto de vista técnico. En efecto, al apreciar el carácter descriptivo de un signo denominativo únicamente debe tenerse en cuenta el punto de vista del público interesado que, en el presente asunto, no tiene por qué disponer de los conocimientos técnicos que le permitan descubrir el carácter tautológico de la expresión. Además, el hecho de que un signo denominativo sea tautológico no implica que no tenga un significado claro y determinado. Por otra parte, la propia demandante reconoce que el signo TDI podría corresponder a «turbo direct injection», aunque afirme que el signo no se utiliza y entiende de esta forma, puesto que se trata de un motor diesel, que habitualmente se designa con ese nombre y no como motor de inyección. Sin embargo, este argumento no hace sino confirmar la tesis de la Oficina de que, desde el punto de vista del público interesado, el signo TDI puede corresponder a «turbo diesel injection».

34. En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el signo denominativo TDI y los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca, la resolución impugnada no hace precisión alguna. No obstante, procede considerar que, por lo que se refiere a la primera clase de productos mencionada en la solicitud de marca, esto es, los vehículos, este signo denominativo designa su calidad. En efecto, el hecho de estar provisto de un motor «turbo diesel injection» o «turbo direct injection» constituye una característica esencial de un vehículo. En cuanto a la segunda clase de productos (reparación y mantenimiento de automóviles), el signo denominativo TDI designa su naturaleza.

    [...]

37. Por tanto, desde el punto de vista del público interesado, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo denominativo TDI y las características de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca. Así lo confirma el hecho de que, en determinadas publicaciones de carácter publicitario, la propia demandante utilice este signo denominativo para describir los distintos modelos de vehículos que comercializa Así, un anuncio reproducido en el anexo K 8 de la demanda y referido al modelo A 2 está redactado de esta forma: «Un auto interamente in alluminio, da oggi anche in versione TDI» (un vehículo completamente en aluminio, también disponible a partir de hoy en versión TDI). Asimismo, en otro anuncio publicitario reproducido en el anexo K 8 de la demanda, el motor del modelo A 6 se presenta como el «primer motor V 6 TDi».

38. La Sala de Recurso ha indicado implícitamente, en el apartado 31 de la resolución impugnada, que el signo denominativo TDI es descriptivo de los productos y servicios de que se trata en toda la Comunidad. Esta afirmación es acertada. En efecto, puesto que los vehículos se comercializan, en principio, con la misma denominación en todo el mercado interior, hay que considerar que no existe diferencia entre las distintas partes de la Comunidad en cuanto a la forma en que el público interesado entiende un signo denominativo de estas características -en concreto, del signo TDI- y la relación existente entre éste y los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca.

39. De ello se deduce que la Sala de Recurso no ha incurrido en error de Derecho al considerar que, desde el punto de vista del público interesado, el signo denominativo TDI podía servir para designar, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n. 40/94, las características esenciales de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca." (parágrafos 31a 34, 37 a 39)

    En consecuencia, la Sentencia considera que la marca solicitada infringía el artículo 7.1.c) del Reglamento comunitario 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria (equivalente al artículo 11.1 c) de la Ley de Marcas española de 1.988.

El tercer motivo se basa en la supuesta infracción del artículo 3.3 de la Directiva comunitaria 1989/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, del Consejo, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. El apartado alegado dice así:

Artículo 3. Causas de denegación o de nulidad

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro

A su vez, la referidas letras del primer apartado rezan:

"1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

2. las marcas que carezcan de carácter distintivo;

3. las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

4. las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

[...]"

Argumenta la entidad recurrente que mientras que la Ley española admite en el artículo 11.2 que la prohibición relativa a la descriptividad, contenida en el artículo 11.1.c), no se aplica si la marca hubiera adquirido un carácter distintivo para los productos o servicios solicitados como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma, la Directiva alegada extiende dicha admisibilidad a las tres prohibiciones aplicadas por la Sala de instancia: generalidad (artículo 3.1 b de la Directiva), descriptividad (artículo 3.1 c) y habitualidad (artículo 3.1 d). De forma que ninguna de las tres prohibiciones resultaría aplicable a la marca solicitada como consecuencia de que la marca solicitada habría adquirido ya en el momento de su solicitud un previo carácter distintivo como consecuencia del uso de la misma efectuado por la actora.

El motivo no puede ser apreciado puesto que se aduce una cuestión de hecho que debía haber sido acreditada en la instancia, sin que sea posible pretender su reconocimiento en esta sede de casación. En efecto, el carácter distintivo previo al momento de la solicitud debía haber sido probado ante la Sala de instancia. De hecho, en fase administrativa la actora aportó determinado material probatorio en tal sentido -como también lo hizo en sentido contrario la entidad opuesta Rover Group Limited-. Posteriormente, en el recurso contencioso administrativo formalizado tras la denegación de la marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la entidad recurrente solicitó el recibimiento a prueba "con el fin de acreditar que la denominación TDI ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que de ella ha hecho mi representada". El recibimiento a prueba fue denegado por Autos de 17 de enero y 29 de mayo de 2.000, al entender la Sala que no eran de trascendencia para la resolución del litigio, por tratarse de un problema de interpretación o aplicación de la norma jurídica.

De haber entendido la actora que esta denegación había infringido las garantías procesales y le había ocasionado indefensión debía haberlo alegado ahora en casación con un motivo encaminado a tal efecto formulado al amparo de lo previsto en el artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción. Al no haberlo hecho así, lo que resulta en este momento es que la Sala de instancia no consideró acreditada la distintividad que la entidad alega de la marca "TDI" en relación con las empresas del grupo Volkswagen con anterioridad a la solicitud de registro de la misma, sin que pueda pretenderse ahora tal reconocimiento al ser una cuestión de hecho en la que esta Sala no puede revisar las apreciaciones realizadas en la instancia.

En cualquier caso, puede descartarse cualquier duda al respecto teniendo en cuenta el pronunciamiento efectuado en la mentada Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea sobre la alegación paralela de que la denegación de la marca comunitaria infringía el artículo 7.3 del Reglamento 40/94 del Consejo, que traduce idéntica previsión que el artículo 3.3 de la Directiva comunitaria que aquí se aduce. Pues bien, de forma análoga a la falta de probanza que hemos constatado que se ha producido aquí respecto a una distintividad del signo en relación con los automóviles del grupo Volkswagen con anterioridad a la solicitud del signo, afirma el Tribunal europeo con referencia al ámbito comunitario lo siguiente:

"51. En primer lugar, de la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Primera Directiva 89/104, cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94, se deduce que la adquisición de carácter distintivo por el uso de la marca exige que al menos un porcentaje significativo del público interesado identifique gracias a la marca los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en que puede considerarse cumplido el requisito vinculado a la adquisición de carácter distintivo por el uso no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (en este sentido, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia Windsurfing Chiemsee, antes citada,apartado 52, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartados 61 y 62).

52. En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte sustancial de la Comunidad en la que dicha marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, apartado 27]. 53. En tercer lugar, para apreciar en un caso concreto la adquisición del carácter distintivo por el uso, deben tenerse en cuenta factores como, entre otros, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. La prueba del carácter distintivo adquirido puede desprenderse, particularmente, de las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales, así como de los sondeos de opinión (en este sentido, véanse las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 51 y 53, y Philips, antes citada, apartado 60).

54. En cuarto lugar, la adquisición de carácter distintivo por el uso debe haberse producido con anterioridad a la presentación de la solicitud [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 36).

    [...]

57. Durante el procedimiento administrativo ante la Oficina, la demandante alegó implícitamente, en su escrito de 22 de enero dirigido a la examinadora, que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella en toda la Comunidad. Reiteró esta alegación en el escrito que exponía los motivos de recurso ante la Oficina, fechado el 13 de julio de 2000.

58. Por lo que se refiere, en primer lugar, a los mercados de los Estados miembros distintos de Alemania, en el procedimiento administrativo ante la Oficina la demandante únicamente aportó estadísticas sobre sus exportaciones de los años 1994 a 1997 a diversos países, entre ellos los Estados miembros distintos de Alemania, así como catálogos de venta y artículos de prensa sobre pruebas de vehículos. Además, el sondeo de opinión aportado por la demandante sólo se refiere al mercado alemán.

59. En el apartado 31 de la resolución impugnada la Sala de Recurso consideró, implícitamente y sin motivarlo de manera circunstanciada, que estos elementos no bastaban para demostrar que, en la fecha de presentación de la solicitud, la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en los Estados miembros distintos de Alemania.

60. Sin embargo, la demandante no ha aportado ningún dato que permita afirmar que dicha apreciación es incorrecta. En efecto, las únicas cifras de venta presentadas por la demandante, que, por lo demás, no indican la cuota de mercado a que se refiere la marca solicitada, no permiten afirmar que en los Estados miembros distintos de Alemania el público interesado o, al menos, un porcentaje significativo de él, percibe la marca solicitada como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trata. Lo mismo sucede con los catálogos de venta y los artículos de prensa.

61. No obstante, en su recurso la demandante invoca dos hechos nuevos en apoyo de su tesis de que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en toda la Comunidad. [...]

    [...]

65. En el presente asunto, los hechos mencionados en el apartado 61 supra no fueron invocados en el procedimiento administrativo ante la Oficina. Por consiguiente, estos hechos, suponiendo que resultaran probados, no podrían poner en entredicho la legalidad de la resolución impugnada. En consecuencia, procede considerar que su invocación es irrelevante, como se indica en el apartado 62 supra.

66. Además, por las razones expuestas en el apartado 60 supra, estos hechos tampoco permiten demostrar que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella en los Estados miembros distintos de Alemania. En concreto, por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que posee en toda la Comunidad una cuota de mercado del 5 % de los vehículos equipados con motor diesel, procede señalar que, aún suponiendo que resultara probado este hecho, tampoco permite llegar a la conclusión de que, en los Estados miembros distintos de Alemania, el público interesado o, al menos un porcentaje significativo de él, perciba la marca solicitada como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trata. Por otra parte y en relación con los hechos posteriores a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 7 de marzo de 1996, éstos carecen de pertinencia al apreciar si la marca ha adquirido carácter distintivo por razón del uso, debido a la regla expuesta en el apartado 54 supra.

    [...]

68. Por consiguiente, la demandante no ha acreditado que la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en los Estados miembros distintos de Alemania. Pues bien, esta afirmación basta para desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94, sin que sea necesario comprobar si la demandante ha acreditado que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en Alemania." (parágrafos 51 a 54, 57 a 60, primer inciso del 61, 65 a 66, y 68).

En el último motivo se alega la infracción del artículo 3.b) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y del artículo 1 de la Directiva Comunitaria 1989/104/CEE en materia de marcas, ya citada. Pues bien, es evidente que el motivo debe ser rechazado sin un gran esfuerzo argumentativo. En efecto, el citado precepto del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece, entre los medios para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2 del Tratado, "una política comercial común". Pero es meridianamente claro que el objetivo de lograr una política comercial común se trata de cumplir precisamente a través del derecho comunitario derivado, esto es, de las Directivas y sus correspondientes transposiciones al derecho interno de los países miembros, y de los Reglamentos comunitarios. Y en este caso, la infracción del artículo mencionado del Tratado habría de acreditarse evidenciando la vulneración de la Directiva sobre marcas también alegada, lo que ya se ha rechazado en los anteriores motivos y ha sido refutado también en lo que respecta a la marca comunitaria y con respecto al Reglamento 40/94, del Consejo, por la citada Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 3 de diciembre de 2.003. Y en particular, el artículo 1 de la Directiva que se reputa infringido de manera específica en este motivo, se limita a establecer el alcance aplicativo de la misma (las marcas registradas en los demás Estados miembros), por lo que su infracción sólo vendría determinada por el desconocimiento de las previsiones sustantivas de la Directiva por parte de las autoridades nacionales, lo que ha sido descartado en los anteriores fundamentos de derecho.

Al no prosperar ninguno de los motivos en que se basa el recurso de casación, éste ha de ser desestimado. En cuanto a las costas, han de ser impuestas a la parte que lo ha sostenido de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,