STS, 25 de Mayo de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:3576 |
| Número de Recurso | 4837/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 4837/2000, interpuesto por la Entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., representada por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 351/200 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de abril de 2000, recaída en el recurso nº 1718/1996, sobre denegación de inscripción de la marca internacional nº 615.981 "MANDOLA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de marzo de 1996, desestimatoria en recurso ordinario de la de 17 de julio de 1995, que denegaba la inscripción de la marca internacional nº 615.981 "MANDOLA", para amparar productos de la clase 30.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de junio de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 19 de julio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva con el principio de congruencia de las sentencias, reconocido y consagrado en el art. 24.1 de la Constitución Española.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c, del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de las sentencias, en relación con el artículo 120 de la Constitución Española.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c, del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de las sentencias al no haber aplicado la sentencia recurrida el art. 12.2, de la Ley de Marcas.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d, del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia de esta Sala dictada en supuestos idénticos.
5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d, del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico, concretamente del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia en la que, estimando el presente recurso de casación, revoque la apelada y en la estimando el presente recurso contencioso-administrativo anule y deje sin efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, disponiendo la concesión de la marca internacional nº 615.981 "MANDOLA".
Por providencia de fecha 5 de diciembre de 2001 se dio traslado a las partes sobre la posible causa de inadmisión del recurso al no haberse justificado, en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de la norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia, tal como previene el art. 89.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, siendo evacuado por las partes el trámite conferido mediante escritos de fechas 17 y 26 de diciembre de 2001, en los que manifestaron lo que consideraron pertinentes a su derecho.
Por auto de la Sala de fecha 21 de junio de 2002 se acordó declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto en cuanto a los motivos cuarto y quinto del escrito de interposición del recurso, así como su admisión en lo referente a los motivos primero, segundo y tercero del mismo.
Por providencia de la Sala de fecha 8 de octubre de 2002, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportuno y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 25 de febrero de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de mayo del corriente, en que tuvo lugar.
Se examina en esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso formulado por la entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca internacional nº 615.981 MANDOLA para la clase 30 -Produits renfermant des amandes, notamment cacaos, chocolats en blocs, en plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre, chocolats fondants, fourrés, au lait ou à la crème, chocolats combinés avec des fruits quelconques, avec des liqueurs, des sirops, articles de confiserie et de pâtisserie-, por la evidente similitud, y su relación entre áreas comerciales con MANDORA nº 235.426, para la misma clase.
El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:
"La Ley de 10 de noviembre de 1988, en su art. 12.1.a) que viene, prácticamente, a reproducir el art. 124.1 del derogado Estatuto de la Propiedad Industrial dispone que no podrán ser admitidos en el Registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado, previniendo en el apartado 11º del mismo precepto igual exclusión para las denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo.
En interpretación de esta norma, ha señalado el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre las que cabe citar las de 24 de abril de 1992 y 15 de julio de 1993 que para que pueda entrar en juego la regla 1ª del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial es necesario que concurra una doble circunstancia: que entre los distintivos que componen la marcas enfrentadas exista una semejanza fonética o gráfica y que tal semejanza, además, sea capaz de crear confusión en el mercado, induciendo a error a los potenciales consumidores de los productos o servicios amparados por las mismas, con la consiguiente lesión de los derechos del titular propietario en orden al prestigio, crédito y fama de los productos o servicios amparados por su marca y consiguiente merma del derecho a la obtención de beneficios económicos por su comercialización. Por otra parte, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1992, y de 4 de marzo de 1993, recogiendo una doctrina jurisprudencial reiterada, señalan que la apreciación de si existe o no esa semejanza debe haberse tomando en consideración la apreciación del conjunto formado por las denominaciones o signos que intervienen en las marcas enfrentadas, atendiendo a los vocablos o gráficos más relevantes, que por su fuerza expresiva atraen, más la atención auditiva o visual de sus destinatarios poseedores de un nivel general medio de cultura, siendo más necesaria la matización de dicha apreciación en aquellos supuestos en que las marcas comparadas sirven para distinguir productos o servicios incluidos en la misma clase del Noménclator Oficial.
[...] Sentado lo anterior, comparando las marcas en litigio MANDOLA (solicitada) y MANDORA (oponente) se ha de concluir su incompatibilidad como acertadamente afirma la Administración recurrida, por su evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, por lo que en este sentido debemos desestimar el recurso jurisdiccional y confirmar los actos administrativos impugnados.
Al no existir suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, con el consistente riesgo de error o posibilidad de confusión en el mercado, procede confirmar los actos administrativos recurridos"
.
La entidad recurrente fundamentó su recurso en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, de los que sólo se han admitido por auto de esta Sala de 21 de junio de 2002 los tres primeros, amparados en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamientos de las normas reguladoras de la sentencia.
Alega el recurrente en los indicados motivos que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia al no resolver sobre el consentimiento que el titular de la marca oponente había prestado a la inscripción de la marca MANDOLA. Ello, a su juicio, constituye, o bien infracción del artículo 24.1 de la Constitución por lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva (motivo 1º), o bien infracción de los artículos 33 y 67 de la Ley Jurisdiccional, 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 120.3 de la Constitución que consagra la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales (motivo 2º), o bien inaplicación del artículo 12.2 de la Ley de Marcas 32/1988, de 12 de noviembre que permite la inscripción de marcas semejantes para productos idénticos o similares si se presenta por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior (motivo 3º).
La incongruencia denunciada se ha producido, al no haberse resuelto por la Sala de instancia la cuestión planteada por la parte recurrente sobre el consentimiento prestado por el titular de la marca opuesta, produciéndose, por tanto, la infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello comporta que deba resolverse la cuestión litigiosa en los términos en que haya sido planteado el debate en la primera instancia, conforme exige el artículo 95.2. d) de la Ley Jurisdiccional.
El consentimiento no puede operar por si sólo como elemento vitalizador de la inscripción, porque el registro de marcas no sólo protege al titular de una marca precedente debidamente registrada, sino también a los consumidores que han de conocer la procedencia de los productos que las marcas amparan, evitándoseles cualquier riesgo de confusión. Por ello dice el artículo 12.2 de la Ley de Marcas, después de establecer la prohibición relativa de la semejanza, que "Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión".
El primer paso, por tanto, es determinar si existe semejanza en el supuesto que se examina entre las marcas enfrentadas, y caso de darse si es preciso adoptar medidas que eviten la confusión, como así lo ha dicho esta Sala en su sentencia de 4 de diciembre de 2003 (casación nº 7850/1998).
No hay duda que existe confundibilidad entre la marca oponente y la solicitada, y son los mismos los campos aplicativos. En efecto, entre los términos "mandola" y "mandora", en que la única diferencia es su consonante final, la semejanza es rayana en la identidad, lo que comporta un riesgo de confusión que se acrecienta al ser los campos aplicativos el de productos alimenticios de la clase 30. Sin que el consumidor medio pueda obtener la conclusión a la que se refiere el recurrente en relación con el significado de ambas palabras, pues sólo personas especialmente versadas en filología podrían discernir el significado etimológico que pretende atribuirse a ambos términos. Frente a estas conclusiones no cabe acoger los argumentos del recurrente relativos, en primer lugar, a la convivencia de ambas marcas en otros países, pues de lo que se trata es de aplicar la normativa española, conforme a la cual no cabe la inscripción de términos semejantes para los mismos productos; y, en segundo lugar, la jurisprudencia que cita tiene su razón de ser en una legislación -Estatuto de la Propiedad Industrial- distinta a la actual -Ley de Marcas-, en la que no regía con intensidad plena el principio de especialidad, teniendo dicho esta Sala que "las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, -sentencias entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-".
Se trata por tanto de semejanza en un grado tal que produce confusión, por lo que hubiera sido preciso adoptar medidas que la evitaran, por lo que al no constar que tales medidas se han tomado procede desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4837/2000, interpuesto por la Entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., contra la sentencia nº 351/2000 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de abril de 2000, recaída en el recurso nº 1718/1996, debemos revocar dicha sentencia, y declaramos no haber lugar al recurso contencioso interpuesto, sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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