Concepto y delimitación de los acuerdos de licencia de marca: nuevas aportaciones jurisprudenciales y legislativas
| Autor | M.ª Teresa Ortuño Baeza |
| Páginas | 25-121 |
II
CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE LOS ACUERDOS
DE LICENCIA DE MARCA:
NUEVAS APORTACIONES JURISPRUDENCIALES
Y LEGISLATIVAS
1. CONCEPTO
El contrato de licencia de marca se inserta dentro de lo que podríamos
considerar la categoría general de contratos de licencia que tienen por
objeto bienes inmateriales 1. No encontramos en nuestro ordenamiento, sin
1 Vid. SAP de La Rioja de 28 de noviembre de 2001 (JUR 2002\64957): «Con carácter
previo al estudio del objeto en el contrato de licencia de marca, debe procederse a un tratamien-
to general del objeto en el contrato de licencia que permita determinar su naturaleza y requisitos,
lo cual proporcionará un criterio en orden a la delimitación conceptual de esta figura negocial…
Es frecuente considerar, no obstante, que únicamente pueden constituir objeto de un contrato de
licencia bienes inmateriales sobre los que recaiga un derecho de la propiedad industrial (paten-
te, derecho de marca, título de obtención vegetal…), lo cual obedece fundamentalmente al hecho
de que es únicamente en el seno de la regulación de estos derechos donde se menciona y regu-
la este contrato (en Derecho español, básicamente, la Ley de Patentes de 1986 y la Ley de
Marcas de 1988). Sin embargo, la susceptibilidad para ser objeto de un negocio jurídico cuya
finalidad es proporcionar el uso o explotación de un bien inmaterial sin transmitir la titularidad
y sin que ello impida el uso simultáneo por el titular u otros sujetos, no es una característica
exclusiva de los bienes inmateriales que son objeto de derechos de la propiedad industrial…
Existen otras creaciones o ideas sobre las cuales se ejerce un monopolio de hecho que no reci-
ben protección jurídica a través de la concesión o reconocimiento de derechos absolutos (de uso
y exclusión), sino mediante otras medidas dirigidas a impedir y resarcir los daños derivados de
su apropiación por parte de terceros no autorizados (normas protectoras contra la competencia
desleal). Éste es el caso de los conocimientos técnicos, industriales y comerciales, de carácter
secreto, denominados con la expresión anglosajona know-how, respecto de los cuales su titular
disfruta de hecho de un monopolio de explotación derivado de su carácter secreto y de cierta
protección jurídica, esencialmente a través de las normas represoras de la competencia desleal»,
reproduciendo a A. roncero sánchez, El contrato de licencia de marca, op. cit., pp. 72 y ss.
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embargo, una definición de estos contratos, ni con carácter general, ni
sobre algún derecho de propiedad industrial en particular. En este sentido,
a pesar de que la LM contiene actualmente una regulación del contrato de
licencia de marca más completa que la de la Ley anterior, no se ofrece un
concepto de esta figura. Tampoco existe una definición legal en los países
de nuestro entorno 2.
Gramaticalmente el término «licencia» significa permiso para hacer
algo. En el plano jurídico el término «licencia» es utilizado en diversos
ámbitos, tales como el administrativo, civil, canónico y fiscal, configurán-
dose, por lo general, como aquella manifestación de voluntad de la perso-
na capacitada para ello —generalmente la Administración— por la que
permite a otra el ejercicio de un derecho que sin dicha autorización resul-
taría ilícito.
Ésta ha sido también la acepción que le ha dado la mayoría de nuestra
doctrina al definir estos acuerdos, tanto con carácter general 3, como sobre
las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial 4, y entre
ellos concretamente la licencia de marca se ha definido como «aquel con-
trato en cuya virtud el titular de la marca (licenciante), reteniendo su pro-
2 En Estados Unidos, la Ley sólo especifica qué se entiende por «related company», consi-
derando como tal a cualquier persona cuyo uso de la marca es controlado por el propietario de
la misma con respecto a la naturaleza y calidad de los productos o servicios en los que o en
conexión con los cuales es usada la marca (§45 de la Lanham Trademark Act).
3 Así, pellisÉ prats define genéricamente los contratos de licencia dentro del tráfico in-
dustrial y mercantil como «aquéllos en virtud de los cuales el poseedor de unas técnicas espe-
ciales industrialmente aplicables o de unos medios de promoción comercial determinados los
pone a disposición de un tercero para que éste los utilice en beneficio propio, bajo determina-
das condiciones o contraprestaciones» [B. pellisÉ prats, «Licencia (Contratos de)», en Nue-
va Enciclopedia Jurídica, Barcelona, 1981, t. XV, pp. 574-578 (574)]. También con relación
a los contratos de licencia en general se ha entendido que son aquellos contratos en virtud de
los cuales «el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en
parte, el disfrute de su derecho de explotación mediante el pago de una cantidad que, normal-
mente, se hace en forma de royalty» (J. GarriGues, Dictámenes de Derecho Mercantil, t . I,
Madrid, 1976, pp. 126 y 128), quien los ha definido también como aquellos «contratos por
cuya virtud el titular de una patente o de determinados derechos de propiedad industrial con-
cede a una persona física o jurídica, en todo o en parte, el uso y disfrute del derecho de ex-
plotación de esa patente o de esos derechos de propiedad industrial por lo general en una zona
determinada».
4 Vid. definición del contrato de licencia de patente en J. A. Gómez seGade, La Ley de
La modernización del Derecho español de patentes, op. cit., p. 256: «contrato en virtud del cual
el licenciante autoriza a un tercero denominado licenciatario a ejercitar todos o alguno de los
derechos que se derivan de la patente»; y definición de los contratos de licencia de know-how
en J. A. Gómez seGade, «Algunos aspectos de licencia de know-how. Comentario a la sentencia
del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 24 de octubre de 1979», 7 ADI, 1981, pp. 201-223
(214-215); J. massaGuer fuentes, El contrato de licencia de know-how, Barcelona, 1989,
p. 69; de los contratos de licencia de marca y patente M. A. dÍaz Gómez, «Licencias de marca
y patente», en Diccionario de Derecho de la Competencia, dir. por Luis A. Velasco San Pedro,
2006, pp. 458-465 (458).
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piedad, autoriza a un tercero (licenciatario) a usarla» 5. De forma similar,
pero con un carácter más descriptivo, se ha entendido que el contrato de
licencia de marca es aquel «contrato mediante el que una de las partes
(licenciante), titular de una marca (marca licenciada), autoriza a la otra (li-
cenciatario) a explotarla durante un tiempo determinado, sin necesidad de
transmitir conjuntamente todo o parte de su establecimiento, a cambio de
un precio cierto, fijado en común en forma de cantidad de dinero que se
calcula en función de un dato que revela la intensidad de la explota-
ción» 6.
Al ofrecer una definición de los contratos de licencia ha de tenerse en
cuenta que de la amplitud de la misma va a depender la delimitación de
esta figura respecto de otras afines. En este sentido, y como más adelante
se verá al abordar los caracteres y la delimitación de esta figura, entende-
mos por licencia de marca aquel contrato por el que el titular (o el solici-
tante) de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer de ella, de
forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra
persona el derecho a realizar, en las condiciones y con los límites fijados
en el mismo y sin ser titular de ésta, actos de explotación de la marca, que
a falta de tal consentimiento podrían prohibirse.
En este sentido, la determinación de qué debe entenderse por licencia
está directamente relacionada con el contenido del derecho sobre la marca,
el cual a su vez depende, en gran medida, de las funciones que la misma
desempeña. Nuestra Ley de marcas regula en el art. 34 los aspectos positi-
vo y negativo que integran este contenido, con variaciones respecto al con-
tenido de los arts. 30 y 31 de la LM de 1988. La vertiente positiva de este
derecho atribuye al titular registral el derecho exclusivo a utilizarla en el
tráfico económico 7. La vertiente negativa viene delimitada en el art. 34.2
LM a través de la formulación de las condiciones para el ejercicio del mis-
mo relativas a la identidad o semejanza de los productos o servicios o de
los signos, así como las normas específicas para las marcas notorias y re-
nombradas, seguidas de la especificación de los supuestos concretos en los
que, cumpliéndose esas condiciones, el titular podrá ejercitar el ius prohi-
bendi. El contenido del derecho sobre la marca así formulado debe, además,
5 A. casado cerviño, «Relieve del control en la licencia de marca», 9 ADI, 1983, pp. 125-
159 (125-126); «Les fonctions des marques concédées par licence», La propriété industrielle,
núm. 9, septiembre, 1984, pp. 305-314 (305); «Transmisión y licencia de la marca y de la soli-
citud de marca en la Ley de 1988», en Actualidad Civil, núm. 28, 1989, pp. 2141-2150
(2141).
6 J. massaGuer fuent es, «Licencia de marca», en Enciclopedia Jurídica Básica, t. III,
Madrid, 1995, pp. 4105-4111 (4105).
7 Desaparece así la concreción del anterior art. 30 LM 1988, que especificaba esta facultad
entendiendo que, en particular, el titular podrá designar con la marca los correspondientes pro-
ductos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados, los productos o servicios
para los que hubiera sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.
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