STS 311/2007, 23 de Marzo de 2007

El Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas nº 4 tramitó, como juicio de menor cuantía nº 608/1995 -B, el procedimiento que se inició por demanda que presentaron PHILIP MORRIS PRODUCTS INCORPORATED y PHILIP MORRIS SPAIN, S.A. contra D. Ramón y "EUSEBIO SANTANA, S.L." sobre infracción de derecho de marcas y competencia desleal.

Las entidades actoras postulaban determinadas declaraciones sobre violación del Derecho de marcas por parte de los demandados, así como respecto de la estimación de los actos realizados como concurrencia desleal, y solicitaban la cesación o paralización de tales comportamientos y la indemnización de los daños y perjuicios causados, más la imposición de las costas.

Los demandados plantearon, en primer lugar, cuestión de competencia por infracción del artículo 25.3 de la Ley de Competencia Desleal, defecto legal en el modo de proponer la demanda, y la falta de legitimación de las actoras respecto de la acción ejercitada, y, respecto del fondo, se opusieron a la estimación de la demanda, solicitando la imposición de costas a la parte actora.

En 31 de julio de 1998, dictó sentencia el indicado Juzgado. Desestimó la demanda e impuso las costas, conjunta y solidariamente, a las entidades actoras.

Interpusieron las actoras recurso de apelación, del que conoció la Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas, Rollo 465/98. Esta Sala dictó Sentencia en 24 de enero de 2000 . Estimó en parte el recurso, revocó la sentencia de primera instancia exclusivamente en el punto relativo a la infracción del derecho de marcas, y estimó, en consecuencia, parcialmente la demanda, sin imposición de costas, con los siguientes pronunciamientos :

1. - Declaró que los actos realizados por los demandados se hallan comprendidos dentro de la excepción prevenida en el primer párrafo del artículo 32 de la Ley de Marcas .

2. - Declaró que tales actos constituyen violación del Derecho de marcas que corresponden a las actoras, y constituyen motivo legítimo que justifica la oposición a la comercialización de los productos manipulados.

3. - Condenó a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

4. - Condenó a los demandados a cesar en la realización de los actos que se relatan en las actuaciones. 5.- Ordenó la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico productos, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en que se haya materializado la violación del derecho de marca.

6. - Condenó a publicar la Sentencia.

7. - Respecto del resto de los pedimentos deducidos por las actoras, confirmó la sentencia de primera instancia. Sin costas en ninguna de las instancias.

La Sentencia fue aclarada por Auto de 3 de marzo de 2000 en el sentido de que "dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas" comprendía la devolución de avales aportados por la representación de los demandados; y en cuanto a que la violación de marcas se refería a las marcas 292.348 y 302.049 (marca "MARLBORO").

Contra la expresada sentencia han interpuesto Recurso de Casación ambas partes. La representación de D. Ramón y "Eusebio Santana, S.L." formula un único motivo (al que denomina "Primero"), acogido al ordinal 3º del artículo 1692 LEC 1881, en el que se denuncia incongruencia. La representación de "Philip Morris Products Incorporated" y "Philip Morris Spain, S.A." presenta cinco motivos, que se acogen al artículo 1692.4º LEC 1881. Ambas partes han presentado oportunamente escritos de impugnación del recurso interpuesto por la contraparte.

Se señaló para votación y fallo el día 2 de marzo de 2007, fecha en la que efectivamente tuvo lugar, continuándose en días sucesivos.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS

1.- En la demanda, que se acogía expresamente a los artículos 35 de la Ley de Marcas de 19 de noviembre de 1988 y 18 y siguientes de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, la actora "Philip Morris Products Incorporated", titular de las marcas "Marlboro" 292.348, que distingue cigarrillos y productos del tabaco y 302.049, que protege el diseño de las cajetillas y la licenciataria "Philip Morris Spain, S.A.", del mismo grupo, denunciaban la presencia en el mercado canario de paquetes de la marca "Marlboro" que habían sido manipulados, tras haber sido introducidos en el comercio internacional por "Philip Morris Products Incorporated".

2. - La manipulación era descrita del siguiente modo :

   " ...El polipropileno (el envoltorio transparente de celofán) que recubre los paquetes de MARLBORO había sido retirado de manera no autorizada por un tercero. A continuación, este tercero había recubierto de nuevo el paquete original (la caja de cartón practicable) de MARLBORO con un etiquetaje superpuesto en el que figura la marca gráfica MARLBORO, con las advertencias sanitarias en español y con una mención de que el producto está fabricado en Estados Unidos ("made in USA"). Por último, el paquete había sido recubierto nuevamente con polipropileno, de una manera bastante burda, y puesto a la venta en el mercado..." (Folio 3 de los Autos).

3. - Tal manipulación, a juicio de las entidades actoras, se producía de manera ilegítima y sin las garantías propias del proceso de fabricación y de empaquetado originales, generaba enorme confusión entre los consumidores, y perjudicaba de manera importante la calidad y vida útil de los cigarrillos. En concreto, y entre otros extremos, señalaban las actoras que el desprecintado del polipropileno por tiempos de período indeterminados y condiciones de temperatura y humedad relativa no controlados pueden perjudicar la calidad y duración de vida de los cigarrillos, así como alterar y deteriorar el sabor del producto; y también que en el proceso de desempaquetado y reempaquetado del producto pueden los paquetes sufrir daños que den lugar a un producto tarado; a lo que cabría añadir que el proceso original había superado las pruebas de la Federal Drugs Administration en los EEUU, mientras que los materiales y el proceso llevado a cabo por los demandados no han pasado controles de calidad. O que los demandados utilizan de manera no autorizada la marca mutilando y desfigurando elementos gráficos de la misma, con alteración de las características originales del producto, y que las menciones sobre contenido de nicotina y alquitrán que indicaban en el reetiquetado son pura invención de los demandados, ya que en los paquetes originales no figuraban.

4. - Las actoras señalaban establecimientos donde se habían encontrado los paquetes manipulados, señalaban las diferencias entre los paquetes auténticos y los manipulados, y calificaban las actuaciones de los demandados, que son la sociedad importadora de tales paquetes y su Administrador Único como violaciones del derecho de marca y como actos de competencia desleal. La legitimación del demandado D. Ramón a título personal se justificaba en cuanto la sociedad, de escaso capital, aparecía como un mero instrumento.

5. - Los demandados opusieron la falta de competencia territorial y funcional, con infracción del artículo 25 de la Ley de Competencia desleal, defecto en el modo de proponer la demanda, en base a lo dispuesto en el artículo 524 LEC y falta de legitimación de la actora para promover la acción ejercitada, y negaron que los actos realizados fueran actos de violación de marcas o de competencia desleal, sino de prácticas concurrenciales incómodas en un mercado altamente transparente y competitivo, y en todo caso subsumibles en el artículo 32.1 de la Ley de Marcas entonces vigente, argumento sobre el que se extiende en el escrito de resumen de pruebas (Folios 463 y 464 de los Autos).

6. - En la sentencia de primera instancia se rechazan, ante todo, las excepciones. Se desestima la demanda porque la manipulación exterior de paquetes que se entienden legítimamente comercializados no afecta al contenido, o al menos no se ha probado lo contrario, ni se ha producido confusión, en tanto que las alteraciones en nicotina y alquitrán (alegadas por la actora, pues las especificaciones son distintas en USA y en España) es cuestión que habrá de tener reflejo en la vía administrativa.

7. - La Sentencia de Apelación confirma la desestimación de las excepciones porque los demandados no se adhirieron a la apelación y los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que les sean desfavorables pasan a cosa juzgada formal, destacando la prohibición de la reformatio in peius.

8. - Examina después la alegada infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, que se habría producido al haber tenido en cuenta la sentencia los argumentos que se califican como "novedosos", introducidos por los demandados en conclusiones. Aunque, dice la Sala, el escrito de conclusiones presentado por los demandados se asemeja a un escrito de contestación a la demanda no vulnera el principio de contradicción.

9. - A juicio de la Sala de instancia la conducta de los demandados no es subsumible en los artículos 5,6, 7 y 15 de la Ley de Competencia Desleal . La cláusula general del artículo 5, porque ha de servir de parámetro hermenéutico de las conductas tipificadas y de parámetro absoluto para conductas concurrenciales no tipificadas, y cuando tales actos contrarios a la buena fe consistan en actos de imitación, confusión y explotación de la reputación ajena, dirigidos contra marcas protegidas por un registro, se ha de aplicar la ley de marcas, o de patentes, en su caso.. Las alteraciones detectadas son irrelevantes - dice la Sala de instancia - y no inducen a pensar que se esté utilizando la conocida marca de cigarrillos "Marlboro" con un envase distinto.

10. - No hay, en la estimación de la Sala de apelación, actos de engaño, considerando como tales la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas. Del material probatorio no se deduce que el producto pierda sus características originales en menoscabo del consumidor o de la propia marca legalmente registrada. Y en cuanto a la vulneración de normas, se trata de normativa de carácter administrativo, que no tienen por objeto la regulación de la actividad competencial, y en tal caso se requiere que el presunto infractor se prevalga en el mercado de una ventaja competitiva significativa como consecuencia de aquella vulneración (artículo

    15 LCD ).

11. - Para decidir si se infringen los derechos marcarios, aplicando el artículo 32 LM (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) y del artículo 7 de la Directiva 89/104 CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, la sentencia analiza si se ha producido el "agotamiento del derecho de marca". Llega a la conclusión de que el artículo 32.1 LM y el artículo 7.1 de la Directiva antes citada limitan el principio de agotamiento a los bienes que se hubiesen comercializado en la comunidad (europea), con exclusión del agotamiento internacional y, en consecuencia, el titular de una marca tiene derecho a prohibir a un tercero utilizar la marca para productos que hayan sido comercializados con esa marca en un Estado no miembro de la CEE.

12. - No se concede indemnización de daños y perjuicios porque el perjudicado ha de probar, en todo caso, la existencia o producción de los daños, que solo pueden presumirse en "supuestos singulares". No se ha practicado, dice la Sala, prueba alguna tendente a acreditar los daños.

    1. RECURSO DE CASACION PRESENTADO POR D. Ramón Y "EUSEBIO SANTANA, S.L."

En el motivo único, llamado "primero", acogido al artículo 1692.3º LEC 1881, se denuncia la incongruencia de la sentencia, con infracción del artículo 359 LEC 1881, puesto que - dicen los recurrentes - no se ha aludido en la demanda al principio de agotamiento de derecho de marca, aludido por primera vez en el escrito de resumen de pruebas, y puesto que en la segunda instancia no es posible deducir nuevas pretensiones, dado el principio general pendente apellatione nihil innovetur .

El motivo ha de ser desestimado.

1. El primer lugar, conviene destacar datos del debate y de la argumentación de la propia sentencia que contradicen la tesis de los recurrentes.

   1. - La Sentencia recurrida ha indicado (Fundamento Jurídico Cuarto, D) que "la fundamentación de la pretensión de la parte actora en el primer párrafo del artículo 32 LCD (sic) no supone una mutación o alteración de la causa de pedir, al ser un precepto formalmente alegado por los recurrentes en la demanda, constituyendo una legítima variante que cabe que se produzca en la calificación jurídica de los hechos: SSTS 9 de febrero y 8 de junio de 1993 ". (La referencia se ha de entender realizada al artículo 32 de la Ley de Marcas de 1988 )

   2. - En el escrito de impugnación, la parte recurrida (en este recurso) pone de relieve:

      (a) Que no pudo desarrollar pormenorizadamente el principio de agotamiento de derecho de marca hasta el momento en que se acreditó, en fase de prueba que las cajetillas de "Marlboro" se importaban de los Estados Unidos;

      (b) Que ello no obstante ya se había referido al artículo 32 LM 1988 en los Fundamentos jurídicos de la demanda y en el Hecho Tercero de la propia demanda.

      (c) Que en el punto 2º de la primera parte del Suplico, se solicita que la sentencia "declare que tales actos constituyen violación del derecho de marcas de mis principales y constituyen un motivo legítimo que justifica la oposición de mis principales a la comercialización de los productos manipulados" lo que, a juicio de la parte recurrida, da cabida a las infracciones subsumibles en los dos apartados del artículo 32 LM 1988 .

      (d) Que el artículo 670 LEC 1881 permite que en el escrito de resumen de prueba puedan alegarse otras leyes o doctrinas legales en que pueda fundarse la resolución de las cuestiones debatidas en el pleito.

      (e) Que la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 34/1985, de 7 de marzo, 29/1987, de 6 de marzo, 163/1990, de 22 de octubre) solo da relevancia a la incongruencia cuando afecta al principio de contradicción, violando directamente la interdicción constitucional de la indefensión o dificultando sustancialmente la defensa de los derechos e intereses de una de las partes del proceso, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal.

      (f) Que la sentencia recurrida es acorde a los principios iura novit curia, da mihi factum dabo tibi ius y de tutela judicial efectiva. Invoca al efecto varias decisiones de esta Sala (7 de abril de 2000, 20 de junio de 1991, 20 de febrero y 20 de septiembre de 2002, etc.)

   3. - El artículo 32 de la Ley de Marcas es citado, en sus dos apartados, en el Hecho Tercero de la demanda.

   4. - En el escrito de resumen de pruebas (folios 463, 464 y 465) la parte ahora recurrente argumenta sobre el principio de agotamiento de marca.

   5. - El principio de agotamiento de la marca es excepción o límite a la protección de las marcas, que debió invocar la parte demandada, y no al revés, pues el agotamiento de la marca consiste en la imposición al titular de la marca de un límite en la facultad de impedir a cualquier tercero que comercialice el producto distinguido con la marca, o que use la marca con fines publicitarios, sin su consentimiento, una vez que el titular haya comercializado por primera vez el producto, bien directamente o bajo su consentimiento, aunque otros autores prefieran hablar de una "delimitación de los contornos" del derecho de marca, en el sentido de que no es una limitación que opere por detracción de una facultad normalmente contenida en ese derecho, sino un límite general o conformador, por razón de la función social que a la marca, como derecho exclusivo sobre un bien inmaterial, se asigna en el sistema de economía de mercado (artículo 33.2 de la Constitución ). Pero en todo caso el agotamiento indica la imposibilidad jurídica o la inviabilidad de invocar el derecho exclusivo en que la marca consiste una vez que el producto ha sido introducido en el mercado directamente por el propio titular o bajo su consentimiento.

      Precisamente la parte actora, en la demanda, se refería a la excepción, contenida en el artículo 32.2 de la Ley de Marcas entonces vigente (hecho tercero, folio 5 ) y entre los pedimentos del suplico se encuentra el primero de la parte relativa a "infracción del derecho de marcas" (folio 19) en el que se postula declaración de que el supuesto se ha de subsumir entre los que exceptúan la aplicación del principio de agotamiento, que a su vez es una excepción o límite de la protección, de modo que (excepción de la excepción) se habría de aplicar la regla general de protección de la marca.

2. La congruencia, que es requisito ineludible de la función judicial (SSTC 116/1986, de 8 de octubre; 13/1987, de 5 de febrero; 55/1987, de 13 de mayo; 264/1988, de 22 de diciembre, etc.) forma parte de la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 24 de la Constitución (SSTC 54/1985, de 18 de abril; 242/1988, de 19 de diciembre, etc) y consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al juez, incluida la razón de ser de esa petición, pero no implica un "paralelismo servil del razonamiento que sirve de fundamento a la sentencia con las alegaciones o argumentaciones de las partes", sino que el Juez decida todas las cuestiones controvertidas, explícitamente o implícitamente, siempre que en ambos casos la respuesta judicial sea nítida y categórica (SSTC 67/1993, de 1 de marzo; 171/03, de 27 de mayo, etc. y de esta Sala de 6 y 23 de octubre de 1986, 24 de julio de 1989, entre tantas otras), pues, en definitiva, la congruencia se refiere a la adecuación entre el petitum de la demanda y el fallo, pero no es extensible a una necesaria identidad entre los preceptos alegados por las partes y las normas cuya aplicación considere procedente el órgano judicial (STC 48/1989, de 21 de febrero; 118/1989, de 3 de julio, etc, y de esta Sala de 31 de enero de 1986, 12 de marzo de 1990, 4 de enero de 1989, 8 de mayo de 1990, 30 de abril y 13 de julio de 1991, etc.). La incongruencia adquiere relevancia constitucional, infringiendo no sólo los preceptos procesales (arts. 359, 379 LEC 1881 ), sino también el artículo 24 CE cuando afecta al principio de contradicción mediante una modificación sustancial de los términos del debate procesal que se traduce en indefensión de las partes que por no haber podido prever el alcance y sentido de la controversia se ven en la imposibilidad de alegar o actuar en apoyo de sus derechos e intereses (SSTC 34/1985, de 7 de marzo; 29/1987, de 6 de marzo, etc). La delimitación de la cuestión litigiosa viene determinada por la demanda y "por las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito según el artículo 359 LEC 1881 " (STC 41/1989, de 16 de febrero ), y la congruencia es compatible con la utilización por el órgano judicial del principio tradicional del cambio de punto de vista jurídico expresado en el aforismo iura novit curia, aunque no legitima en ningún caso para variar sustancialmente la causa petendi (SSTC 88/1992, de 8 de junio; 95/1993, de 22 de marzo; 112/1994, de 11 de abril; y de esta Sala 12 de diciembre de 1986, 28 de mayo de 1985 ). Hay incongruencia cuando en el pronunciamiento judicial se altera el objeto del proceso (por referencia a sus elementos subjetivos y objetivos - causa de pedir y petitum -) modificando sustancialmente los términos en que se planteó el debate procesal y violando el principio de contradicción, no dando a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre los puntos que se deciden inaudita parte en la sentencia (SSTC 39/1991, de 25 de febrero; 34/1985, de 7 de marzo; 183/1985, de 20 de diciembre, 59/1992, de 23 de abril, etc., y de esta Sala de 19 y 21 de noviembre de 1988, 26 de septiembre 1989, 31 de diciembre de 1991, 8 de enero de 1992, 8 de junio de 1993, etc.).

   C).- A la vista de los datos que hemos destacado de los Autos, no se presenta aquí un problema de incongruencia. La parte actora, previendo la posibilidad de que se invocara el principio de agotamiento de marca, adelantó que, a su juicio, en todo caso se estaría ante la aplicación de la "excepción a la excepción" que se preveía en el artículo 32.2 de la Ley de Marcas entonces vigente, ya en la demanda. Es razonable la aseveración que verifica la parte actora al señalar que cuando quedó claro que la importación de los paquetes se realizaba desde los Estados Unidos de América pudo profundizar en la inaplicación al caso del principio de agotamiento porque ya no se trataba de que fuera o no subsumible en los supuestos de improcedencia del límite que preveía el artículo 32.2 LM 1988, lo que exigía demostrar la concurrencia de motivos legítimos entre los cuales que las características de los productos hayan sido modificadas o alteradas tras su comercialización, sino que, sencillamente, al menos desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el principio de agotamiento no funciona por razón de la territorialidad, ya que la comercialización primaria se produjo fuera del espacio económico europeo.

   El tema es ahora claro, dados los términos del artículo 36 de la Ley de Marcas vigente (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), pero no lo era tanto cuando, bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, que se refería a la comercialización en España (agotamiento nacional), en contraste con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, cuyo artículo 7 ya se refería a la comercialización en territorio de la Comunidad Europea y la jurisprudencia del TJCE fue asentando la idea del agotamiento comunitario frente al internacional en decisiones como las contenidas en las Sentencias de 15 de junio de 1976 Asunto 51/75 EMI vs. CBS, anterior a la Directiva) y, sobre todo, 16 de julio de 1988 (C 355/96 Silhouette), 1 de julio de 1999 (C-173/98 Sebago), hasta llegar a una clarificación en la Sentencia de 20 de noviembre de 2001 (asuntos acumulados Zino Davidoff AG Imports Ltd.,Levi Strauss Co., Levi Strauss (UK) Ltd. vs. Tesco Stores Ltd., Tesco plc y Costco Wholesale UK Ltd.) en la que el Tribunal parte de la ley rectora de la posición jurídicoreal del titular de la marca (ley de la marca) para determinar si otorga al titular un monopolio para la primera comercialización únicamente en un país del mundo o también para la primera comercialización en el ámbito del Espacio Económico Europeo y debe verificarse si el titular ha consentido a dicha comercialización en el primer contrato que celebre. De modo que, si no cabe deducir tal consentimiento, la ulterior comercialización del producto será perseguible por el titular de la marca con independencia del contenido de los contratos de distribución y de la buena o mala fe de los sucesivos adquirentes.

   Pero esta doctrina, que aplica el principio de agotamiento a la comercialización producida en el Espacio Económico Europeo, había tenido una recepción dispar en España, especialmente perceptible en las Sentencias de esta Sala de 15 de mayo de 1985 y 28 de septiembre de 2001 . La primera de ellas reconoció el agotamiento internacional, contra lo establecido en la citada Directiva de Marcas, y fue seguida por varias Sentencias de Audiencias Provinciales (La Rioja, 23 de marzo de 1999) aunque otras tendieron al agotamiento de comunitario (Baleares, 27 de junio de 1994, Barcelona, 29 de septiembre de 1995 ). El agotamiento internacional no fue apreciado por la Sentencia de 28 de septiembre de 2001, que es susceptible de interpretación en el sentido de que la prestación del consentimiento del titular de la marca a la comercialización en el EEE se había producido, deduciéndolo del comportamiento observado, especialmente, pero no sólo, respecto de la aplicación de la normativa comunitaria sobre despacho de mercancías a libre práctica cuando, además, la Sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la de la AP de Barcelona antes citada, que había descartado, en el caso, el agotamiento internacional por la razón de que el producto había sido comercializado en un país ajeno al EEE, pero entraba en países miembros de la CEE en régimen de libre práctica, siéndole aplicables, por tanto, entre otros, los preceptos contenidos en los artículo 30 y 36 del Tratado.

   El principio de agotamiento, en todo caso, de haberse dado, favorecía a la parte demandada, que razona y argumenta sobre él en el escrito de resumen de pruebas, y no hace especial mención en la contestación. Pero, en todo caso, los pedimentos 1º y 2º de la primera parte del suplico de la demanda dan pie a sostener que el tema del agotamiento fue introducido ab origine en el debate, y no se ha producido una modificación sustancial que implique la indefensión de la parte demandada.

   Por cuyas razones se desestima el motivo y, con él, el recurso de casación planteado por la parte demandada.

   2. RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DE "PHILIP MORRIS PRODUCTS INC." Y POR "PHILIP MORRIS SPAIN, S.A."

En el motivo primero, acogido al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, entendiendo que se trata de una norma sustantiva, que tipifica un acto de competencia desleal dotado de sustantividad propia frente a los actos de competencia desleal que tienen un tipo particular, de manera similar a lo que ocurre con el artículo 7.1 del Código Civil . Invocan, al efecto, las Sentencias de esta Sala de 20 de marzo de 1996 y de 15 de abril de 1998, entre otras, para apuntar que la cláusula del artículo 5 LCD "trata de prohibir todas aquellas actuaciones que no encajan en la que expresamente tipifica como tales la Ley en sus artículos 6 a 17 " y destaca que, dada la "unidad del Derecho de la Competencia" la aplicación de la Ley de Marcas no excluye, sino que complementa, la de la Ley de Competencia Desleal, lo que permite la acumulación de acciones, como la que se produce en el caso resuelto por la Sentencia de esta Sala de 23 de febrero de 1998 .

El Motivo ha de ser desestimado.

La manipulación llevada a efecto por los demandados, que se ha descrito, y consiste fundamentalmente en la retirada de la cobertura de polipropileno y la introducción de un etiquetado superpuesto ajeno al producto original ha sido valorado por la Sala de instancia en el sentido de negar que sea generador de confusión, provocador de un engaño o manifestación de una violación de normas y, un paso más allá, como una conducta que no puede ser objeto de reproche por razón de traducirse en una conducta concurrencial deshonesta o desleal.

Aciertan los recurrentes cuando señalan que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal puede concurrir con la de la Ley de Marcas, y también cuando enfatizan que el artículo 5 LCD tipifica un acto de competencia desleal dotado de sustantividad propia pues, como ha dicho la Sentencia de esta Sala de 24 de noviembre de 2006, la cláusula general del artículo 5 LCD establece una "norma jurídica en sentido técnico" y no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes. Por tanto, no se aplica de forma acumulada, sino que reprime conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos tipificados en la tipificación particular. Lo que obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad imputada a la conducta. Y ello tropieza en el caso con la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia y en este trámite no impugnada por la única vía que sería procedente (error de Derecho en la valoración de la prueba, con cita del concreto precepto valorativo infringido). La Sala de Apelación considera que las alteraciones son irrelevantes o, en todo caso, no han sido probadas en punto a las deficiencias de calidad o contenido reiteradamente señaladas por las entidades actoras, hoy recurrentes.

Para valorar el comportamiento de los demandados desde el punto de vista de la realización de una concurrencia desleal es forzoso tener en cuenta que el artículo 5 LCD establece un límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado, esto es, un derecho de acceso al ámbito de desarrollo de la iniciativa económica privada sobre producción e intercambio de bienes y servicios en concurrencia con otros (como decía la repetida Sentencia de 24 de noviembre de 2006, así como la de 19 de diciembre de 2006 ), derecho que no puede ejercitarse a través de determinados comportamientos, considerando especialmente vitandos los que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas en el mercado. En este punto, dejando de lado la tipificación concreta que se contiene en los artículos 6 a 17 LCD, nos habríamos de centrar en los imperativos éticos de carácter general, que serían los parámetros del artículo 5 LCD, como buena fe en sentido objetivo, que - ha dicho esta Sala - se traduce en "una exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena" (Sentencias de 16 de junio de 2000, 19 de abril de 2002, 15 de abril de 1998, etc.). Pero esta atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una conducta "que se revele concurrencialmente eficiente, que promueve las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado" y, desde luego, sin lesionar otros bienes o derechos y dentro del ámbito de vigencia y protección del derecho de libertad de empresa.

Tales valores no se ven comprometidos por la conducta de los demandados según ha quedado descrita y valorada en las sentencias de instancia. Los demandados, en definitiva, han adquirido cajetillas comercializadas por los titulares de la marca, bien que en otro país, pero hay que suponer que en condiciones de calidad y salubridad adecuadas, y, en cuanto la alteración que es fruto de su manipulado no ha generado una pérdida de calidad o una alteración de contenido (y así lo estima la Sala de instancia) no puede verse en su comportamiento una conducta prohibida por el precepto cuya infracción se invoca, dejando de momento a parte si ha podido incidir en alguna de las concretas previsiones contempladas en los preceptos siguientes de la Ley de Competencia Desleal. La protección de los derechos de los titulares y licenciatarios de la marca ha de obtenerse, pues, por la específica norma de protección que en el caso se ha aplicado.

En el motivo segundo, acogido también al artículo 1692.4º LEC 1881, se denuncia la infracción del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal . Las recurrentes señalan que el artículo 6 LCD comprende la confusión mediata o confusión en sentido amplio, además de la inmediata, pues el consumidor puede tener la impresión de que ambos paquetes (el comercializado por la licenciataria y el que ofrecen los demandados) tienen el mismo origen y han sido comercializados con la autorización de mis clientes".. Basta, según la tesis de las recurrentes, que exista el riesgo de confusión.

El motivo se desestima.

Fundamentalmente, porque se enfrenta con la estimación de hechos probados realizada, en ejercicio de su competencia, por la Sala de instancia, que especialmente niega el riesgo de confusión en el Fundamento Jurídico Tercero, ratificando la apreciación realizada por el Juzgador de Primera Instancia en el FJ 4º de su sentencia.

Se trata de una cuestión de hecho, en la que hay que estar al resultado de hechos probados de la Sentencia de instancia, y por ello la argumentación que prescinde de los hechos probados, variando la apreciación que de ellos se hace en la Sentencia, o sea que ha tratado de partir de datos fácticos diferentes de los fijados o tenidos en cuenta en la resolución objeto del recurso, sin obtener previamente su modificación o integración por parte del Tribunal de Casación, incurre en el vicio procesal denominado "hacer supuesto de la cuestión", que reiterada jurisprudencia de esta Sala rechaza en casación (Sentencias de 16 de marzo, 8 de abril y 12 de mayo de 2005, 22 de mayo y 12 de junio de 2002, 31 de enero y 3 de mayo de 2001, 15 de diciembre de 2000, etc.)

En el tercero de los motivos, por la vía del ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal, pues entienden que la manipulación de las cajetillas por parte de los demandados y ahora recurridas (en este recurso) conducía a indicaciones falsas, susceptibles de inducir a error, especialmente en punto a los contenidos de nicotina y alquitrán, pues en este punto la legislación española y la de los Estados Unidos no coinciden.

El motivo se desestima.

Ante todo, porque se opone frontalmente a las apreciaciones fácticas realizadas por la Sala de instancia, sin combatir el resultado probatorio. En el Fundamento Tercero c), folio 9 de la sentencia recurrida dice la Sala de apelación: "tampoco hay actos de engaño que puedan ser imputados" a los ahora recurridos y explica que no se produce utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, omisión de las verdaderas ni cualquier tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar sea susceptible de inducir a error sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas, añadiendo que en cuanto al contenido de nicotina y alquitrán las actoras, hoy recurrentes, no propusieron la pertinente prueba pericial, limitándose a aportar un informe técnico "que nada tiene que ver con la cuestión que examinamos", con lo que omitió una prueba cuya carga le correspondía, conforme a lo prevenido en el artículo 1214 CC, entonces vigente, y sin haber hecho uso de la facultad que en materia probatoria le otorga el artículo 26 de la Ley de Competencia Desleal, vigente a la sazón.

Este modo de proceder por parte de las recurrentes incide, de nuevo, en el vicio antes denunciado, que se denomina "hacer supuesto de la cuestión", y el motivo ha de ser también rechazado, según antes ha quedado explicado, en el Fundamento Jurídico anterior.

En el motivo cuarto, acogido al artículo 1692.4º LEC 1881, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 15 LCD, en cuanto establece que "se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante infracción de las leyes" y, de acuerdo con el artículo 6.2 (e) del Real Decreto 510/1992, de 14 de mayo, "las advertencias exigidas para cada cajetilla de cigarrillos no deberán situarse en la hoja transparente ni en ningún otro papel de embalaje exterior al envase. Vulnerarían también lo dispuesto sobre etiquetado en el artículo 2.2 del citado Real Decreto sobre etiquetado.

El motivo ha de ser también desestimado.

Ante todo hemos de significar, como atinadamente observa la sentencia recurrida, que el referido artículo 15 LCD exige, dejando de lado la cuestión sobre si la infracción ha de referirse a una norma con rango de ley, que se trate de una ventaja "significativa", a menos que se trate de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial (Sentencias de 13 de mayo y 16 de junio de 2000, 29 de diciembre de 2006, etc.). Como quiera que claramente no se trata de infracción de normas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial, habría tratarse de una ventaja significativa, esto es, relevante en el ámbito económico, como dice la sentencia recurrida, añadiendo que no se ha probado y que, en todo caso, no es verosímil que se haya producido.

Ello basta para rechazar el motivo, que de nuevo se enfrenta con la estimación de hechos probados, sin combatir la apreciación de la prueba, con las consecuencias que antes han quedado señaladas.

En el motivo quinto, que se formula al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre daños y perjuicios, en el sentido de que la sentencia recurrida ha extremado el rigor de prueba de los daños cuando, en el caso, de los hechos demostrados se deduce fatal y necesariamente la existencia del daño, a cuyo efecto cita varias sentencias de esta Sala, especialmente en tema de propiedad industrial, en las que se presumen producidos los daños, y subraya el recurso que se trata de la marca más valiosa del mundo, por lo que entiende que habría que flexibilizar la prueba de los daños.

El motivo se desestima, ante todo, porque no se identifica la doctrina jurisprudencial que se dice infringida. No puede decirse que hay una doctrina que se deduzca de las estimaciones que, en cada caso, realicen las sentencias de esta Sala sobre la existencia de unos daños presuntos, dispensando a la parte que los reclama de demostrar su existencia y que sea directamente aplicable, ya que, en todo caso, se habrá de proyectar sobre supuestos en los que se den las condiciones necesarias. Desde luego, de los artículos 36 b), 37 y 38 de la Ley de Marcas de 1988, que es la aplicable al caso, no se deduce una presunción legal de la existencia de daños y perjuicios por el mero hecho de la infracción del derecho marcario, como han dicho las Sentencias de 9 de diciembre de 1996, 23 de febrero de 1998, 21 de mayo y 19 de octubre de 1994, entre otras.

La alusión de la Sentencia de 23 de febrero de 1998 a una presunción que puede operar en "singulares supuestos" es, como recuerda acertadamente la sentencia de apelación, demostración de que la presunción de existencia de los daños no existe en general, aunque quepa la utilización de la prueba de presunciones en determinados casos. No se trataría de una presunción legal, que evita la necesidad de prueba, sino de una de las pruebas posibles. Como recuerda la Sentencia de 31 de enero de 2001, (también las de 6 de marzo de 1995, 21 de mayo de 1994, etc) la doctrina general señala que la prueba de la existencia del daño se ha de hacer en la fase probatoria del proceso, y es función de los órganos de instancia (Sentencias de 15 de junio y 20 de noviembre de 2000, 10 de mayo y 15 de junio de 2001, entre muchas otras) y del incumplimiento contractual no puede deducirse el desencadenamiento inexorable de daños, pues en todo caso han de acreditarse, y sólo cuando de los hechos debidamente acreditados se deduzcan fatal y necesariamente puede quedar excluido el rigor y la exigencia de prueba (Sentencias de 5 de marzo de 1992, 28 de diciembre de 1999, etc). La Sentencia de 6 de marzo de 1995, con apoyo en las de 21 de abril de 1992, 21 de mayo de 1994 y otras, señalaba más bien la doctrina contraria: no puede condenarse a un resarcimiento de daños y perjuicios si éstos no han sido probados y, añadía, si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por probados en su existencia. La Sentencia de 19 de octubre de 1994 admitía la dispensa de acreditar daños en un supuesto en que de los hechos probados se desprenda "necesaria y fatalmente" la existencia del daño, pero, en general, se exige en la responsabilidad extracontractual, como en la contractual, la prueba (Sentencias de 29 de septiembre de 1986, 25 de junio de 1983, 14 de abril de 1981, 14 de febrero de 1980, etc.)

La doctrina jurisprudencial, pues, sólo admite dispensa o relajación de la exigencia y del rigor de la prueba de existencia de los daños en muy específicos supuestos, que describe la Sentencia de 29 de marzo de 2001 como casos en los que la existencia de daños se deduce fatal y necesariamente del incumplimiento, o en que son consecuencia forzosa, natural o inevitable o se trata de daños incontrovertibles, evidentes o patentes. Lo que no ocurre en el caso que nos ocupa de ningún modo.

La desestimación de los motivos conduce a la del mismo recurso, en los términos prevenidos en el artículo 1715.3 LEC 1881, con imposición de las costas a los recurrentes, y así es de apreciar en ambos recursos de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español