Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010
| Autor | Aurea Suñol Lucea |
| Cargo del Autor | Prof. Lectora de Derecho Mercantil. Universidad Pompeu Fabra |
| Páginas | 1075-115 |
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BMG Music Spain S.A., interpuso demanda de juicio ordinario por infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal -actos de confusión e imitación desleales y, en general, objetivamente contrarios la buena fe- contra la entidad Knife Music, S. L. ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona. En particular, tanto la infracción de derechos de propiedad intelectual denunciada como la conducta desleal imputada consistió en la producción y distribución comercial de un fonograma recopilatorio integrado en su totalidad por versiones clónicas, interpretadas por una determinado grupo musical, de obras musicales respecto de las que la demandante, en su condición de cesionaria exclusiva, ostenta los derechos de explotación en España.
Sobre la base de esa conducta y de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, con la demanda se interesó la declaración de deslealtad de la conducta que motivó su presentación, la orden de cesación correspondiente, el secuestro de ejemplares y las condena al pago de de los daños y perjuicios ocasionados.
La demandada se opuso a las pretensiones de la demandante alegando, entre otros extremos, la inexistencia en la conducta denunciada tanto de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demanda como de actos de competencia desleal referidos.
La sentencia de instancia y la de apelación consideraron que la conducta que motivó la presentación de la demanda no infringía los derechos de propie-
Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER 2010-17554: "Reordenación del derecho contra la competencia desleal con ocasión de la transposición de la Directiva 2005/29/CE". Agradezco al profesor J. Massaguer sus valiosas sugerencias e inteligentes observaciones. La responsabilidad por los errores que resten es, desde luego, sólo mía.
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dad intelectual de la actora ni tampoco constituía un acto de imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que resolvió el recurso de apelación, confirmando la de instancia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, interpuso BMG Music Spain S. A. recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación compuesto, el primero, de un único motivo en el que se denunció la infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (artículo 469, apartado 1.2º, de la Ley de Enjuiciamieto Civil) y, el segundo, por dos motivos en los que se denunció, respectivamente, la infracción del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia desleal, y la infracción del artículo 11.2 de la misma Ley por lo que se refiere a la imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y, más en particular, por haber circunscrito, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, esta circunstancia de deslealtad a la imitación por reproducción mecánica en contra de la posición mantenida por los pronunciamientos de otras Audiencias Provinciales.
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Antes de adentrarnos en el análisis de la doctrina de la sentencia de Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010 objeto de este comentario, conviene dejar sentado que de los diversos preceptos de la antigua Ley de Competencia Desleal de 1991 (en adelante, LCD) que se denuncian infringidos, el único sobre el que versa la cuestión debatida y, por tanto, la doctrina unificada es el artículo 11 y, en particular, su apartado segundo in fine, en el que se tipifica como desleal la imitación que comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Así las cosas, a salvo de cuestiones introductorias o precisas para la recta interpretación de esta circunstancia de deslealtad de la imitación, en adelante nuestra atención se centrará exclusivamente en ese precepto.
Por otra parte, debe advertirse asimismo que el artículo 11 de LCD no ha sufrido modificaciones relevantes en la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios en la nueva Ley (en adelante, la "Ley 29/2009"). Por lo tanto, la doctrina de la sentencia que se comenta es igualmente válida para el actual artículo 11 de la "Ley 29/2009".
El artículo 11 de la LCD tipifica los actos de imitación como particular supuesto de competencia desleal. Se trata, con todo, de una tipificación bastante singular, en tanto que se dirige, fundamentalmente, a liberalizar está práctica más que a reprimirla y, por lo tanto, a establecer su legitimidad concurrencial.
Así, en esta materia rige, como regla general, el principio de libre imitación, esto es, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre si no existe un derecho de exclusiva que las ampare, o lo que es lo mismo, un derecho de propiedad industrial o intelectual (art. 11.1 LCD). Tan sólo, y en segundo lugar, podrá estimarse desleal cuando en el acto de imitación considerado concurra alguna de las condiciones establecidas en los apartados segundo (idoneidad para generar una asociación evitable por parte de los consumidores res-
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pecto a la prestación, así como aprovechamiento indebido evitable de la reputación ajena y aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) y tercero (carácter predatorio de la imitación de la prestación o iniciativa empresarial) del artículo 11 de la LCD.
Como es de ver, entre las circunstancias que determinan la ilicitud de la imitación, y en particular la ilicitud de la imitación de prestaciones, se ha recurrido a criterios de deslealtad ciertamente próximos a los presentes en otros actos de competencia desleal, a saber: confusión (art. 6 LCD), explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD), por lo que se hace preciso trazar los lindes de su respectivo ámbito de aplicación. En este sentido, como recuerda el Tribunal Supremo en línea con lo que es ya consolidada doctrina, el ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal y el del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal se diferencia por el objeto sobre el que recae la conducta: signos distintivos en los dos primeros preceptos, prestaciones en el segundo [v. MASSAGUER, J. (1999), pp. 340 y 342 y p. 168 y, en la jurisprudencia y por todas, ATS 8-6-2010 (JUR 2010\227471) y SSTS 30-6-2009 (RJ 2009\6459), 25-2-2009 (RJ 2009\1512) 17-7-...
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