STS, 15 de Febrero de 2005

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2005:913
Número de Recurso3049/2002
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución15 de Febrero de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Febrero de dos mil cinco.

En el recurso de casación nº 3049/2002, interpuesto por Don Miguel Ángel, representado por el Procurador Don Antonio García Martínez, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 146/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 14 de febrero de 2002, recaída en el recurso nº 2170/1998, sobre concesión de inscripción de la marca nº 1.965.571 "CHUPA-DOS".

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia estimando el recurso promovido por Doña Mónica, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de mayo de 1998, estimatoria en recurso ordinario de la de 5 de julio de 1996, que denegaba la inscripción de la marca nº 1.965.571 "CHUPA-DOS", para designar productos de la clase 30ª del Nomenclator internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por el referido recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de abril de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, el recurrente (Don Miguel Ángel) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 20 de mayo de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que lo interpreta.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 13 c) de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas. Terminando por suplicar sentencia casando y anulando la recurrida y dictando en su lugar una nueva resolución por la que se deniegue el acceso registral de la marca nº 1.965.571 "CHUPA- DOS", en la clase 30 de la Clasificación Internacional de productos y servicios, en el registro de signos distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y todo ello con los demás pedimentos inherentes.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 7 de julio de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, y no habiéndose personado parte recurrida alguna, por providencia de fecha 16 de noviembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 8 de febrero de 2005, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la concesión de la marca nº 1.965.571 CHUPA-DOS de la clase 30 para "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo". Se basa la resolución en que concurren los presupuestos de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, al existir con la marca prioritaria nº 528.650 CHUPA-SOL de la clase 29 para "jaleas y mermeladas, frutas en conserva, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, extractos de carne", una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dictó sentencia estimatoria del mismo, con apoyo en los siguientes fundamentos:

[...] "Y, siempre sobre la base de que cuando el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas alude a "semejanza fonética o gráfica", vienen a introducir uno de los llamados "conceptos jurídicos indeterminados", lo que obliga a efectuar un análisis comparativo desde una apreciación de conjunto, es decir, de la totalidad de los elementos integrantes de cada signo distintivo, sin que la mera semejanza o coincidencia de algunas sílabas sea eficaz, por sí sola, para denegar la inscripción, cabe apreciar en el presente caso que las diferencias entre las marcas enfrentadas resultan relevantes en una simple y mera visión de las mismas, siendo tales diferencias importantes hasta el punto de hacerlas distintas una de otra, garantizando su recíproca diferenciación y excluyendo todo riesgo de error y confusión en el mercado, por lo que no es dable el apreciar infracción alguna de la normativa citada, más cuando el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de junio de 1.996 citada por la actora, en doctrina perfectamente aplicable al caso y a todas las marcas que aquí se contraponen, tiene declarado, con ocasión de un recurso contra la inscripción de la marca número 1.130.617, "DONCHUPA", para amparar caramelos (bombones), no obstante la oposición que se formuló por el titular de la marca primitiva "CHUPACHUPS", para productos de las clases 30 y 31 del nomenclátor, que entre los distintivos "DONCHUPA" y "CHUPACHUPS", que protegen productos de un mismo área comercial, aunque pueda existir alguna similitud, no existe semejanza suficiente para crear confusión en el mercado, que es circunstancia esencial para que pueda entrar en juego la prohibición establecida en la regla primera del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Habiendo declarado reiteradamente que con arreglo al diccionario de la Real Academia, por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos, bien de personas o bien de cosas, que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades, y que para que tal denominación no pueda ser inscrita en el Registro como marca, a tenor de la regla quinta del artículo 124 del Estatuto, es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir, de forma que si estos no guardan relación con aquélla es posible el acceso registral de la misma. Más en el presente caso no se trata de decidir si la palabra "CHUPA" es o no genérica, sino de decidir si entre "DONCHUPA" y "CHUPACHUPS". existe una semejanza bien fonética o bien gráfica, que pueda originar confusión en el mercado. Dado que tanto la impresión visual como auditiva son totalmente distintas, no existe base para suponer que ni aun los niños (que se fijan más en las marcas que los mayores), puedan ser inducidos a error y comprar caramelos con la marca "DONCHUPA", cuando realmente pretenden adquirir los famosos "CHUPACHUPS", cuya notoriedad les protege suficientemente de cualquier potencial error"».

Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con apoyo en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

En recursos anteriores interpuestos por el actual recurrente o por la entidad que lleva su nombre esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones SS de 26 de marzo de 1988, 11 de julio de 1989, 17 de diciembre de 1992, 17 de noviembre de 1995, 28 de junio de 1996, 18 de diciembre de 2003, 17 de febrero de 2004, 16 de marzo de 2004 y 22 de noviembre de 2004-, en relación con las cuestiones que se suscitan en el presente recurso. La doctrina en ellas sentada, que permite rechazar los motivos de casación articulados por el recurrente, puede resumirse en los siguientes puntos: a) la palabra "chupa" no es genérica porque no hace referencia a los productos concretos que se amparan en la marca; b) el vocablo "chupa" tiene escaso valor identificador o diferenciador, por lo que bastará que se acompañe de otro vocablo para que la marca originaria no pueda obstaculizar un nuevo signo; c) descartado el vocablo "chupa" debe hacerse la comparación con el resto de la denominación y el diseño, si lo hubiera; d) si de esta comparación resulta que la impresión visual o auditiva son distintas no existe base para suponer que ni aún los niños (que se fijan más en las marcas que los mayores) puedan ser inducidos a error y comprar caramelos de otra marca cuando realmente pretendan adquirir los famosos CHUPACHUPS, cuya notoriedad les protege suficientemente de cualquier potencial error; e) los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, ni siquiera al propio Registro (hoy OEPM), porque la concesión o denegación de una marca no es actividad discrecional, sino reglada, en la que es prevalente el principio de legalidad; f) la atenuación del principio de especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada (art. 13 c) de la Ley de Marcas), no cabe extenderlo a la marca notoria, cuya mayor protección en el sector de que se trata debe ponerse en relación con el riesgo de confusión por razón de semejanza, de tal forma que si éste no existe, no puede impedir el acceso al Registro; y g) la jurisprudencia relativa a otras marcas diferentes, en cuanto referida a términos empleados, tiene difícil acogida en una materia tan casuística como la de marcas.

En el presente caso, descartado el término CHUPA, la comparación entre los términos DOS de la marca solicitada y SOL de la oponente, permite encontrar importantes diferencias que van a impedir cualquier riesgo de confusión entre los consumidores, y lo mismo puede decirse con los otros términos GOM y CHUPS. Es esta la conclusión a que ha llegado el Tribunal de instancia, por lo que sus valoraciones, salvo en contados supuestos de error manifiesto o arbitrariedad que aquí no se dan, no pueden variarse en casación, como reiteradamente viene declarando esta Sala -ss. 19 de marzo de 2001, 14 de abril de 2002, 18 de diciembre de 2003-. TERCERO.- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3049/2002, interpuesto por Don Miguel Ángel contra la sentencia nº 146/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 14 de febrero de 2002, recaída en el recurso nº 2170/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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