Cesiones y licencias de propiedad industrial: distinción y regulación en los derechos italiano y comparado
| Autor | Alberto Musso |
| Páginas | 161-184 |
Page 162
El artículo 2584 del Código Civil 1 italiano no sólo recoge la facultad de utilizar la invención patentada, sino también la facultad de disponer del derecho de patente, precisamente como una manifestación del contenido típico de un derecho de propiedad (industrial). Las transmisiones de derechos patrimoniales sobre la invención pueden tener lugar por actos inter vivos 2 o mortis causa 3, aplicándose en este último caso el régimen de la sucesión legítima o testamentaria, aunque con la regla de la indivisibilidad de la patente (art. 720 del Cod. Civ.).
Como se deduce de la regulación de esta problemática en la normativa, paralela y más articulada, de la transmisión de los derechos de autor de carácter patrimonial 4, la transferencia del derecho de utilización de la invención patentada ex art. 2584 Cod. Civ. Puede consistir en la plena cesión de la titularidad (con efectos análogos a los de una venta o una donación, según el carácter oneroso o gratuito, en el ámbito de los bienes materiales) o, a fortiori, en la autorización de uso, por medio de los contratos de licencia, asimilables, a su vez, al esquema del arrendamiento 5.
Page 163
Sobre la base de esta amplia noción de «transferencia» en la esfera de la propiedad industrial, la cesión de la titularidad de la patente puede realizarse en cualquier forma o modo compatible con la ley, y, por tanto, mediante aportaciones a sociedades, permutas, etc., así como por medio de ejecución forzosa por parte de los acreedores 6. Y puede tener lugar, incluso, por medio de expropiación por razones utilidad pública del Estado 7, como prevén explícitamente los artículos 141 y sigs. Del Código italiano de la Propiedad Industrial (en adelante Cod. Prop. Ind.) 8, en los que se admite la expropiación por resolución administrativa 9 o judicial [como por ejemplo en los casos de reivindicación ex art. 118.3 letra a)].
La licencia, en cambio, no comporta la cesión de la titularidad del título y en consecuencia del derecho de explotacíón, sino la autorización para usar la invención, y puede limitarse a ámbitos singulares o a facultades específicas (en exclusiva o no, pudiendo tener lugar también en forma de oferta al público) 10.
Por lo demás, la licencia también puede imponerse de forma coactiva, por medio de decreto ministerial (arts. 69.1 y 70 Cod. Prop. Ind.) como consecuencia de una ausencia (o insuficiente) explotación de la patente, hasta el punto de generar una grave desproporción con las necesidades del país 11. Esta forma de licencia obligatoria también está prevista en caso de que el titular de una patente de base no consienta la explotación de invenciones derivadas (perfeccionamientos, etc.).
Estas previsiones son una muestra de que el sistema de mercado en general, y el sistema de patentes en particular, pueden presentar deficiencias a la hora de constituir -además de un incentivo a la innovación- un estímulo para la
Page 164
circulación de las invenciones 12. Los comportamientos oportunistas de los titu-lares y la colusión entre empresas hacen difícil concebir un círculo virtuoso de recolocación eficaz para la colectividad 13. Y así lo demuestra la acción específica de enforcement que, desde la perspectiva antitrust, permite, sobre todo para las patentes, el art 40.2 del TRIPS 14. Este artículo, como es sabido, da libertad a los Miembros para que especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado 15. Y en este ámbito se enmarca la concesión (o no) de licencias de patentes «excluyentes» o «predatorias» por parte de los titulares 16.
En aplicación de esta norma internacional, y de conformidad con una práctica anterior ya consolidada, la Comisión Europea ha aprobado una serie de reglamentos de exención por categoría, con base en el artículo 81.4 del Tratado CEE (hoy art. 101.2 TFUE), sobre las licencias de patentes, así como las
Page 165
licencias de know-how y de software 17. El Reglamento actualmente vigente es el núm. 772/2004, de 27 de abril de 2004. En efecto, el artículo 1.1.b) de este Reglamento exime, con carácter general, estos tipos de acuerdos, individuales o mixtos (incluidos los acuerdos que contengan disposiciones referentes a la venta y compra de productos o referentes a la concesión de licencias sobre otros derechos de propiedad intelectual o a la cesión de derechos de propiedad intelectual, siempre que estas disposiciones no constituyan el objeto fundamental del acuerdo y estén directamente relacionadas con la producción de los productos contractuales) 18. La exención se aplicará mientras el derecho de propiedad intelectual de la tecnología licenciada no haya expirado o caducado o no haya sido declarado inválido o, en el caso de los conocimientos técnicos, mientras sigan siendo secretos, excepto en caso de que los conocimientos técnicos pasen a ser de dominio público por causa imputable al licenciatario, en cuyo caso la exención se aplicará mientras dure el acuerdo (art. 2).
Según el artículo 3, la exención se aplica a condición de que la cuota de mercado combinada de las partes no exceda del 20 por 100 en el mercado tecnológico y de productos de referencia afectado, o de que la cuota de mercado de cada una de las partes no exceda del 30 por 100 en los mercados tecnológicos y de productos de referencia 19, según las empresas sean o no empresas competidoras
Page 166
(es decir, que el acuerdo sea horizontal o vertical) 20. Por encima de estos umbrales el acuerdo no está prohibido, pero no existe una presunción de validez 21.
Por otra parte, hay que recordar que también las solicitudes de patente pueden ser objeto de cesión o de derechos reales o personales de uso, como se deriva del artículo 196.2 Cod. Prop. Ind. 22
Por lo demás, en Derecho italiano la forma de transmisión, ex artículo 1325.n).4 Cod. Civ., es libre, salvo que se disponga lo contrario en la regulación específica de un negocio concreto (como es el caso, por ejemplo, de la exigencia de forma escrita para la licencia de más de nueve años ex art. 1350.n).8 Cod. Civ., o la forma solemne para la donación de la patente o para su aportación a una sociedad ex art. 782 o 2343 Cod. Civ.). Pero, en todo caso, el régimen de la inscripción impone la firma autenticada o el documento público (art. 138.3, Cod. Prop. Ind.) 23, siempre que se quieran hacer valer los efectos de oponibilidad que ello produce, ex artículo 139 Cod. Prop. Ind. 24 [frente a otros titulares de derechos, que no frente a los infractores (porque para actuar contra ellos el Derecho italiano no exige la inscripción, al menos de los contratos de licencia)] 25. Y con mayor motivo debe efectuarse por escrito la constitución de usufructo o de derechos reales de garantía sobre el título [art. 138.1 letra
b), Cod. Prop. Ind.] 26, siendo en la praxis el documento privado la forma adoptada casi siempre, por la complejidad de los contratos de transferencia 27.
Page 167
El derecho a la patente también puede ser transmitido, tanto por actos inter vivos como mortis causa, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al causahabiente para que aporte (sea en sede italiana, sea en sede europea) la documentación necesaria para demostrar que se ha producido la transmisión 28. Esta circunstancia limita la libertad formal para la transmisión de esta facultad 29 [La libertad formal es tal que se admite incluso el acuerdo verbal. Y sobre todo para la licencia, pero también para la aportación de la patente a una sociedad con sucesiva inscripción en el balance, a título de propiedad y no sólo a título de uso 30,
se ha configurado la hipótesis de una cesión (o concesión) implícita, prevista expresamente por el art. 67.3 Cod. Prop. Ind. Según el cual se presume, salvo pacto en contrario, que el titular ha concedido la licencia de uso de un método o de un proceso patentado si suministra a los terceros medios unívocamente destinados a poner en práctica el objeto de la patente 31].
En todo caso, a diferencia del derecho de patente, que implica la facultad de uso del bien inmaterial, el contenido del derecho a la patente se refiere a la (sustancial) legitimación para solicitar (y obtener) el título 32. Es por eso que el derecho a la patente sólo puede ser objeto de cesión y no de licencia o de otras modalidades de transmisión. Y los cesionarios del derecho a la patente serán verdaderos y propios cesionarios ex artículo 2588 Cod. Civ., por obtener la titularidad definitiva del derecho. Pero se da la peculiaridad de que es imposible la inscripción de la cesión del derecho y con la consecuencia de la total inoponibilidad de la cesión al inventor independiente que entretanto haya patentado la misma invención.
La cesión se caracteriza, en el plano causal, por una transmisión definitiva
Page 168
de la plena titularidad del derecho de patente (y del derecho a la patente) con efectos idénticos (o si se quiere análogos) a los de una venta. Según el esquema de la compraventa, la cesión implica normalmente un pago unitario (lump sum), aunque es igualmente posible una retribución parcial (o incluso total) determinada según un canon periódico (como en la licencia), siempre que quede clara la transmisión definitiva de la titularidad que implica la causa vendendi 33.
Entre las obligaciones accesorias a la cesión se encuentra el deber de consignar la documentación necesaria para ejecutar la invención, obligación que puede superar la simple descripción oficial e incluir conocimientos accesorios para la mejor ejecución de la invención 34.
A su vez, la licencia también puede prever una retribución una tantum 35, aunque normalmente consista en un canon periódico (royalty o redevance), establecido en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba