España: La jurisdicción y las medidas cautelares en los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.
| Autor | Vicente Pérez Daudí. |
| Cargo | Profesor titular de Derecho Procesal, Universitat de Barcelona |
1- INTRODUCCIÓN.
Recientemente hemos presenciado una revolución en el mundo de las comunicaciones bajo el nombre de INTERNET. Este concepto engloba la idea de que cualquier persona puede comunicar con otra distinta desde cualquier parte del mundo de forma inmediata. Al menos esta fue la idea con la que surgió en un primer momento. De hecho en su origen no fue más que una red de comunicaciones empleada por el Ejército y las Universidades de los EEUU de América. Sin embargo, su eficacia se veía disminuida como consecuencia del empleo de direcciones numéricas que identificaba cada uno de los ordenadores conectados. A medida que se difundió la idea surgió la necesidad de asignar un nombre a estos números. Se crearon de esta forma los dominios DNS, distinguiendo los niveles de los mismos.
Hasta la Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 el primer nivel DNS corresponde al país, encargándose un administrador nacional del mismo. El segundo nivel está integrado por los servidores de internet que ofrecen conexión a los usuarios particulares y por instituciones públicas como pueden ser las universidades. Por último nos encontramos con el tercer y sucesivos niveles, que corresponden a páginas de usuarios particulares. Cada uno de estos niveles reciben una serie de denominaciones. Así el primero se identifica por dos letras que designan el país (por ejemplo es en el caso de España). El segundo consiste en el nombre de la institución pública, de la marca o del servidor de Internet. El tercero identifica a los usuarios concretos bajo distintas denominaciones 1. La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 permite que las personas privadas soliciten un registro DNS de segundo nivel.
La difusión del concepto de Internet se debió a un doble motivo: la enorme eficacia de este medio de comunicación que permite intercambiar información de forma prácticamente inmediata, pudiendo incorporar determinados archivos, tanto de texto como imágenes; y la popularización a través de nombres fácilmente reconocibles.
Sin embargo este medio de comunicación no se limitó a permitir la comunicación de personas que se encontraban en lugares lejanos, sino que incluyó la posibilidad de emitir información de productos en cada una de sus direcciones a través de las páginas web.
De esta forma nos encontramos con que actualmente Internet permite la difusión de material gráfico y escrito a través de las páginas web y la comunicación entre personas distantes entre sí, bien de forma inmediata (vía telnet o vía web a través de los chats) o de forma mediata (a través del correo electrónico).
Cómo todo fenómeno colectivo, Internet provocará una serie de conflictos en su funcionamiento. Por citar solo alguno de ellos pensemos en la posible apropiación de un signo distintivo por persona distinta de su titular para denominar un registro DNS de tercer nivel o inferior, los conflictos que pueden surgir en virtud de una declaración de voluntad emitida vía correo electrónico o vía chat, la posible difusión de material delictivo (por ejemplo la apología del terrorismo), ...etc.
La resolución de estos conflictos se ve agravada por la misma idea de Internet. Este medio de difusión y comunicación ha motivado la denominación de aldea global. Pero cada uno de los "aldeanos" o usuarios de Internet vive en un Estado. Es más los DNS de primer nivel se realiza a través de dos letras (salvo excepciones como el dominio com, edu, gov...etc, que se utilizan en EEUU de América) que designan el país en el que están situados (por ejemplo es hace referencia a España o fr a Francia). A este elemento se añade la circunstancia de que cualquier persona u organización puede obtener un registro en cualquiera DNS de primer nivel a través de los distintos servidores DNS de segundo nivel.
Los creadores de Internet han sido conscientes de esta circunstancia y prevén en sus normas de registro la posibilidad de que se plantee un conflicto. Así según la norma 15 del registro español de 29 de abril de 1997 "cualquier disputa sobre los derechos de uso de un determinado nombre de dominio habrá de ser resuelta entre las partes contendientes utilizando los cauces legales normales, tal y como establece el documento de Internet RFC 1591. En caso de disputa, el ES-NIC no tendrá otro papel ni responsabilidad que el de facilitar a las partes en conflicto la información de contacto necesaria para que puedan resolver cualquier cuestión litigiosa de la forma que crean oportuna (acuerdo bilateral, Juzgados y Tribunales competentes, etc.)" 2. Es decir, se limita a remitir la cuestión a los métodos heterocompositivos de resolución de conflictos 3. Como analizaremos posteriormente, la nueva regulación del ICANN intenta que se solucionen a través de un sistema de conciliación.
Otro tipo de conflictos que pueden surgir hacen referencia al contenido de las páginas web. Éstas pueden contener cantidades muy importantes de comunicación que puede consistir en material audiovisual o escrito. Así podemos individualizar posibles vulneraciones de derecho de propiedad intelectual (por ejemplo una novela que es reproducida en una web sin permiso de su autor), de propiedad industrial (la utilización ilegítima de un derecho de marcas) o que incluso pueden ser constitutivos de delito (por ejemplo un delito de calumnias, injurias, amenazas, apología del terrorismo, exhibicionismo, agresiones sexuales...etc.) 4.
Por lo tanto podemos individualizar tres tipos de conflictos que a priori pueden surgir por la popularización de Internet:
- La infracción de derechos sobre bienes inmateriales como la propiedad industrial o intelectual, en la que se incluirían los conflictos entre las denominaciones DNS y marcas.
- La realización de negocios jurídicos.
- La comisión de delitos.
También se pueden plantear problemas sobre la aplicación de la ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la L.O. 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
A continuación realizaremos un estudio sobre el modo que tiene el titular de una marca para lograr que un tercero cese provisionalmente en la explotación de un nombre de dominio que coincida con el signo distintivo que tiene registrado. Para ello deberemos tener en cuenta en que medida esta actividad implica una infracción del derecho de marcas, por lo que será esencial tener en cuenta la utilización que haya realizado con el nombre de dominio:
- si éste permanece inactivo y se ha intentado vender al titular de la marca.
- Si está siendo utilizado con una finalidad comercial, distinguiendo en este caso si el ámbito comercial coincide o no con el del registro de la marca.
- Si el titular realiza contrapublicidad de los productos del titular de la marca.
El auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo de 2 de junio de 1999 resuelve el supuesto de hecho, como desarrollaremos posteriormente, de que el titular de un nombre de dominio bajo el nivel DNS com difunde pornografía. Es decir, se plantea la relación entre nombres de dominio y marcas renombradas y como se resuelven los litigios.
En España esta cuestión es novedosa 5. Entre los casos destaca el auto de adopción de medidas cautelares del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997 en el que se ordena "la cesación inmediata de los actos llevados a cabo por OZUCOM S.L. y D.E. y que suponen una intromisión ilegítima en la esfera de la exclusividad del ejercicio de la marca OZU prohibiéndoles la utilización de dicha denominación hasta que recaiga sentencia definitiva en el proceso principal" y la prohibición a D.E. la utilización del dominio OZU.COM 6. Otro de los antecedentes es la sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Barcelona de 26 de junio de 1998 que, en un caso en que el titular de un nombre de dominio, idéntico en su denominación a una marca registrada, la utilizaba para comercializar productos en el mismo sector de actividad, por lo que el órgano jurisdiccional estima parcialmente la demanda declarando que "el uso que la demandada realiza, en sus comunicaciones de Internet e Infovía, de la marca NEXUS, constituye una violación de los derechos de los demandantes, condenando a que cese dicho uso".
Una de las circunstancias que han motivado esta baja litigiosidad eran las restrictivas normas de registro que adoptó RED IRIS como administrador del ES-NIC que impedía el registro de nombres de dominio que coincideran con marcas registradas o notoriamente conocidas, la posibilidad de que las personas físicas adquieren un resgistro bajo denominación .es y la limitación a las personas jurídicas. Sin embargo esta regulación se encuentra actualmente en periodo de cambio con motivo de la trasnferencia de la competencia a la Red Técnica Española de Televisión (resolución de 10 de febrero de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, BOE de 8 de marzo).
La Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 sigue el modelo que rige en la actualidad en los Estados Unidos de América que permite que el registro lo efectúen directamente los particulares. Ello ha dado lugar a un gran número de procesos de reclamación de los nombres de dominio. Por lo tanto, parece que el cambio va a motivar un aumento de la litigiosidad que motiva un análisis de cuales son las medidas a las que puede acudir el titular de un derecho de marca para lograr, al menos, el cese de las actuaciones del nombre de dominio cuando implique un acto de competencia desleal.
2- POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN DEL TITULAR DEL DERECHO DE MARCAS.
Ante todo queremos poner de manifiesto como el titular de la marca no tiene ningún derecho prioritario sobre el nombre de dominio. A continuación tan solo vamos a analizar que posibilidades jurídicas tiene para evitar que un tercero realice actos de vulneración de su derecho de marcas o de...
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